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Bypass还是371?基于PCT递交美国专利申请该用什么途径

依据《专利合作条约》(PCT),以PCT申请为基础,目前有两种方式可申请美国专利:

国家化程序途径

通过PCT方式进入某指定国国家阶段需要通过国家化(Nationalization)程序;如果进入国家为美国,其法律依据是美国35 U.S.C. § 371,所以这个途径可以简称为“371 route”;

旁路申请途径

通过提出继续申请(Continuation)的旁路途径(Bypass),将PCT申请以续案的方式转化为美国本土申请,其法律依据是美国35 U.S.C. § 111,这个途径可以简称为“Bypass Continuation Route”。

一般情况下,申请人会选择国家化程序途径(371 Route)下递交美国申请,在通过国家化程序时,会给予进入国家阶段的PCT申请一个美国专利申请号,PCT申请与国家化程序后的申请在法律上将被视为同一件申请。

而通过Bypass方式进入美国的申请有何不同呢?(本文由七星天整理,转载请注明出处)

371.jpg

371 Route、Bypass Continuation Route方式的区别对比表

1.申请文件修改方面

371 Route下递交美国申请,递交的说明书和附图必须忠实于原PCT申请,即递交美国申请的文件必须limited to literal translation(MPEP § 1893.01(d) and 35U.S.C. § 375(b))。针对美国申请对于权利要求数量的限制和对独权及多重从属权利要求的限制,371 Route 进入美国时,我们通常会递交preliminary amendment以修改权利要求

以Bypass Continuation Route方式递交申请可以对原文的表述进行改动,只要没有增加new matter。而即便申请中需要加入new matter,也可以通过递交部分续案申请(Continuation in Part,简称CIP)的方式递交该申请(MPEP §§1895 and 1896)。

此外,371 Route下,如果递交申请时对权利要求做了一些改动,那么在公开时,美国专利局不能保证所做的修改包含在公开文件里。但如果是Bypass Continuation Route,递交申请时做的修改,会在公开时显示出来。

2.费用方面

对于一般的申请(权利要求总数不超过20项、独立权利要求不超过3项、没有多重从属权利要求),Bypass Continuation的费用为1720美金;371 Route如果在递交时有PCT的检索报告,费用为1580美金,可以节约140美金[1]

3.审理速度

根据七星天的经验,371 Route下申请的审理速度比较慢,通常要6个月才拿得到Filing Receipt。而Bypass Continuation Route在10天左右就可以拿到Filing Receipt。另外,Bypass Continuation Route作为标准的美国申请,递交时是否递交Declaration都不影响申请日,但对于371 Route,如果在递交申请的同时没有交Declaration,则无法获取申请日,只有同时递交Declaration才能获取申请日。

此外,七星天也遇到过客户希望递交Track One Prioritized Examination来加速美国申请,这种情况下只能用Bypass Continuation Route方式,不能使用371 Route。

4.递交程序

PCT为申请人提供了程序的便利,使申请人无需在国家阶段重复提交国际阶段的对比文件和优先权副本,但前提是在进入国家阶段时将国际阶段的这些文本从国际局传送给美国专利局。

Bypass作为一件美国新申请,虽然不能享有此项程序便利,但是,由于很多国家的专利局已经和美国专利局之间建立了电子交换程序,利用电子交换程序递交优先权副本等已不再是一件繁琐的工作。

5.关于分案

371 Route需要满足专利合作条约(PCT)第13条的“发明的单一性”(Unity of Invention)原则,即一件国际申请应只涉及一项发明或者由一个总的发明构思联系在一起的一组发明。在同一件国际申请中要求保护一组发明的,只有在这些发明之间存在着技术关联,含有一个或者多个相同或者相应的特定技术特征时,才应被认为满足发明单一性的要求。

而Bypass是基于美国的分案原则(U.S. Restriction Practice)进行审查,即如果权利要求中包含了两个或以上的明显不同的发明,则会要求分案(37 C.F.R. 1.141)。这种审查机制可以更好的预防在分案中出现double patenting的问题。

从实际审查过程来说,美国的分案原则比PCT的发明单一性原则要严格的多。也就是说,有些PCT申请,如果用371 Route,在美国就无需分案,但如果用Bypass Route,在美国必须分案。即371 Route可以更好的防止分案,这样一个申请就相当于是Bypass的两个申请(母案和分案)。


总而言之,七星天认为两种方式各有利弊,具体选用哪一种需要根据案子情况和客户需求来定。但是Bypass途径进入美国国家阶段不仅可以享受PCT申请的30个月考量期的优惠,还可以在进入美国国家阶段后摆脱PCT框架的约束,以单纯美国申请的身份进入美国。在美国专利审查制度下,专利申请文本的修改可以更加方便灵活,审查进度可以得到加快,程序便利方面也并不一定劣于PCT国家化程序途径。(本文由七星天整理,转载请注明出处)




[1] 以上费用是针对申请人为大实体(Large Entity)的情况,如果申请人为小实体(Small Entity),则费用相应减半。