美国申请收到“最终驳回”，还有其他补救办法吗？

我们都知道，申请人如果希望自己的发明受到美国专利制度的保护，必须向美国专利商标局（United States Patent and Trademark Office, USPTO）递交专利申请。而美国专利商标局会要求申请人递交相关的材料并缴纳相应的费用，其后审查员会根据提交的申请材料以及申请人要求的保护范围对申请做可专利性审查。只有当审查员认为申请人递交的申请内容满足专利授权条件时，才会向申请人发出授权通知书。

如果审查员认为申请有专利性方面的缺陷，则会发出驳回（Rejection）。今天，我们具体来聊一聊当美国申请遭遇“最终驳回”（Final Rejection）时，是否还有其他补救办法？答案是：肯定有的。

（一）什么时候会收到最终驳回？

一份美国专利申请从递交到授权中间大约需要经过2-3年的时间周期，在此期间申请人将会收到来自审查员不同类型的官方回复（OfficeAction）并需要做出恰当的回应。在美国申请的实质性审查中，如果审查员认为申请具有可专利性方面的缺陷，会针对这些缺陷向申请人发出驳回（Rejection，Office Action的一种）。一般来说，第一封驳回会是“非最终驳回”（Non-Final Rejection，又称 Non-Final OfficeAction）。针对审查员指出的缺陷，申请人必须做出答辩或修正，通过反驳审查员的意见或修改权利要求的方式来克服缺陷。如果该缺陷得以克服，并且申请人的回复中没有引入新的缺陷，审查员将会向申请人发出授权通知书（Notice of Allowance）。

但是，如果审查员认为申请人的回复没有成功克服先前的缺陷，则会向申请人发出第二封审查意见，在大多数情况下[1]，这封审查意见会是“最终驳回意见书”（Final Rejection，也是Office Action的一种）。在此情况下，从程序角度来说实质审查已经基本结束，权要的内容已基本“锁定”，申请人的回复手段受到了一些限制。但是，“最终驳回”绝不是真的最终，美国极其灵活的专利申请制度在这里体现的淋漓尽致，申请人其实可以在收到最终驳回之后采取一系列的应对手段。

（二）收到最终驳回时的应对方法

最幸运的情况：如果在最终驳回时申请文件中已经有部分权利要求通过审查，或者审查员明确指出通过怎样的修改就可以克服可专利性方面的缺陷，申请人可以选择删除没有通过审查的部分权利要求或按照审查员的意见修改申请文件，这样审查员将会将申请人的回复录入系统并发出授权通知书。但是，如果不存在上述情况，申请人一般很难在这一阶段直接获得专利授权。

永远的试行途径-AFCP：2012年3月，美国专利商标局推出了一项最终驳回后再考虑试行计划（After FinalConsideration Pilot, AFCP）。这一计划旨在改进先前的最终驳回后程序，允许申请人在收到最终驳回意见后修改权利要求，促进专利授权。2013年5月19日，美国专利商标局启动了AFCP 2.0版本，这一项目在启动时预计到2019年9月30日结束。尽管已经有7年历史，AFCP还是一个试行的途径，但在可以预见的将来还会一直存在。按照美国专利商标局的一般规定，申请人在收到最终驳回意见书之后所递交的修改意见是可以不被审查员所采纳的。在审查员拒绝接收申请人的修改文档的情况下，申请人只有通过递交上诉通知书或递交RCE申请的方式才能避免专利申请被视为放弃，如果申请人要求参与AFCP 2.0，则可以在满足一定条件的情况下获得在最终驳回后修改权利要求并和审查员会晤（Interview）的权利。

AFCP为申请人提供了最终驳回后额外的一次修改机会，手续十分简单，并且不要求额外的费用。但需要注意的是，审查员还将根据权利要求的修改程度对检索和考虑要花费的时间进行估计，如果审查员认为修改比较复杂，以至于3小时时间不足以完成检索和考虑，审查员将拒绝AFCP 2.0申请，并发出指导意见（Advisory Action）。可见，想要利用AFCP 2.0提供的机会修改权利要求不能太过复杂。之后申请人可以再进一步修改权利要求并提交继续审查请求（RCE）。

最常见的手段-RCE：如果申请人在收到最终驳回意见后没能成功说服审查员发出专利授权通知书，但是申请人又希望能够获得更多的审查答复机会时，申请人可以基于美国专利法37 C.F.R 1.114条的规定，向美国专利商标局提出继续审查请求（Requestfor Continued Examination, RCE）并缴纳相应的费用。这是在面对最终驳回时最常见的应对手段。申请人在递交RCE请求时可以同时递交对于权利要求的修改，就像回复非最终驳回时一样。此时申请人递交的修改是应当被录入系统并被纳入审查员的考虑范围的。

申请人的RCE请求被批准后，审查流程会重新启动，申请人一般可以重新获得两次答复审查意见的机会，但是也要注意这并非绝对。RCE被批准后，审查员发出的第一封官方回复也有可能又是最终驳回意见。如果申请人递交的修改没有克服审查员先前最后一次最终驳回所指出的缺陷，审查员可能会直接针对这一问题发出最终驳回意见。因此, 申请人在递交RCE前的修改时需要非常慎重，如果修改不当导致审查员直接做出了最终驳回的决定，申请人将直接回到RCE之前的为难处境。一般情况下, 如果申请人还希望能获得更多的向审查员进行答辩的机会，将不得不重新递交RCE的申请并缴纳相应的费用。这将大大增加申请成本。(本文由七星天整理,转载请注明出处)

由于美国专利商标局对申请人递交RCE的次数没有限制，只要申请人认为专利申请存在授权的可能性，就可以不断提出RCE。目前，递交第一次RCE的官费为大实体$1300（小实体$650），递交第二次及之后次数的RCE的官费为大实体$1900（小实体$950）。同时，递交RCE这也会导致专利申请的审查周期延长。根据美国专利商标局的统计，提出过至少一次RCE的专利申请其审查周期平均长达50.4个月[2]。

对于申请人而言，如果最终审查被驳回，向美国专利商标局提出继续审查请求（RCE）这一方法，是最常用的方法，毕竟这样可以获得更多的向审查员进行答辩的机会，以增加专利的授权可能性。但是，使用此方法也要考虑审查的周期及专利的投入成本。

最极端的手段 - Appeal：如果一项权利要求在审查过程中收到了两次驳回意见书，申请人可以针对审查员的驳回意见向专利审判与上诉委员会提出上诉请求。这里的第二次驳回不要求一定是最终驳回（Final Rejection），但绝大多数的上诉请求都是在最终驳回之后提出的。

首先，申请人需要向上诉委员会递交上诉通知书（Notice of Appeal）并缴纳相应的费用，并在之后的一定时间内[3]递交上诉状（Appeal Brief）。如果针对上诉人的上诉状审查员会做出答复，上诉人在收到审查员的答复后可以选择是否需要继续上诉。如果上诉人决定继续上诉，则需要缴纳继续上诉的费用。上诉人可以选择针对审查员的答复递交一份回复状，以及提出口头审理的要求并缴纳口头审理的相关费用。针对上诉人提出的继续上诉申请，上诉委员会将做出审查决定，如果上诉人不服可以提出再次听审的请求，否则上诉流程结束。在上诉过程中，上诉人可以随时撤回上诉。但是如果上诉人在没有任何一个权利要求被授权的情况下撤回上诉，则专利申请会被视为放弃。

上诉流程

如果上诉人对上诉委员会在上诉过程中的决定不服，可以选择向法院提起诉讼。申请人可以选择弗吉尼亚东区法院（District Court for the Eastern District of Virginia）或联邦巡回上诉法院（Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）递交诉状。

在美国专利申请中，上诉是一个相对比较极端的选项，费用很高，周期比较长。但实务中，很多时候上诉请求被用作拖延时间的一种手段。申请人可以先启动上诉过程，然后根据新的商务形式和对申请进一步评估随时用递交RCE的方式中止上诉，这时申请又会回到审查员手中，如前所述开始新的一轮博弈。

（三）结论

虽然其名称中带有“最终”，其实美国专利申请中的“最终驳回”还是有很多应对手段的。本文总结了其中比较常用的一些办法，但是其实还有诸如上诉前请求（Pre-Appeal Request）、审查后试行途径（Post ProsecutionPolit，P3）等其他应对手段，只是限于篇幅无法详述了。由此也可以看出，最终驳回后的应对是非常复杂微妙的，只有依赖有经验的美国专利代理或律师才能找出最合适的解决办法。

七星天建议申请人结合专利本身的实际情况慎重选择，如申请人有任何疑问，欢迎与七星天进一步讨论。

备注：

[1]在少数情况下，第二份驳回也可以是非最终驳回。具体可见美国专利审查手册MPEP706.07(a); https://mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/E8r8#/E8r8/d0e69118.html

[2] Pendency ofApplications Which Include at Least One Request for Continued Examination(RCE), http://www.uspto.gov/corda/dashboards/patents/main.dashxml?CTNAVID=1004,访问时间：2019年03月08日

[3] 2个月，但可另外延期5个月。