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美国申请收到“最终驳回”,还有其他补救办法吗?(续)

美国申请收到最终驳回(Final Rejection)”,还有其他补救办法吗?[dream1] 一文中,七星天主要介绍了美国申请收到最终驳回时,申请人可以采取的驳回后重审(AFCP)、继续审查请求(RCE)和上诉(Appeal)等补救办法,这次我们来详细说一下Appeal


驳回.jpg

Appeal的基本流程


上图为Appeal的基本流程,申请人最迟需在收到Final Rejection6个月内递交上诉通知书(Notice of Appeal)并缴纳相应的官费(申请人为大实体时为800美元)。然后申请人在2个月之内需递交正式的Appeal Brief,递交Appeal Brief最多可延期5个月(需缴纳延期费),这也就是说,递交Appeal可以使答复Final Rejection的期限最多延长至13个月。递交AppealBrief后,根据审查员的回复,再进入后续的流程,这里就不详细展开。

那么,在Appeal过程中,申请人是否可以修改权利要求(Claim)呢?答案是肯定的,但应注意:在不同阶段递交修改,对修改的内容是有不同限制的。根据MPEP1206[1]的相关规定,如果在递交Notice of Appeal后且在递交Appeal Brief前,申请人只能删除权利要求或者按照之前审查员的要求进行修改;而如果在递交Appeal Brief后,则只能删除权利要求(并且删除的权要不会影响到当前的权利范围),或者将非独立权利要求改写为独立权利要求。

前面提到了在递交Notice of Appeal之后的2个月内需递交正式的Appeal BriefAppeal Brief需要包含的内容有哪些呢?根据37 CFR 41.37(c)[2]的规定,一份完整的Appeal Brief需要包含以下5方面的内容


(i)     Real party in interest.

(ii)    Related appeals, interferences, and trials.

(iii)   Summary of claimed subject matter.

(iv)   Argument.

(v)    Claims appendix.


在正式上诉之前,申请人也可以考虑使用上诉前的简要审查请求程序(Pre-AppealBrief Review Request,该程序是美国专利商标局(USPTO)提出的一个持续性试行项目,于2015712日起实行,一直延续至今。在上诉体系中插入Pre-Appeal程序,可以缩短审查周期以降低上诉成本。专利申请人在提交Notice of Appeal的同时提交Pre-Appeal请求书(PTO/SB/33表格)及一份不能超过5页的意见陈述书,该意见陈述书应当把论述的重心放在阐述申请人认为的审查员的审查错误上。

通常而言,提出Pre-Appeal的前提条件必须是:(1)驳回理由有明显不当或无依据;(2)驳回理由有明显的事实错误或法律错误。如果申请人认为审查员至少在部分意见上存在明显错误,并且是有事实基础,申请人可以就该部分意见提Pre-Appeal

Pre-Appeal程序启动后,美国专利商标局会成立一个三人审查员合议小组来合议审理申请人的争辩理由:一位是原审查员、另一位是新引入的审查员、剩下的一位通常是原审查员的上级领导。USPTO必须在接到Pre-appeal brief conference的请求后的45天内做出决定,其可能做出的决定有下列四种:


1.合议组不同意该Pre-Appeal的争辩理由,建议进入Appeal程序;

2.认为申请人的争辩有道理,重新返回到审查员手中启动审查程序;

3.直接核准申请,即直接授权;

4.Pre-Appeal的请求有违反规定的地方,故该请求不予考虑。


该程序的优点:能让其他审查员来审理此专利申请案件,与正式提起上诉相比费用较低,所花时间较少。

其主要缺点在于原处理此案审查员仍留在合议组中,如果此审查员非常顽固难以沟通说服,则推翻原来决定的可能性不是很高。

针对Final Rejection,曾经还有审查后试行项目(P3)来应对,该项目是美国专利商标局(USPTO)提出的试行项目,于2016711日起实行,但该项目只持续了6个月,即2017112日就停止了。P3项目遵循了Pre-Appeal Brief Review RequestAFCP的规定,被认为是对两者的改进。该项目的建立是为了继续加强USPTO对在最终驳回后至提出上诉前这一段期间的审查质量,同时也为了减少RCEAppeal的使用频率。由于其已经被中止,在此就不详细介绍了。


小结:

由以上内容我们也可以看出,最终驳回后的应对手段非常多元化,而如何行之有效的应对最终驳回,我们建议申请人咨询有经验的美国专利代理或律师以找出最合适的解决办法。

申请人可以与代理机构合作探讨,对症下药以寻求较好的保护范围并尽快获得专利授权,如申请人有任何疑问,欢迎与七星天进一步讨论。


[1] https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s1206.html

[2] https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s1205.html


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