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如何解读PCT检索报告和其书面意见?

申请人在递交PCT申请后几个月[1],会收到一份国际检索报告(International Search Report, ISR)和一份书面意见(Written Opinion)。这是世界知识产权组织(WIPO)下属的各个国家知识产权局在审查PCT申请时所下发的意见报告。申请人可从国际检索报告和书面意见中看到检索得到的最相近的现有技术,以及对发明是否满足可专利性的评价,即对新颖性、创造性、工业实用性的推测性声明。

PCT申请进入国家阶段时,理论上来说国际检索报告和书面意见仅具有参考意义,不具有决定性意义;各个国家的知识产权局或专利局会根据各国的专利法规对国家阶段申请进行检索及审查,并不受限于PCT国际检索报告和书面意见的结果。但是,各国的审查员在审查PCT国家阶段申请时都会仔细研读国际检索报告和书面意见,对其中的内容,特别是关于新颖性和创造性(新创性)内容,会重点参考。

PCT的国际检索报告和书面意见中,对新创性的结论通常有三种:全部肯定、部分肯定、全部否定。那么,从申请人的角度来说,应当如何解读国际检索报告及书面意见呢?在本文中,七星天将根据以往的中美及其他国家申请的落地经验,介绍一下针对新创性评价的不同而应该做出的判断。

 1)书面意见的结论为全部肯定(即新创性好)

如果全部权利要求均具有新颖性、创造性及实用性,表明该PCT申请的发明或者技术点具有较好的授权前景。虽然这一般并不保证PCT申请在进入国家阶段后一定可以获得授权,但可能性的比较大的。申请人可以结合自家产品市场及专利布局前景决定是否进入国家阶段,以及进入哪些国家。

对申请人比较有利的一点是:当国际检索报告和书面意见的结论是肯定的时候,如果通过PCT进入指定国家/地区,在大多数国家/地区可同时请求加速审查,比如进入专利申请高速公路项目(Patent Prosecution HighwayPPH)。可以为申请人节约大量的审查时间,也能在一定程度上节省外所的代理服务费。

同时,由于各个国家的审查制度的差异,当PCT国际检索报告和书面意见的结果为正面时,有些国家仅可以保证加速,例如美国和欧洲;有些国家还可以在一定程度上保证授权,例如在新加坡(针对2020年前递交的申请),申请人可利用PCT申请国际初步审查报告(Chapter I)提交补充检索请求,能够在很大程度上保证新加坡申请的授权。这些是由各个国家的审查制度及方式决定的,需要根据具体国家进行具体分析。

2)书面意见的结论为部分肯定或全部否定(即新创性不够好,或不好)

如果只是部分权利要求具有新创性,或者全部权利要求都不具有新颖性、创造性,申请人仍可以根据具体的结论,结合自家产品市场和专利布局来决定需要落地的国家。这是因为即使PCT检索报告和书面意见的结果不好,但这并不意味着PCT申请落地各个国家时不能获得授权。

如果有部分权要具有新创性,可以考虑通过主动修改方式使落地申请的权要与得到正面评价的PCT申请权要相吻合,这样也是可能可以使用PPH并加强授权前景的。另外,正如前文所述,PCT申请的国际检索报告和书面意见并不对国家阶段申请的审查产生限制或约束。在国家阶段审查过程中,申请人会收到审查员发出的审查意见,申请人可通过一次次的与审查员沟通或讨论,进行相应修改或抗辩,使得国家阶段申请获得授权。我司处理过相当数量的通过PCT途径落地的US申请,其PCT申请的国际检索报告和书面意见中表明权要新创性不够好,但经过抗辩和对权要的修改,相当数量的US申请也获得了授权。

同时,部分国家/地区可还通过PCT途径申请国家阶段的实用新型(Utility Model)或革新专利(InnovationPatent),因为实用新型或革新专利的审查周期短,通常6个月即可授权,且费用相对发明要低得多。但需要注意的是,实用新型或革新专利保护的期限较发明专利要短,且没有经过实质审查,专利的稳固性不如发明专利。另外有些国家/地区,如美国、欧洲、英国是没有实用新型专利的,所以应根据需求和实际情况进行选择。

 

综上所述,建议客户根据自身产品市场及专利布局,专利前景等选择落地的国家和地区,争取授权以获得保护。

 

针对比较负面的国际检索报告和书面意见,申请人是可以在PCT申请过程中给出回应的。由于篇幅所限,这里就不具体讨论如何回应了。



[1]具体多久和是否有优先权文件以及优先权文件递交时间有关

 

如对以上内容有任何疑问,请随时联系七星天,谢谢。


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