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美国专利申请保密审查

在中国,申请人基于在国内完成的发明向外国申请专利时,应当事先报国知局进行保密审查。如果未经保密审查,中国审查员可以对相应的中国申请做出驳回决定。那么,对于在美国产生的发明[1],如果申请人想要在他国递交专利申请,是否也存在保密审查的问题呢?

根据美国专利法35 U.S.C. 184[2]的规定,在美国产生的发明,必须要在美国通过保密审查,拿到外国递交许可Foreign Filing License才能在其他国家递交申请。如果违反了这一原则,可能会导致后来同一发明在美国得到的专利被无效,或是在后续的美国专利诉讼中处于不利地位

如何获得“外国递交许可”(Foreign Filing License)

1.     根据美国专利法37 C.F.R. § 5.12[3]的规定,向美国专利局递交了正式专利申请后,官方会发出受理通知书(Filing receipt),如果其中包括外国递交许可Foreign Filing License),这就相当于是美国的保密审查同意书了。有了外国递交许可,申请人便可以向美国以外的其他专利局申请专利了。这里的正式申请,既包括临时申请(Provisional Application),也包括发明申请(Utility Application)和外观设计申请(Design Application)。而受理通知书中,如无意外都是会包括外国递交许可的。

简单来说,就是在美国递交第一份申请,则通过其Filing Receipt自然会获得Foreign Filing License,不需要去专门做保密审查

2.     另外,根据美国专利管理条例37 C.F.R. § 5.13[4]的规定,申请人可以单独向美国专利局递交外国申请许可请求(Petition for Foreign FilingLicense)。这种途径适用于:

1)已申请的美国专利,但Filing Receipt中未显示获得Foreign Filing License

2)申请人未在美国递交专利申请,需要直接向国外递交申请;

3)已经获得Foreign Filing License,但是在向外国专利局递交申请时有新增内容;

4 FilingReceipt还未发出,但是申请人需要快速获得Foreign Filing License

这样直接请求外国申请许可,美国专利局的批复速度是比较快的,多数时候3-4工作日就可以得到批复。

请求外国递交许可的官费

根据美国专利法37 C.F.R.§1.17(g)[5]的规定,请求外国递交许可的官费,大实体是200美元,小实体是100美元。

如何请求恢复保密审查

在美国,如果在递交他国申请之前,未及时申请保密审查,是否就束手无策了呢?不是这样的,这种情况也是有补救办法的。根据美国专利管理条例37 C.F.R. §5.25[6]的规定,申请人应请求恢复保密审查,或称恢复外国递交许可(Petition for Retroactive Foreign Filing License

请求恢复保密审查需要准备的文件如下:

1.   请求书(petition):说明不是故意遗漏保密审查,同时还需要说明在美国之外的哪些国家递交了申请,以及申请递交的时间。

2.   誓言(declaration):详细解释递交申请的经过,以及未做保密审查的原因。一般由递交人和/或者申请人签字,这个要视具体情况而定。

3.   37 C.F.R. §1.17(g)规定的官费:大实体是200美元,小实体是100美元。

所以,即使一开始没有做美国保密审查也不必惊慌,可以通过请求恢复的方式补救。

通过以上的介绍,相信大家对于保密审查的概念都有了一定的理解。我们可以举个简单的例子:

一件发明由发明人A和B共同完成,发明人A属于上海某公司,发明人B属于美国某公司,那么发明很有可能一部分是在美国产生的,在递交前申请人应确认发明产生的地点。

假如确认存在部分发明是在美国产生的,部分发明是在中国产生的,这时可以考虑两种方案:

1. 在美国递交保密审查,然后在中国递交第一份申请;

2. 在中国递交保密审查,然后在美国第一份递交申请。

由于在中国递交保密审查后,大约得4个月左右才能拿到保密审查通知书,而在美国递交保密审查后,一般3个工作日可以拿到保密审查通知书,所以通常选择方案1。


七星天小结

如前面所述,如果申请人在没有取得美国的外国递交许可的情况下申请他国专利,后果可能会非常严重。对于中国申请人而言,如果存在美国的研发公司或研发部门,则涉及到美国保密审查问题的可能性比较大,需要充分重视。

七星天建议如果申请人存在美国研发公司或研发部门,需及时将情况告知代理所,以避免造成专利被无效或是更严重的处罚



[1]即发明的科研、实验、其他活动是在美国发生。

[2] https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s140.html

[3] https://www.bitlaw.com/source/37cfr/5_12.html

[4] https://bitlaw.com/source/37cfr/5_13.html

[5] https://bitlaw.com/source/37cfr/1_17.html

[6] https://bitlaw.com/source/37cfr/5_25.html


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