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【干货】美国专利申请加快审查程序(下)

在本文上篇中,我们分享了美国申请加速审查的其中两种程序,即基于年龄/健康的特殊审查(Make Special Based on Age/Health)和加速审查(Accelerated Examination)),今天我们来聊一聊更为常用的专利申请高速公路(Patent Prosecution Highway, PPH)和优先审查(Prioritized Examination, Track One)程序。

专利申请高速公路(PPH
专利申请高速公路是适用于不同国家的知识产权局之间的加速审查通道,其根据是美国参与的双边和多边协议。根据专利申请高速公路的规定,一旦在一个参与PPH的国家的知识产权局获得了至少一项权利要求的授权或得到授权通知,申请人就可以在另一个参与PPH的国家的知识产权局针对同样的专利申请中的实质一样的权利要求申请快速审查通道。
截至到目前,与USPTO签订了PPH协议的国家和地区共23个,分别是澳大利亚、奥地利、加拿大、中国、丹麦、爱沙尼亚、欧洲、芬兰、德国、匈牙利、冰岛、以色列、日本、韩国、北欧、挪威、葡萄牙、俄罗斯、新加坡、西班牙、瑞典、英国及巴西。另外,因为美国也是专利合作条约(Patent Cooperation Treaty)的签约方,PPH也可以基于PCT申请中有利的检索报告。
Tips:五局专利审查高速路(IP5 PPH)试点项目:中国国家知识产权局和美国专利商标局于2011121日启动中美专利审查高速路试点,试点为期1年。2012121日,两局共同决定延长试点期,试点于20131130日中止。之后,中美两局共同决定,从2013121日起,中美PPH试点将无限期延长,在两局提交PPH请求的有关要求和流程不变。另外,欧洲专利局、日本特许厅、韩国特许厅、中国国家知识产权局和美国专利商标局于201416日启动五局(IP5PPH试点,为期3年,至201715日中止。之后五局共同决定,IP5 PPH试点将自201716日起延长3年。根据 IP5 PPH的规定,要求优先权的国别扩大到了任意局,其适用范围广、手续更方便。这里我们就不细说了。
USPTO提交PPH请求,可以基于其他国家的同族申请,也可以基于同族的PCT申请。前者依据在先审查的国家局做出的可授权意见,如国家局做出的授权通知书或明确指出具有可专利性的审查意见等;后者是依据PCT申请国际阶段的最新工作结果,指出PCT申请中至少一项权利要求具有可专利性/可授权的意见,如国际检索单位的书面意见(WO/ISA)、国际初步审查单位的书面意见(WO/IPEA)或国际初审报告(IPER)。但是需要注意的是,在USPTO提交PPH请求仅限于发明专利申请。另外,PPH请求所涉及的美国申请权要必须与在先审查的申请权要有实质性的对应。
当然,另一个问题是该在何时提交PPH请求。对于美国申请而言,提出PPH请求的时间要求是,该美国专利申请尚未开始进行实质审查。由于美国专利商标局在审查过程中不会像中国国家知识产权局那样发出进入实质审查阶段通知书,所以申请人应尽早提出PPH请求。根据美国专利商标局关于PPH的常见问题解答,美国专利审查过程中常见的关于单一性的限制/选择要求(Restriction Requirement)不被认为是实质审查通知书。换言之,即使美国专利申请已经收到了单一性的限制/选择要求,申请人仍然可以提出PPH请求。另外,与在中国国家知识产权局提出PPH请求的要求不同,申请人在美国提出PPH请求的前提条件不要求专利申请已经公开。所以,一旦在先申请获得可授权的通知,申请人即可考虑迅速提交美国专利申请的PPH请求
专利高速公路不需要官费,但是此加快审查程序的提出需要在相应美国申请开始审查之前。另外,由于PPH请求所涉及的美国申请权要必须与在先审查的申请权要有实质性的对应(例如比在先申请权要更窄),多数时候申请人在递交PPH请求的时候还需要递交初步修改(Preliminary Amendment),以使得权要达到PPH的要求。
优先审查(Track One
由于普通加快审查(AcceleratedExamination)要求的条件较为严格,无法满足申请人的需求,USPTO20119月又提出了优先审查程序,具体申请条件如下:
1.     专利申请的申请日不早于2011926日,且必须是基于法条35 U.S.C. 111(a) 递交的原始发明专利申请或植物专利申请。
2.     如果申请主体是发明专利申请,则申请必须通过美国专利商标局的电子递交系统EFS-Web完成递交。如果申请主体是植物专利,可以采用纸质文件的方式完成递交。
3.     申请文件中独立权利要求的数量不得超过四项,权利要求的总数不得超过三十项,并且不得包含多重权利要求
4.     申请人需要在递交专利申请的同时递交优先审查的请求,并需要同时缴纳优先审查审查费,以及专利申请的公开费。
5.    优先审查的资格尚有剩余。美国专利与商标局目前给优先审查的数量设置了每年10,000件的上限
那么此程序的申请条件是否优化了呢?我们可以看到:与普通加快审查相比,优先审查无需提交USPTO认可的检索报告,也无需满足会晤等要求,权利要求数量限制也有所放宽,申请人只需填表、缴费即可享受优先审查,因此,该方式也受到申请人的普遍欢迎。
同时,根据美国专利与商标局的统计,每个月美国专利与商标局收到的优先审查请求大约为700-1000份。优先审查的请求平均经过57天后可以收到回复,请求的通过率为94%。获得优先审查的专利申请,自请求批准之日起2.1个月后,申请人将会收到来自审查员的第一封官方回复(Office Action, OA)。申请人收到授权通知书的周期平均为自请求批准之日起5.2个月。
由此可见,优先审查这一途径从各方面、特别是从时间上来看是非常具有优势的,其缺点主要是每年美国专利商标局接受的案件数目是有上限的,同时申请人需额外支付一定的官费[1](大实体$4000,小实体$2000
为了方便申请人更为直观的对比加速审查程序,七星天整理好了以下表格:


项目名称

申请条件

审查周期

费用[2]

备注

基于年龄/健康的

特殊审查

Make Special

申请人年龄≥65岁;

健康原因

尽快审查

免费


加速审查

Accelerated Examination

电子申请

独立权利要求个数≤3

权利要求总个数≤20

自行完成相关检索并提交报告

≤12个月

140美元

与环保、节能、反恐相关则不需缴费

专利申请高速公路

(PPH)

在与美国达成协议的其他国家专利局已经获得相应专利的审查意见

尽快审查

免费

PPH请求所涉及的美国申请权要必须与在先审查的申请权要有实质性的对应

优先审查

(Track One)

独立权利要求个数≤4

权利要求总个数≤30

≤12个月

4,000美元

每年受理上限10,000

 

相比而言,四种方式各有优缺点,在选择的时候也应该根据个案的不同采取不同方式。总体比较来说,优先审查和专利高速公路是更常用也是性价比更高的方式,也是中国申请人比较常用的程序。鉴于工作量和投入,采取加速审查方式时需要慎重考虑,咨询专业人士。
对于申请人如何选择美国专利加快审查的路径,七星天将另行整理并分享。如有任何疑问,也欢迎与七星天进一步讨论。



[1]参考来源: https://www.uspto.gov/patents-application-process/petitions/25-prioritized-examination-track-one

[2]本表中费用以普通实体的收费标准为例,如果符合小型实体或微型实体的企业或个人,费用在此基础上有一定折扣。



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