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美国专利申请中常见的官方信函(Official Letter)

当申请人递交了美国申请文件之后,申请将进入美国专利与商标局(USPTO)的审查阶段。在此过程中,USPTO首先会对申请文件的格式进行审查,然后再对申请文件中的权利要求进行实质上的审查,以判断申请人所要求的权利保护范围是否满足美国专利制度中的授权条件。

审查过程中,USPTO会通过官方信函(Official Letter)的形式与申请人进行沟通,申请人收到的官方信函主要包括三种类型[1]

o  审查前通知(Pre-Examination Notice

审查前通知一般是USPTO针对申请文件的形式缺陷向申请人发出的补正要求,常见的类型包括要求递交缺少的文件的通知(Notice to File Missing Parts)和要求对申请文件做出修改的通知(Notice to File Corrected Application Papers)等。

o  审查意见(Office Action

一般来说申请人必须对审查员发出的审查意见做出答复,审查流程才能继续,常见的审查意见包括限制要求(Restriction Requirement)、非最终驳回意见(Non-final Rejection)、最终驳回意见(Final Rejection)和咨询意见书(Advisory Action)等。

o  授权通知书(Notice of Allowance

当审查员认为专利申请通过了形式上以及实质上的审查后,会向申请人发出授权通知书。

今天我们主要来看一下美国专利申请常见的官方信函(Official Letter

要求递交缺少的文件的通知(Notice to File Missing Parts

USPTO需要申请人进一步提供信息或进一步确认时,受理通知书上将不会有明确的预计公布日期,而且申请人还会收到要求递交缺少的文件的通知(Notice to File Missing Parts)。申请人则需要根据该通知书指出的缺陷,在规定的期限内,补充相关内容。在确认文件完整且信息一致的情况下,通知书上会告知申请人此案的预计公布日期,同时该申请将自动进入下一个阶段。

申请人需要在USPTO发出通知之日起两个月内对补正通知做出答复。申请人可以通过缴纳延期费的方式延长答复期限,但最长不得超过通知书发文日起的六个月。

要求对申请文件做出修改的通知(Notice to File Corrected Application Papers

USPTO会依据专利法的相关规定,对申请文件的格式进行审查,当发现申请文件的格式不符合要求时,会发出要求对申请文件做出修改的通知(Notice to File Corrected Application Papers),申请人需在通知书下发之日起的两个月内做出答复,在缴纳延期费的情况下,最长可延期至六个月。需要说明的是,仅收到该通知不会影响到受理通知书(Filing Receipt)里的371(c)日期,但在回复Notice to File Missing Parts之后,371(c) 日期会变为补充了正确文件后的日期。

限制要求(Restriction Requirement

一般来说,审查员首先会审查申请文件中的权利要求是否满足单一发明的要求。如果审查员认为权利要求涉及两组或以上互不相关的发明,会通过发出限制要求Restriction Requirement,简称RR)的方式要求申请人从中做出选择。申请人必须选择一组发明作为此次审查的对象,即使申请人认为审查员的要求有误并提出抗辩,选择也还是无法避免。未被选中的其他发明可以后续以分案申请的形式重新向美国专利商标局递交申请。

申请人需要在审查员发出通知之日起两个月内对限制要求做出答复。申请人可以通过缴纳延期费的方式延长答复期限,但最长不得超过发文日起的六个月。

非最终驳回意见(Non-Final Rejection

在实质性审查中,如果审查员认为申请具有可专利性方面的缺陷,会向申请人发出审查意见(Office Action)。审查员针对申请中的缺陷向申请人发出的第一封审查意见一般是非最终的驳回Non-Final Rejection,又称为Non-Final Office Action)。对于非最终的驳回意见书,申请人应当在Non-Final Rejection发出之日起三个月内递交答复,这一期限通过缴纳延期费的方式最长可以延长至六个月。

审查员可以基于现有技术发出驳回意见书,其法律依据包括35 U.S.C. 102条(有关新颖性(Novelty))和35U.S.C. 103条(有关显而易见性(obviousness)等。

审查员也可以基于其他理由发出驳回意见书,其法律依据包括35 U.S.C. 101条(申请主体的可专利性)和35 U.S.C. 112条(说明书充分披露要求)等。

针对审查员指出的缺陷,申请人必须做出答复或修正。通过反驳审查员的意见或修改权利要求的方式克服缺陷。如果该缺陷得以克服,并且申请人的回复中没有引入新的缺陷,审查员可能会向申请人发出授权通知书(Notice of Allowance)。

最终驳回意见(Final Rejection)

如果审查员认为申请人对Non-Final Office Action的回复没有成功克服先前的缺陷,则会向申请人发出第二封审查意见,一般为最终驳回意见书(Final Rejection,又称为Final Office Action[2]。通常审查员在发出最终驳回意见时会要求申请人在三个月内做出答复,这一期限可以通过缴纳延期费的方式最多延长至六个月。

如果最终驳回意见中明言申请文件中已经有部分权利要求通过审查,或者指出通过怎样的修改就可以克服可专利性方面的缺陷,申请人可以选择删除没有通过审查的部分权利要求或按照审查员的意见修改申请文件,这样审查员可能会将申请人的回复录入系统并发出Notice of Allowance。但是,很多时候最终驳回意见中并没有给出直接克服驳回的途径,这时就需要寻找其他的办法。

好在最终驳回并不是真的最终,美国极其灵活的专利申请制度在这里体现的淋漓尽致,申请人其实可以在收到最终驳回之后采取一系列的应对手段。有关这一情况分析,更详细的内容请参考七星天文章:美国申请收到最终驳回,还有其他补救办法吗?

授权通知书(Notice of Allowance

如果审查员认为申请的权要符合授权要求,则会向申请人发出授权通知书。授权通知书中会指明通过审查的是哪些权利要求,以及申请人应当在什么时间缴纳授权费用,使得专利最终获得授权。一般情况下,申请人需要在授权通知书寄出之日起三个月内缴纳专利授权费(Issue Fee)。这一期限是不能通过缴纳延期费的方式获得延长的。一旦期限过了却没有缴费,专利申请将会被视为放弃。

从申请人角度来说,也可以利用收到Notice of Allowance之后和缴纳授权费之前的这段时间来重新梳理申请,核对各项内容(如发明人名字)是否有误,复查各种文件(如IDS[3])是否已经递交,评估是否有必要递交续案或分案等。在专利申请授权之后要再做出改正会十分困难。

我们可以看出,在美国专利申请中,申请人往往需要应对各种不同的官方信函(Official Letter)。特别是在实质审查阶段,申请人经常要与审查员进行数次沟通,反复对申请文件进行修改并答复审查意见,以寻求专利的最终授权。我们建议申请人应该委托合适的代理机构进行审查意见答复,以帮助申请获得授权。



[1] Responding to Office Actions,

http://www.uspto.gov/patents-maintaining-patent/responding-office-actions

[2]少数时候会是 Non-Final Office Action.

[3]可参考七星天发布的《美国信息披露制度》一文。




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