Alice公司诉CLS国际银行一案对专利适格性的影响

所申发明是否满足专利适格性（Patentable Subject Matter）是专利审查过程中的首要问题。美国专利法35 U.S.C.101曾给出专利法定标的物的保护范围，包括四个类别：工艺过程、机器、制品和组合物。但多年以来，美国法院对于发明的专利适格性采取的是一种宽泛的评判标准。例如，在1980年的Diamond v.Chakrobarty^[1]一案中，美国最高法院甚至给出了“阳光下由人创造的所有事物都可专利”这样宽广的范畴。但是，自2010年以来^[2]，美国最高法院开始通过一系列的判例逐渐收紧专利适格性的标准。这样的变化在2014年的Alice Corp. v.CLS Bank International, 573 U.S. 208, 134 S. Ct. 2347 (2014)一案中达到了高峰。更准确的来说，Alice一案的裁决对于软件相关专利的专利适格性产生了重大的影响。

涉案专利为原告Alice公司的四个专利：US5,970,479、US6,912,510、US7,725,375、US5,970,479，其权利要求涵盖了一种第三方电子托管服务，该服务通过确保交易双方在金融交易中履行各自的义务，从而达到减少金融交易风险的目的。

CLS国际银行于2007年向纽约地方法院提起诉讼，请求法院判决原告Alice公司的四件专利无效。之后Alice公司提出反诉，指控CLS国际银行的业务侵犯其专利权。

该案的焦点在于：有关计算机实施以及为便利金融交易而使用计算机实现的电子托管服务的一些权利要求是否属于不符合专利保护条件的抽象概念（The issue inthe case was whether certain claims about a computer implemented, electronicescrow service for facilitating financial transactions covered abstract ideasineligible for patent protection^[3]），也就是说，其核心是涉案权利要求是否满足美国专利法35 U.S.C.101规定的专利适格性。

Alice公司称其电子托管服务的流程为：买方需先将款项转入电子托管，然后卖方将出售的证劵转入电子托管，随即交易完成。Alice公司主张其由计算机实现发明满足专利适格性。CLS国际银行主张涉案专利仅涉及通过计算机实现抽象概念，不能满足专利适格性。地区法院认为，涉案专利针对的是抽象概念，不属于美国专利法35 U.S.C.101所述的可专利对象，因而不能满足专利适格性，判定Alice公司的涉案专利无效。

Alice公司随后在2012年上诉至美国联邦巡回上诉法院，上诉法院维持了地区法院的判决。但由于法官之间对于软件发明到底能否授予专利权仍然存在分歧，美国最高法院受理了该案。美国最高法院最终于2014年6月19日做出裁决，维持了上诉法院判决，判定涉案专利无效，因为其权利要求属于抽象概念，在计算机上实现这些权利要求不足以满足专利适格性。

美国最高法院在该案中的裁决对于软件相关专利的专利适格性具有重大的意义。简单来说，此案大大收紧了对软件相关专利，特别是商业方法专利的适格性标准。

另外，美国最高法院根据该案确立了一般可专利性测试法(General Patentability Test)，也称作两步测试法，用于确定软件相关发明的专利适格性。该两步测试法包括：

步骤1：判断权利要求是否属于四种法定类型，即工艺过程、机器、制品和组合物。如果不是，则直接判定其不满足专利适格性；如果是，则进入步骤2A；

步骤2A：判断权利要求是否指向法定例外事项(judicial exceptions)，即自然规律、自然现象（自然产物）和抽象概念，如该案的降低金融交易风险。如果不是，则通过两步测试法，判定其满足专利适格性；如果是，则进入步骤2B;

步骤2B：判断权利要求是为明显超出(significantly more)法定例外事项的其他元素。如果是，则通过两步测试法，判定其满足专利适格性；如果不是，则没有通过两步测试法，判定其不满足专利适格性。

Alice一案无疑对于诸多有软件产品的公司产生了重大影响。以Alice为依据，这些软件公司的成百上千个已授权的软件相关专利很可能会被提出质疑，甚至在未来可能由于诉讼被无效。自2014年以来，如谷歌、微软、苹果、IBM等行业巨头，都在积极的试图降低Alice一案的影响。

受Alice影响最大的可能是与软件（特别是商业方法软件）相关的专利申请了。在2014年的Alice案之后，此类专利申请遇到了全面的困难^[4]，遭到了大量的101驳回（基于专利适格性的驳回）。在Alice之后，又有一系列的联邦上诉法院判决，对软件专利适格性给出进一步的诠释；USPTO也出台了一系列对审查员的指导意见，对以上所说的两步法测试给出具体的规范。整体来说，申请软件专利，在Alice一案之后变的更加困难了，但政策的波动和规定的变化又慢慢使得Alice的负面影响有所减弱。七星天一直在重点关注在专利适格性领域的最新进展，并将给您带来持续的更新。

[1] Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S.303 (1980).

[2] Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593 (2010).

[3] Alice v. CLS Bank and 35 USC 101,http://www.cartwrightesq.com/patent-news/alice-v-cls-bank-and-35-usc-101

[4]https://www.ipwatchdog.com/2019/08/13/update-101-rejections-uspto-prospects-computer-related-applications-continue-improve-post-guidance/id=112132/

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