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PCT途径与巴黎公约途径如何选择?

随着我国市场经济的发展,越来越多的企业意识到专利国际化的重要性。海外专利布局已成为企业中很重要的一项战略性项目。

海外专利申请,比较常见的两种途径是巴黎公约途径和PCT途径。那么申请人在递交海外专利申请时,具体应如何选择呢?
首先,我们来了解下巴黎公约和PCT途径的含义。
巴黎公约,即《保护工业产权巴黎公约》(Paris Conventionfor the Protection of Industrial Property)的简称。巴黎公约是比较传统的专利申请体系,在国家申请提出后的6个月或12个月内,根据巴黎公约规定,向其他不同国家提出申请可以要求优先权。对于专利申请来说,其核心内容是优先权原则。发明、实用新型和工业品外观设计的专利申请人从首次向巴黎公约成员国之一提出申请之日起,可以在一定期限内(发明和实用新型为12个月,工业品外观设计为6个月)以同一发明向其他成员国提出申请,而以第一次申请的日期为以后提出申请的优先权日期。后续则保留该第一次申请的日期为各分案的优先权日期。
PCT,即专利合作条约(Patent CooperationTreaty)的简称,是专利领域的一项国际合作条约。PCT体系下,在国家申请提出后12个月内按照PCT规定提交国际申请,在完成国际阶段程序后,在30个月进入国家阶段。该体系下,不能提交外观设计的专利申请。
PCT体系包括国际阶段(提出国际申请、国际检索、国际公布、国际初步审查)和国家阶段(选定国家的专利审查程序)。通过PCT途径,申请人只需提交一份国际专利申请(而不必向多个不同国家或者地区分别提交专利申请),即可请求在为数众多的国家中同时对其发明进行专利保护,并且只需要向受理局而不是向所有要求获得专利保护国家的专利局缴纳专利申请费,这样就简化了专利申请和缴费的手续。
其次,申请人需要了解巴黎公约途径和PCT途径的区别,以便根据自身的具体需求选择合适的途径进行海外专利申请。
1.     申请类型
发明、实用新型专利可以在优先权日的12个月内选择巴黎公约或PCT途径申请PCT,从而进入外国国家阶段,而工业品外观设计专利只能在优先权的6个月内通过巴黎公约途径进入外国国家阶段。其实外观设计的国际申请通过海牙协定(Hague Agreement)途径更为方便,但中国还不是海牙协定的缔约国,故此处暂不详述。
2.     申请方式及文件要求
巴黎公约申请的方式为一表一国,分别申请,且申请材料需要指定语言,若进入小语种国家,还需要翻译,程序冗长;而PCT申请方式为一表多国,申请材料可以使用同一种语言、同一种形式进行不同国家的申请,非常便利。
3.      保密审查的要求
巴黎公约途径下,需要在向外国提交专利申请之前提交保密审查;而PCT途径,只要选择在优先权的受理局提交PCT申请,收到PCT的国际申请号通知书就相当于通过保密审查了。巴黎公约途径下,相比PCT途径程序上更为复杂。
4.     提及各国家申请的期限
通过巴黎公约途径,申请人选择国家的时间较短,需要在首次提交专利申请之日起12个月内(发明或使用新型)或6个月内(外观设计)办理进入国家阶段,如超过12个月期限,后续想要进入其他国家,则丧失了机会;而选择PCT途径,最多可延长至30个月(有些国家是31个月)内办理进入国家阶段,给申请人足够的时间决策,避免市场发生变化,避免申请人过早决策,可以更好的筹划国家阶段的费用,从而能减少费用支出。如果企业在进入国家阶段之前,还没有很明确在哪些国家递交申请,可选择PCT途径,利用这30个月的期限,对发明的经济价值和目标市场进行评估。

 5.     费用、优惠及缴费方式

巴黎公约途径需要向所有要求获得专利保护国家的专利局缴纳专利申请费用,属正常缴费;而PCT途径在国际阶段需要额外向受理局缴纳国际阶段的费用(包括官费及服务费),当进入国家阶段时,需要再分别缴纳国家阶段的费用。但是对于向受理局递交PCT专利申请的案件,在PCT进入该受理局所在国家的国家阶段时,可享受部分费用的减免。如中国受理局递交PCT,进入中国国家阶段时可以减免申请费、附加费、实审费。因此,从费用上也是各有利弊。
如下图表,可简要说明巴黎公约途径和PCT途径的费用情况(以进入接收英文文本的国家为例):


差异费用
共同费用

PCT国际阶段官费

PCT服务费

保密审查费

国家阶段的正常费用

本国申请费用

备注

PCT途径


中国受理局递交PCT,进入中国国家阶段时可以减免申请费、附加费、实审费。

巴黎公约途径





 6.     检索报告的对比
巴黎公约途径下,各国专利机构会分别完成检索和审查,获权结果难以预期,而PCT途径在专利申请的国际阶段因为缴纳了检索费用,国际检索单位会给出PCT国际检索报告,可以为申请人提供获权前景的预判。申请人可以根据该检索报告对申请文件进行修改,再进入各个国家阶段(关于PCT检索报告和书面意见的解读,详见七星天公众号文章《如何解读PCT检索报告和书面意见》[1])。
另外,巴黎公约途径下,如需要通过专利审查高速路(PPH)途径加速,只有等到其他国家专利发出核准审定书或授权通知后,才可以进行PPH加速。其他国家专利授权的时间和结果难以预期,较难缩短目标国专利授权时间。而相比之下,提交PCT专利申请,只需要收到有授权前景的PCT国际检索报告,就可以在进入国家阶段时,提交PPH加速请求,加快目标国专利授权的时间。另外,即使国际检索报告结论不利,申请人在PCT申请的国际阶段,还可以进一步修改权要并提交初步审查要求书,拿到专利性国际初步报告。如果此报告结果较好,也可以作为PPH的依据。
最后,申请人可通过了解巴黎公约途径和PCT途径在实际专利申请过程中的适用场景,以便更好的规划海外专利申请布局。

               途径

适用场景

巴黎公约

PCT

外观设计

适用

不适用

目标国非PCT成员国

目标国如非PCT成员国(如台湾、阿根廷),而是巴黎公约成员国或世界贸易组织(WTO)成员国,则可以选择巴黎公约途径在优先权日的12个月进入。

不适用

目标国较多

1.通过巴黎公约途径,需要在12个月内准备各国申请文件和翻译文件,手续复杂,周期较短;

2.必须尽早做出目标国的决策,需提早支付国家阶段费用。

更适用 -

1.通过PCT途径,可以只选择一种语言递交一次申请,程序简化;2.申请人有足够的时间考虑进入具体的目标国,避免过早决策,减少开支。

海外申请专利战略完全明确

更适用 -

发明人希望发明创造尽快进入国际市场,对该项发明创造的价值比较有把握,且目标国完全明确的情况下,可以通过巴黎公约直接进入目标国,以便尽快进入国家阶段的审查程序。

申请人对自身发明创造的价值把握不大,而且该发明创造涉及的产品并不急于进入国际市场,则选择PCT 途径更适宜。

PPH需求

1.无法缩短部分目标国的授权时间;

2.仅能在收到可授权意见以后申请。

1.可以缩短适用PPH制度的目标国的授权时间;

2.在收到肯定的国际检索报告或专利性国际初步报告时请求PPH。

 一般来说,发明的相关产品越重要,越应该选择PCT途径。对于大型企业的核心产品,往往面对的是全球市场,需要在多个国家进行专利布局,需要充分考虑产品市场和主要竞争对手的专利情况来选择目标国,因此,其选择PCT途径更为合适,可以利用PCT30个月的期限,更好的筹划国家阶段的费用及进行市场决策。
发明相关产品的未来进程非常明确,且要落地的国家不多,则可以选择巴黎公约途径。对于产品更新换代节奏较快,目标市场也比较明确的情况,企业往往需要在特定市场提前进行专利布局,并实现快速获权,因此在这种情况下其更适合采用巴黎公约途径。
综上所述,递交海外专利过程中如何选择申请途径,是选择巴黎公约途径还是PCT途径,具体取决于客户的需要,需要基于产品和市场进行决策。其中涉及的既有商业的问题,也有法律的问题,最好由企业和知识产权专业人士进行深入讨论,共同决策。
 


[1]https://mp.weixin.qq.com/s/gzL9CsO4vhuNErj_aFexIQ



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