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美国申请的优先权申请副本

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在美国非临时申请(如发明专利申请 – Utility Patent Application,外观专利申请 – Design Patent Application)中,申请人可以在相关法律规定内要求一项或者多项外国申请作为优先权。对于要求了外国优先权的申请,美国专利商标局(USPTO)会要求申请人在规定期限内提供外国优先权申请的副本,以确立美国申请的优先权。那么什么是优先权申请副本?申请人可以通过哪些方式来提交外国优先权申请副本呢?本文将帮助大家来简单了解一下。

什么是优先权申请副本?
优先权申请副本是在先申请受理机构出具的优先权证明文件。该证明文件通常由在先受理机构提供的含有申请号等信息的证明页及在先申请的说明书和附图组成。
提交优先权申请副本的方式
现阶段,优先权申请副本的提交主要有纸件提交和电子交换途径。纸件提交是比较传统的提交方式,包含提出请求、制作副本、邮寄递交等一系列流程。后来为方便专利申请人办理要求优先权手续,提高专利审批效率,各国专利局间陆续推出优先权文件电子服务。目前通过电子服务获得优先权申请副本的途径有两种:一是双边优先权文件电子交换服务(双边交换),二是优先权文件数字查询服务(DAS)。这两项服务均不收取任何费用。以优先权申请为中国申请为例,下面我们来详细了解下这几种方式。
1.   传统纸件方式提交
申请人首先要向在先申请受理机构(如中国知产局)提出出具优先权纸件证明文件的请求,由该机构制作副本并邮寄给申请人,再由申请人提交(可邮寄或窗口递交)给在后申请的受理机构(如USPTO)。由于在先申请文件副本的获取和提交整个过程相对繁琐,前后需要消耗较长时间;且在先申请受理机构出具优先权纸件证明文件可能是需要收取一定费用的。
适用范围:适用于所有专利申请。
2.   双边优先权文件电子交换服务(双边交换)[1]
双边优先权文件电子交换服务是电子途径的一种,开通双边服务的专利局间可以自动获取彼此的优先权文件。之前USPTO曾和中国知产局有过双边交换服务,但几经变动之后已废止。目前(2019年12月),USPTO只与和欧洲专利局(EPO)通过双边渠道交换优先权文件。如果申请人第一次是向欧洲专利局提出的专利申请,之后又向USPTO就相同主题提出专利申请并要求该第一次欧洲申请为优先权,申请人提交美国专利申请时,在申请信息表(ADS)中正确填写了在先欧洲申请的申请日、申请号,USPTO将直接通过电子交换系统获得该优先权副本,无需申请人另行声明,且不收取任何费用。但是,当在先申请为中国申请时,目前“双边交换”无法使用。只有当USPTO的政策再次变化时方有可能。
适用范围:仅适用于发明专利申请。在先申请为外观申请或PCT国际申请进入欧洲国家阶段的申请时,专利局不会启动交换服务。
3.   优先权文件数字查询服务(DAS)
优先权文件数字查询服务 (Digital Access Service,简称DAS)是由世界知识产权组织(WIPO)建立和管理,通过专利局间的合作,以电子交换方式获取优先权文件的电子服务。如果申请人在参与本服务的其他专利局(如中国知产局)提出首次申请,又在USPTO提出在后专利申请并声明要求优先权的,申请人可以在申请信息表(ADS)中正确填写在先申请的申请国家、申请日、申请号和WIPO DAS访问代码(access code),USPTO会通过WIPO DAS平台获取优先权申请文件。其中,申请人需要提前向在先申请受理局(如中国知产局)请求将优先权文件存入WIPO DAS平台,以获得优先权文件访问代码(access code)。
适用范围:当优先权为中国申请时,适用于发明专利申请和外观专利申请[2]
提交优先权申请副本的期限要求
根据美国专利法37 CFR 1.55(f)[3]的规定,要求了外国优先权的申请需要在规定期限内递交优先权申请副本。具体期限为:美国申请实际递交日起4个月内或在先外国申请递交日起16个月内,以后到期限为准。这里有两点需要额外注意,第一是此期限不适用于外观申请,外观申请需要在申请受理期间(during the pendency of the application)递交优先权申请副本[4];第二是USPTO不会下达针对提交优先权副本期限的官文通知,也就是说申请人需要自行监控其递交期限并自觉递交。
当然,如果申请人未能在上述期限内递交外国优先权副本,也是有补救方法的。补交外国优先权副本需要准备的文件如下:

  1. PTO/SB/38表:填写优先权申请国家、申请日、申请号和WIPO DAS访问代码(DAS途径需填),请求USPTO检索获取优先权副本;

  2. 请求书(petition):需说明延迟提交的理由;

  3. 37 C.F.R.§1.17(g)规定的官费:大实体是200美元,小实体是100美元。

需要注意的是,补交优先权副本最好在申请缴纳授权费前完成。如果申请已缴纳授权费,之后再补交优先权副本,最后颁发的专利证书将不包括优先权信息。想要专利证书上有优先权信息,则必须根据法条35 U.S.C. 255[5]另外提出证书更正请求。
最后,审查员可能会要求申请人提前提交优先权副本。当然这种情况是比较少见的,如果遇到了,申请人则需要按审查员要求期限提交优先权副本。
优先权申请副本提交结果查询
正如上文提到的,USPTO不会下达针对提交优先权申请副本期限的官文通知,申请人需自行监控其递交期限。且对于优先权副本的提交结果,即USPTO是否有确认收到副本,也需要申请人自行检查确认。这就要求申请人(以及代理律师)设立比较完善的检查机制。另外,申请人该如何确认其提交结果呢?
检查授权许可及缴费通知(Notice of Allowance and Fees Due)是申请人避免遗漏递交优先权副本的最主要的方式。在授权许可及缴费通知中,会有一项涉及优先权副本提交结果的显示“Certified copies”。申请人可以根据这项内容的勾选情况,确认副本最终的提交结果。如USPTO已获取本案所有优先权申请的副本,对应的审查员会勾选“All Certified copies of the priority documents have been received”;如USPTO未获取本案所有优先权申请的副本,对应的审查员会勾选“Some Certified copies of the priority documents have been received”或“None of the Certified copies of the priority documents have been received”,这时申请人就需要根据实际案情在缴授权费前补交优先权申请的副本。
 以上就是七星天对在美国申请过程中提交优先权申请副本的简单介绍。由此可知,提交中国优先权申请副本既可以使用传统的纸件形式,也可以通过电子途径。电子途径(包括双边交换途径和DAS途径)减少了申请人通过邮寄方式向各局递交优先权文件的繁琐程序,简化了申请人办理要求优先权的手续,进一步提高了专利审批效率。申请人可以根据实际情况选择合适的提交方式。需要注意的是,USPTO的政策时有变化,有时会让申请人颇为困扰。对于政策细节的变化以及如何监控提交优先权申请副本的情况,建议寻求专业人士的帮助。

 

 



[1]https://www.uspto.gov/patents-getting-started/international-protection/electronic-priority-document-exchange-pdx
[2] USPTO对于发明和外观申请的DAS适用国家是不同的,但中国(CN)是两者都可以。
[3]https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-9020-appx-r.html#plt_d0e320348
[4] https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s1504.html#d0e159958

 


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