美国Restriction Requirement介绍

Restriction Requirement（限制性要求，后面简称为RR）是美国专利审查过程中常见的一种审查意见，也往往是一件美国申请中收到的第一份审查意见。相比于基于创造性等实质内容的驳回，RR更不为人所知，有时会给申请人带来很多困扰。在这里就与大家分享一下出现RR的一般情况和应对手段。

严格来说，RR分为两种情况，其一是所谓的“发明限制”（Invention Restriction）,其二是所谓的“类别限制”(Species Restriction)。其目的就是要求申请人对发明或类别做出选择（election）。要注意的是，在RR中和答复RR的时候，“选择”一词的英文要用”election”，所以针对“发明限制”和“类别限制”的选择就是 invention election 和specieselection。一般而言，“发明限制”更为重要也更常见，我们就先说明一下这种情况。

根据美国联邦法35 USC121^[1]和细则37 CFR 1.142^[2]的规定，当审查员认为一件申请存在两件或两件以上独立且不同（independent and distinct）的发明时，就会下发审查意见，要求申请人选择其中一件发明对应的权利要求（后面简称为权要），这种审查意见就是RR，而其中对不同发明做出的选择要求就是“发明限制”。从审查管理的角度而言，审查员需要对申请里的权要进行检索，如果一件申请中包含多件发明，那无形中就增加了审查员的检索负担。在遵守法律的同时，USPTO使用RR也可以防止这种情况的发生。

在RR中，当审查员做出了“发明限制”，他会根据他所理解的权要中所包含的不同发明将权要进行分组（groups）。其实，类似对发明单一性（Unity of Invention）的限制，在各国和PCT申请的审查中都有^[3]，但需要指出的是，美国对发明单一性的尺度把握是比较严格的，在中国申请或PCT申请中没有单一性问题的权要组，往往会在美国申请中遭遇RR。例如，美国RR中经常会出现这样的情况，一组是关于产品的发明，另一组是关于其相关方法的发明，如下图一所示。

图一发明限制

RR中还可能包括的另一种要求是所谓“类别限制”(Species Restriction)，这是比“发明限制”更为微妙的情况。当申请说明书中记载了多个实施例（embodiments），而这些实施例在有大量相同技术特征的同时，可能还会有一些不同的特征。为了能够更好（更省时）地开展针对发明的检索，有时审查员会把不同的技术特征分为不同的类别（species）,以此为基础要求申请人选择其中一个类别作为检索的起点。例如，在一件生物技术发明的申请中，当有三种DNA序列可以完成相同的功能时，审查员有时会以此为基础分成三个类别，并要求申请人选取其中一个，审查员会以此开始检索。此处要注意的是在“发明限制”中，各个发明对应的权要不会有重合；而在“类别限制”中，很多时候某权要会包括不止一个类别，这样的权要被称为“通用权要”（generic claim）。

需要指出的是，一份RR，可能只包括“发明限制”和“类别限制”两者之一，也可能两者都包括。当两者都包括的时候，申请人要一一作答。

以上介绍了RR的两种基本情况，但申请人应该如何对其做出答复呢？从时间上来说，申请人需在RR的发文日（mailingdate）起2个月内做出答复，但该期限最多可延长至发文日起6个月，如延期则需要缴纳相应的延期费。从内容上来说，不论是“发明限制”还是“类别限制”，申请人都必须针对每种限制做出唯一的选择。这个选择是不可避免的，即使申请人认为审查员的RR毫无道理，也不能不选。稍有安慰的是，针对RR，申请人在回复中可以在选择之后指出（with traverse）或不指出（without traverse）审查员的RR不够准确。

对于“发明限制”，审查员往往在指出不同的发明的同时，还会明确告知每件发明对应的权要（如图一）^[4]。申请人在选择了其中一件发明（及其对应的一组权要）后，其余的权要将被视为撤回（with drawn）。但是，这样的“撤回”，从性质上来说和“取消”（cancelled）是不一样的。在少数情况下，这样撤回的权要还可以加回正式审查的权要组中，这样的情况被称为“重加”（rejoinder）^[5]。遗憾的是，在多数情况下，被撤回的权要最终会被取消，但这也不是说申请人被迫完全放弃这些权要了。基于美国极其灵活的分案续案制度^[6]，被撤回的权要可以在分案申请（divisional application）中再次提出，并寻求进一步的专利保护。

需要注意的是，分案申请需在母案（parent application）正式授权之前递交，并且该分案可以享受母案的优先权。对于在母案中答复了RR的申请，其重要的好处是，审查员一般不可以在分案申请中以重复授权（double patenting）的理由来驳回权要，这也意味着分案申请的保护期限有可能会延长。我们在之前的文章^[7]中讲过，当审查员认为申请存在重复授权问题时，申请人可以通过递交期末放弃（terminal disclaimer）的方式来克服这个问题，但代价是当前申请的专利保护期限和母案一致；而对于分案申请来说，如果因为“专利期限调整”（PTA）而拥有了更长的保护期限，这样的好处不会因为被迫递交期末放弃而湮灭。

对于“类别限制”，和“发明限制”一样，申请人要在审查员指出的类别中选择一个。如前所述，如果申请中有一个或多个权要包含2个或2个以上的类别，那么这些权要就会被视为通用权要（generic claim）。在选择类别时，通用权要和涵盖所选类别的其他权要会被选中，而其余的权要将被视为撤回。如果审查员在后续的审查中认为通用权要是可授权（allow）的，则可以将撤回的权要重新加入到当前的申请中，使更多的权要得到授权^[8]。

如上所述，如果申请人对审查员发出的RR存在异议，可以在答复时做出争辩（with traverse），并在答复中提供具体的理由解释为什么申请人认为RR中的“限制”（restriction）是不准确的。需要注意的是，选择是不可避免的。即使申请人决定做出争辩，也需要在答复时对发明或类别做出选择，审查员会按照申请人选择的权要进行检索。根据USPTO的规定，如果申请人对RR的回复是有争辩（with traverse），审查员需要进一步对争辩做出回应。这样的回应可能是审查员同意自己出了错，撤回RR，但更可能是审查员发出Final RR，还坚持自己之前的RR是正确的。申请人在收到在Final RR 后，可以向USPTO提出申诉（petition），由USPTO相应的技术中心（technology center）做出是否维持RR的决定。能够提出petition，这就是进行争辩的主要好处（在不争辩的时候是不能提出petition的）。根据实务来看，多数情况下（即RR不算离谱的时候），建议申请人最好选择不做争辩（without traverse）。因为即便做出争辩，成功的概率也比较低，在能够递交分案的情况下略显得不偿失。

以上是对Restriction Requirement和回复对策的简单介绍。在实务中，申请人可以根据商务和发明的具体情况来调整申请中的权要，在清楚 “是否会有RR”、“会有什么样的RR”、以及“收到RR如何应对”的情况下提前布局，使得专利保护范围更广、稳定性更高，并对申请过程形成更好的掌控。尽管这里所述不少，但其实也只是皮毛而已，实际操作过程中遇到的情况可能会更为复杂。如果大家有任何问题，欢迎联系七星天，我们会提供专业的咨询服务。

[1]https://bitlaw.com/source/35usc/121.html

[2]https://www.bitlaw.com/source/37cfr/1_142.html

[3]严格来说，在美国的体系中，“发明限制”（InventionRestriction）和“发明单一性”(Unityof Invention) 是两个相关但不完全同的标准，简言之就是前者比后者更为严格。在某些RR中其实也会Unityof Invention（作为Invention Restriction的替代）标准的，如PCT直接落地的美国国家阶段申请中使用的不是 Invention Restriction，而是Unityof Invention标准，这时RR中提出的是Lackof Unity of Invention。其他的美国非临时申请使用的是InventionRestriction. 由于这一点的区分比较细微，此处正文中就不详述了。粗略来着，RR中的LackUnity of Invention 可以看作 InventionRestriction的一种特殊情况。

[4]但这其实不是必须的。有少数时候审查员会指出不同的发明，但不明言其所对应的权要。另外，有时审查员会犯错，即其描述的发明和权要不对应。这都要求申请人仔细研读RR。

[5]请见美国专利审查指南 MPEP 821.04的相关规定，https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s821.html

[6]请见我方于2019年3月21日发布的文章《美国专利制度中的续案申请》，链接为https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4NTQzODMwNw==&tempkey=MTA1MF85SVJEbjh2S1E5VWM5MklUOFktVjhoXzd2YndmOFl5aHVOTlZOdU4yZF9EdDRpQjZSQm5PVTJXWlo5QUp1QU5pMkdQU1pEaFBXQ0puMmhoQVcyZy1FblhLcEJaekFHVllGQVFad19fRmFRaVowVU03eE0tZjFQbDlCdV9RZnpEMWtKbHZfZFNMeERyQWU5NFpJZjhwSlNVem1aU0xOM2VEOWpZYlNBfn4%3D&chksm=07d2fa2430a57332a584dbbecd30ec323f4f7fc796da02c2c5445d5b68e246a17ea087532fb3#rd

[7]请见我方于2019年11月13日发布的文章《美国专利申请的期末放弃（TerminalDisclaimer）》，链接为https://mp.weixin.qq.com/s/YBHoMdmdhJqW9ds8ncOfJg

[8]请见美国专利审查指南MPEP806的相关规定，https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s806.html

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