美国专利申请中的几种需签署文件简介（上）

随着中国企业日益壮大和知识产权保护意识的提升，越来越多的公司不仅会递交中国国内的专利申请，也会将目光放在海外，尤其是向美国等国家递交专利申请，从而完善自身的专利布局，来保护公司的核心技术。

根据美国法律和实施细则的规定，申请美国专利需要递交多种文件。有些文件由代理人准备即可，但是还有一些文件是需要由发明人或申请人签署的。在需要签署的文件中，比较常见的包括以下三种：委托书（Power of Attorney；POA），转让协议（Assignment），以及宣誓或声明（Oath or Declaration）。本文将向大家介绍POA和Assignment。Oath or Declaration更为复杂，将在下一篇介绍。而本系列的最后一篇，将会说明在一些特殊的情况下（如发明人无法签字）对需签署文件的处理方法。

如有需要申请美国专利的申请人，可以参考本系列文章了解学习，以免因签署文件处理不当延误申请的递交或是导致产生不必要的官费。

委托书 - POA

根据美国专利法实施细则37 CFR 1.32给出的定义，POA（即Power of Attorney，委托书），是专利所有人（Principal）授权一个或多个专利代理人（Patent practitioner）或共同发明人代表委托人行事的书面文件。

从实务上来说，POA是专利申请人（applicant）或专利所有者（patent owner）签署的一份文件，授权专利律师或代理人代表其处理专利申请过程的相关事宜。

POA可由代理人或申请人自行准备，美国专利商标局也提供POA标准表格https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/aia0080.pdf，由于POA一般也会由代理人这边具体准备，且签署比较简单，所以此处就不为大家详细介绍其具体内容了。

如果发明人委托代理人处理专利申请相关事宜，那么发明人可以直接签署POA。

如果申请人为公司/学校或其他的组织（这也是最常见的情况），那么POA需要公司/学校/组织代表签署，且是需要能够明确代表公司/学校/组织的管理层签字^[1]，POA文件内也需要写明签字者的职位。在常规操作中，我们会建议客户让总裁、CEO、经理、或部门主管（如IP部门主管）等签字。

举个例子，某大学曾委托我司递交美国专利申请。但在签署POA时，该大学提出由学校的一名不担任行政职务的教授来签。我司只能与学校沟通，说明教授这一职位并不能够代表学校管理层，所以由教授来签POA不合适，最后该大学同意由其校长签字。大家也可以从中了解，POA签署者的职位必须能够明确代表申请人。

在美国申请中，递交POA是不收费的。与很多国家不同，美国的专利申请其实是不强制要求递交POA的。但是，在实务中，交POA基本是必须的。这是因为POA是递交其他一些文件的先决条件。例如如果代理人要帮申请人递交期末放弃（Terminal Disclaimer）^[2]，则代理人必须在此申请中已经递交过合格的POA才行。如果没有合格的POA，代理人是不能递交期末放弃的。所以，根据实际经验，POA最好在申请进入实质审查之前就递交。这样，当代理人需要代表申请人递交某些文件时，不会因为没有POA备案而手忙脚乱。所以，尽管POA不是强制必须递交，但还是建议申请人尽快签署并递交POA，以便代理人可以“名正言顺”地协助处理申请事宜。

Assignment是一方将其所拥有的专利申请或专利的部分或全部的权益（right, title andinterest）转让给另一方的书面文件。将Assignment文件在美国专利商标局（USPTO）指定的EPAS系统^[4]进行登记，能够公示对专利或专利申请的所有权，防止因为所有权不明而引起的纠纷。

USPTO规定了Assignment中应包含的内容，但没有提供模板。简单来说，Assignment需要包含转让方的名字、受让方的名字及地址、对转让的专利或者商标提供申请号或专利号、对转让的权益进行详细的定义和描述、Assignment执行日、受让方签名等内容。

Assignment的出让方和受让方可以是个人，也可以是公司。最常见的Assignment是发明人把其权益转给了申请人（如公司或学校）的协议。要知道，美国的专利系统，遵从的是“一切源于发明人”这个原则，即如果没有明确的转让文件，默认是发明人对专利（或申请）有所有权的。这个理念虽然在2012年的新专利法案通过之后略有改观，但还是需要明确发明人把专利或申请的权益转让给了申请人。在实务中，绝大多数的发明都是职务发明，其所有者是发明人的雇主，即申请人（如公司或学校），如果不递交从发明人向申请人的Assignment，两者对专利的所有权就不够明晰。因此，通过递交Assignment来指明从发明人向申请人的权益转移就变得非常重要了。

（1）对于Assignment，USPTO没有提供具体模板，但不同代理机构一般会有自己的模板。例如，有的机构会将Oath or Declaration与Assignment制作成一份文件。这样虽然签署时更简单，但把两份法律意义截然不同的文件混在一起也可能会留下隐患。因此，我司的惯例是分开制作Declaration与Assignment，而且针对不同客户，基于不同客户的要求会有不同的Assignment的模板。另外，我司的建议是，在条件允许的情况下，Assignment文件内容中包括witness（见证者）的签字，即让见证转让人签字的见证者也签署Assignment，使Assignment文件更完善。

（2）当前很多公司规模较大，存在子公司或分公司，若申请公司有子公司或分公司，则最好要注意发明人的劳动合同归属公司。如，发明人是直属于子公司B的雇员，但专利的申请人为母公司A。那么，最理想的状况，应是发明人先将权利转给B，B再转A，即需要两份Assignments。这样可以最大程度避免日后专利权人纠纷的潜在隐患。只有在不得已的情况下，才只用一份Assignment，由发明人直接转给A。

（3）根据USPTO专利审查手册（MPEP）Chapter 300 Ownership and Assignment-313所述：除了Assignment这种构成专利权转移或者变更的文件需要在USPTO指定网址登记外，其他与专利权益相关的文件也应该被登记，尤其是像许可协议（License Agreements）和担保协议（Agreements which convey a security interest），以便公众获悉与专利权相关的信息。

上面我们提到了，登记Assignment是在EPAS（Electronic Patent Assignment System）里登记（https://epas.uspto.gov/），登记时需要上传Assignment的电子版（一般是pdf文件），并输入各种相关信息。一般两到三天后USPTO会下发官文（Notice of Recordationof Assignment），其中主要是含有转让人、受让人、Reel/Frame号信息。这个Reel/Frame号类似告知登记的Assignment已经备份在哪排哪列，有了这个号码可以查到登记过的Assignment。

上面我们提到劳动合同以及劳动合同中常含有公司员工即发明人的知识产权劳动成功归属于公司的话语，那么当发明人离职或找不到时，劳动合同就可以替代Assignment，也可以同样在系统登记。但是需要注意，如果劳动合同是中文的，那么只有一起递交一份英文翻译，美国专利商标局才会接受^[5]。

关于发明人无法签字情况，作为公司需要怎么做才能更好地处理，我们会在签署文件（下）中进一步展开，本处不做过多讲解。

[1]美国专利法37 CFR 1.32：The power of attorney must be signed bysomeone who is authorized to act on behalf of the assignee-applicant (i.e., aperson with a title that carries apparent authority, or a person who includes astatement of authorization to act.).

[2]美国专利法35 U.S.C. 253：A terminal disclaimer filed in a pendingapplication that was filed on or after September 16, 2012 must be signed by theapplicant or an attorney or agent of record.

https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s1490.html

[3]https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-0300.html

[4]美国专利法37 CFR 1.63：Assignmentssubmitted via EFS-Web will be made of record in the application, and will notbe forwarded to the Assignment Recordation Branch for recordation by theOffice. Recording of assignments may only be done electronically in EPAS(Electronic Patent Assignment System). 

https://epas.uspto.gov/

[5]美国专利法37CFR 3.26：The Office will accept and recordnon-English language documents only if accompanied by an English translationsigned by the individual making the translation. The assignment document, ifnot in the English language, will not be recorded unless accompanied by anEnglish translation signed by the translator.