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关于东南亚国家实审方式介绍(下) —— 泰国、马来西亚

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在上篇中,七星天与大家分享了新加坡实审选择的一些基础知识。在本篇中,七星天将再分享另外两个东南亚国家的实审方式介绍——泰国和马来西亚。
泰国(TH
实审期限
泰国实审期限比较特殊,是自泰国申请公布日起5年之内可提交实审请求,此实审期限不可延期
实审方式
泰国申请实审方式种类繁多,共有5[1],下面我们将逐一进行介绍。
a. 修改式审查方式Modified Examination
该方式是基于其他同族授权专利的预授权审查方式,即根据简单专利族、复杂专利族、扩展专利族、本国专利族、内部专利族和人工专利族中其他的授权申请对泰国专利申请进行审查。简言之,可以根据泰国同族授权专利的授权权要来修改泰国专利申请的权要,从而加快泰国专利申请的实质审查流程。一般来说,如果泰国审查员认为外国审查员的检索审查结果和授权的权要符合泰国专利法和审查指南的要求,则很可能会同意并遵循相应同族申请的授权结果,使泰国申请获得授权。
优点:可以加速审查;具有成本效益。
缺点审查员可能会要求申请人按照与其他同族专利一致的权要修改方式对泰国权要进行修改,针对修改后的泰国权要再进行审查。
具体而言,需把泰国申请权要修改内容和同族授权专利申请授权的权要保持一致,其中包括修改的泰国权要数量需保持一致;修改的泰国权要保护范围不可扩大;修改的泰国权要根据泰国专利法要求不可包含不可专利性主题;修改的泰国权要需要满足单一性要求;修改的泰国权要需要根据泰国专利法要求满足可专利性要求。
修改后的泰国发明专利申请易受同族专利被撤回后的消极影响。
举例而言,如果同族欧洲专利申请授权后收到第三方(通常是申请人的竞争对手)提出的异议,认为该欧洲专利不应该获得授权,那么同族欧洲专利申请面临的异议程序将会推迟泰国专利申请的审查。如果欧洲专利申请异议程序的结果是负面结果(即相应的欧洲授权专利被撤销),那么基于欧洲授权专利提交审查的泰国专利申请将会因为相应的欧洲授权专利被撤销而收到泰国专利局审查员提出的异议而被驳回。
进一步而言,尽管泰国申请的同族专利已授权,泰国申请本身权要也按照同族授权专利的权要进行了一致的修改,泰国专利局的审查员仍然会对现有技术进行检索来证明是否和外所审查员检索结果一致。如果他们不同意外国审查员检索结果,比如,他们发现现有技术的其它参考文献,则会发布一份审查报告,审查报告中会针对相应同族授权专利相一致的一组泰国权要提出异议。在这种情况下,申请人可以保留权要,并针对审查员的异议进行抗辩,同时引用现有技术。如果抗辩成功,泰国专利申请将根据申请人先前提交的支持泰国专利审查的相应同族授权专利结果,授权该泰国专利申请。
提交要求1. 同族专利授权公告文本(如同族授权的权要为非英文,需要提供英文翻译);2. 同族专利的审查报告或者预授权通知书(如其内容为非英文,需要提供英文翻译);3. 与同族授权专利内容一致的泰语说明书。
预估的费用:官费2美元(修改式审查方式无官费,这里的2美元是指针对同族授权的权要修改泰国专利申请的费用,如果同族授权的说明书无修改,则专利局无需收取该费用),律所服务费约740-940美元。
b. 澳大利亚知识产权局检索方式(Search by IP Australia
该方式以澳大利亚知识专利局作为检索官方机构,所有检索内容将会成为泰国实审的基础。具体而言,如果申请人提交了澳大利亚知识产权局检索方式的实审请求,泰国专利局将指定澳大利亚知识产权局对现有技术进行检索,并对该发明的可专利性进行总结。澳大利亚知识专利局完成检索之后,会将检索结果提供给泰国专利局。泰国专利局审查员将审阅该检索结果并将其作为后续进行泰国专利审查的基础。泰国审查员将根据《泰国专利法》的相关内容要求,如可专利性(第5条)、不可专利性主题(第9条)、清晰性(第17条)、发明的单一性(第18条)等进一步审查。如果泰国审查员认为该泰国专利申请不符合《泰国专利法》中任何一个或多个要求,审查员将发布审查意见,即下发OA
如果同族的澳大利亚申请获得授权,申请人希望借助此授权结果提交泰国审查,则此种情况下可以选择第一种实审方式,即修改式审查方式(Modified Examination)。
优点:如果申请人无法提供优先权检索报告或相应的同族申请,该方式b可以作为方式a的替换选项。
缺点:审查周期长;不具有成本效益。
提交要求1. 实审请求表格; 2. 最新的泰语权要的英文翻译(由泰国律所提供)。
预估的费用:官费约2,535美元,律所服务费约250美元。
c. 泰国机构检索方式(Search by Thai Organization
该方式由泰国专利局授权的泰国机构(比如:泰国大学)作为检索的权威机构。所有的检索结果将会成为泰国专利申请实审的基础。具体而言,如果申请人提交了泰国机构检索方式的实审请求,泰国专利局将指定泰国机构对现有技术进行检索,并对该发明的可专利性进行总结。该泰国机构完成检索之后,会将检索结果提供给泰国专利局。泰国专利局审查员将审阅该检索结果并将其作为后续进行泰国专利审查的基础。泰国审查员将根据《泰国专利法》的相关内容要求,如可专利性(第5条)、不可专利性主题(第9条)、清晰性(第17条)、发明的单一性(第18条)等进一步审查。如果泰国审查员认为该泰国专利申请不符合《泰国专利法》中任何一个或多个要求,审查员将发布审查意见,即下发OA
优点:该方式c可以作为方式b比较具有成本效益的替换选项。
缺点:审查周期长;检索结果可能不全面。
提交要求:实审请求表格(由泰国律所提供)。
预估的费用:官费约70-670美元(取决于权要数量),律所服务费约250美元。
这里的官费需要说明一下:根据泰国专利局2007329日下发的通知,泰国国内检索机构包括国家科技发展署、朱拉隆功大学知识产权学院、蒙库特国王的拉德卡邦理工学院、玛希多大学应用与学术服务中心、马希多大学药学院、蒙库特国王的通布里理工大学、梅州大学、诗纳卡宁威洛大学、宋卡王子大学、乌汶皇家大学、佛统皇家大学、那空沙旺皇家大学、孔敬大学、清迈大学、东方大学、皇家理工大学、国王蒙库特的北曼谷科技大学、苏兰拉里理工大学。
国内检索机构(泰国多所大学机构)进行检索,包含传送费1,000泰铢和检索费(基于权要数量收费,1,500泰铢/条,最高不得超过20,000泰铢。即官费范围为2,500泰铢至20,000泰铢,约70-670美元。此费用与使用国外检索机构(澳大利亚专利局)进行检索(1条及以上的权要官费不得超过60,000泰铢,约2535美元)相比,要低廉很多。
d. 东盟专利审查合作方式(ASPEC-The ASEAN Patent Examination Co-operation
东盟专利审查合作项目(The ASEAN Patent Examination Co-operation)是一个加速审查项目,主要基于在其他东盟国家的知识产权局(比如:文莱达鲁萨兰国、柬埔寨、印度尼西亚、老挝人民民主共和国、马来西亚、菲律宾、新加坡和越南)递交的相关同族申请的审查结果进行审查。
优点:该方式可以保证实审完成的时间(比如6-8个月之后会出OA);具有时间成本效益。
缺点:泰国审查员并不受其他东盟专利局的审查结果约束,即使同族申请在其他国家授权,泰国申请也可能被拒。
提交要求1. 东盟实审请求表;2. 任何东盟知识产权局下发的同族专利申请的检索报告副本及其英文翻译文本;3. 权要文件(至少包含有一项被东盟知识产权局认可的权要及其英文翻译);4. 与同族授权专利内容一致的泰语说明书。其他可选文件有:权要对照表、书面意见副本、现有技术列表。
预估的费用:官费2美元(东盟专利审查合作方式无官费,这里的2美元是针对同族授权的权要修改泰国专利申请的费用,如果同族授权的说明书无修改,则专利局无需收取该费用);律所服务费约990-1190美元。
e. 泰国专利局和日本专利局合作进行的PPH加速审查试点项目方式(PPH Pilot Program between TH DIP and JPO
该方式是基于同族日本申请进行加速审查的一种方式,递交的申请需要符合日本专利局-泰国专利局专利PPH加速审查试点项目的要求。具体而言,只要同族的日本申请收到任何一份官方通知,比如授权通知书(Decision to Grant a Patent)、审查意见通知书(Notification of Reasons for Refusal)、驳回通知书(Decision of Refusal)、上诉通知书(Appeal Decision),里面包含相应的可授权的权要,即可提交该实审方式。
优点:该方式可以加速审查;与方式d.东盟专利审查合作方式相比,需要递交的文件数量较少。
缺点:仅限于现阶段已经递交的日本专利申请;日本专利申请撤回易导致泰国专利申请受影响。
提交要求1. PPH加速请求申请表;2. 由日本专利局下发的最新的审查意见(OA)或授权缴费通知书(Notice of Allowance)的副本及其英文翻译文本[2]3. 由日本专利局授权的权要副本及其英文翻译文本[3]4. 日本专利局审查员引用的参考文献;5. 权要对照表;6. 与对应的同族专利内容一致的泰语说明书。
预估的费用:官费2美元(泰国专利局和日本专利局合作进行的PPH加速审查试点项目方式无官费,这里的2美元是针对同族授权的权要修改泰国专利申请的费用,如果同族授权的说明书无修改,则专利局无需收取该费用);律所服务费约620-820美元。
马来西亚(MY
实审期限
马来西亚实审期限,是自PCT申请日起4年之内,此实审期限可延期。可以在4年期限之内申请延期1年,即自PCT申请日起5年之内也可提交实审请求。如未按期提交实审请求,则马来西亚专利申请将被视为撤回。(如果是巴黎公约落地马来西亚,则自申请日起18个月内提交实审请求)。
标准实审官费部分,覆盖的权要数量为10条。权要数量如果超过10条,需要缴纳超权费,超权费为20MYR/条,即约5美元/条。
实审方式
马来西亚申请实审方式包含2种实审方式,以下为详细说明。
方式一标准实审方式(Normal Substantive Examination
该方式为基于同族申请审查检索或授权结果进行的常规、全面及实质性的一种审查方式,期限为自PCT申请日起4年内。提交了标准实审请求之后,大约2-5年可以获得授权或最终驳回通知。
需要提交的材料有:
1)提供相关同族申请(如PCTAUEPJPKRUSUK)的申请信息[4];该信息的提交并不会影响实审速度,因为马来西亚专利局审查员不会等该信息提交之后才进行审查。如该信息未提交,审查员也不会在审查阶段核查是否提交了该信息,甚至可能在提交该信息之前会让马来西亚专利授权。但是,提交同族申请信息是作为申请人的一项职责,这些信息如未提交,则有可能导致专利无效。
同时,该同族申请信息只需要提交一次;马来西亚专利局不要求申请人实时提交更新的同族申请信息,这和印度专利局有所不同,印度专利局要求只要同族信息有更新,就必须向专利局提交更新的同族专利申请信息表格,即Form 3
2)同族授权号或审查检索报告(如已授权,可直接提供授权文本,如未授权,则提供最新的审查意见检索报告。原则上是所有的审查检索报告都需提供,但专利局审查员一般接受最新的审查意见检索报告)[5]
3)如果审查检索报告非英文,则需要提供英文翻译文本[6]
该方式的官费255美元,律所服务费约255美元,以上费用不含税费。
如果是先提交标准实审方式,之后另再单独后续补交上述所提的三项同族申请的支持文件(同族申请信息、同族授权号、最新审查检索报告或授权文本),涉及额外服务费约195美元(如需)。
需要注意的是,按照马来西亚专利法要求,马来西亚延迟请求包含延迟审查请求(deferring the request for examination)和延迟提交同族信息和相关文件(deferring the filing of information and documents of corresponding applications)。有时申请人提交马来西亚申请时,可能暂时无法提供同族(如PCTAUEPJPKRUSUK)的申请信息、同族的授权文本或者检索报告,那么可以选择在提交标准实审方式的同时提交延迟提交同族信息请求(request for deferment),即申请人也可在PCT申请日(PCT落地)或申请日(巴黎公约落地)起5年内可以后续补交这些同族信息或者授权文本或者检索报告。
方式二修改式实审方式(Modified Substantive Examination
该方式为必须基于其它授权同族(如AUEPJPKRUSUK)权要提交实审的方式,期限为自PCT申请日起4年内;提交了修改式实审请求之后,大约1-2年可以获得授权。
需要提交的材料有:
1)需要提供相关同族申请(如AUEPJPKRUSUK)的授权文本[7]
2)如相关同族申请(如AUEPJPKRUSUK)的授权文本是非英文,则需要提供授权文本的翻译文本(即,如果是同族日本申请和韩国申请,需要同时提供英文翻译文本);
3)马来西亚申请说明书修改需要和其同族授权专利说明书内容保持一致[8]
该方式的官费150美元,律所服务费约470美元,不含税费。
因为马来西亚专利法大都与英国专利法或者欧洲专利法同出一脉,如果申请人希望提交修改式实质审查方式,则可以优先选择基于授权的英国(UK)或者欧洲(EP)同族专利申请进行提交。
需要注意的是,申请人可以选择递交马来西亚申请选择提交修改式审查方式,但是必须同时提交相关同族申请(如AUEPJPKRUSUK)的授权文本(或英文翻译)。和标准实审方式不同的是,修改式实审方式提交同族授权文本(或英文翻译)的期限是不可延期的。即使同族申请处于预授权阶段,也无法提交修改式审查方式。
延迟提交实审请求(Deferment of Examination
我们上文中介绍的马来西亚的两种实审期限,都是自PCT申请日起4年之内。此实审期限可延期,可以在4年期限之内申请延期1[9],即自PCT申请日起5年之内可提交实审请求。如未提交实审请求,则马来西亚专利申请将被视为撤回。
提交延迟实审请求的指示同时需要提交相关同族申请(如PCTAUEPJPKRUSUK)的申请信息。[10]延迟审查请求一旦提交,专利局受理延期请求之后可以将实审期限再延迟12个月,届时申请人将无法再提交延期申请[11]。提交延迟提交实审请求无官费。
实际上,马来西亚实审请求提交的时间早晚并不影响马来西亚专利局审查的速度。马来西亚专利局审查员只会依据马来西亚申请的申请日期而非实审提交的日期来进行审查。因此,我方海外合作律所建议申请人可以在临近4年实审期限前时提交实审请求,或者如在4年实审期限内暂无法提供同族相关文件,则可以申请延期12个月提交审查请求(即实审期限将延长至5年实审期限),届时等待所需文件都可以获取之时再提交标准实审方式(Normal Substantive Examination)或者修改式实审方式(Modified Substantive Examination)。需要强调一点,申请人一旦选择了标准实审方式(Normal Substantive Examination),则无法再选择修改式实审方式(Modified Substantive Examination)。
   以上是对泰国和马来西亚实审方式的介绍。由于东南亚国家的实施方式比较多,所以借此机会和大家再一起细细分享一下。文章末尾,随附上有关其它一些东南亚国家的实审期限的信息供大家参考。
印度尼西亚(ID)提交实审期限:自PCT申请日起36个月内;免费权要10条(权要数量如果超过10条,需要缴纳超权费40,000 IDR/条,约3美元/条)。
越南(VN)提交实审期限:自最早优先权日起42个月内;无权要数量限制(但如果至少存在2个独权,则每个独权需要每年缴纳维持费 5 USD[12])。
菲律宾(PH)提交实审期限:自菲律宾申请提交之日起6个月内;免费权要5条(如果权要数量超过5条,会收取超权费,大实体360 PHP/条,约8美元/条,小实体180 PHP/条,约4美元/[13])。



[1] 2019-09-11-Publication report-20615-0052TH00
[2]可提供机器翻译版本,但审查员如果认为机器翻译版本不太容易理解,则会要求申请人提交人工翻译的版本。
[3]可提供机器翻译版本,但审查员如果认为机器翻译版本不太容易理解,则会要求申请人提交人工翻译的版本。
[4] the filing details (i.e. country, serial number and filing date) of allcorresponding
applications made in Australia, the EuropeanPatent Office, Japan, Korea, the United
Kingdom, the United States and under the PCT;
[5] the serial numbers of any AU, EP, JP, KR, GB and US patents granted onthe above
Applications; and the available search andexamination reports of the above applications, except where
a patent has been granted a copy of the patentmay be provided instead.
[6] Any search or examination report that is not in English must beaccompanied by a verified
English translation thereof.
[7] a certified copy of the foreign patent, certified as true by thegranting patent office
[8] Amendments of the description, claims and drawings of the inventionclaimed in the captioned application so as to be in substantial conformity withthe granted patent.
[9] It is possible to extend the deadline for requesting examination byfiling a request for deferment of examination within four (4) years from theinternational filing date.
[10] Request shall be accompanied with information of correspondingapplications in the United States, United Kingdom, Australia, Japan, Korea, EPOor any EPC country, i.e. country filed, application number and date ofapplication lodged.
[11] Upon filing a request for deferment, the final non-extendible deadlinewill be 5 years from the international filing date for both substantiveexamination and modified substantive examination (i.e. deferred for 12 months).
[12] Schedule of charge in VIETNAM 2018
[13] Annex PH.I, page 1 of PCT Applicant’s Guide-National Phase-NationalChapter-PH