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简说日本和欧洲专利申请分案制度

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分案制度[1]的背景
近年来,申请人和代理人越来越多的通过各种途径寻求对技术进行更为充分的专利保护。其中,分案申请也成为申请人关注的技术保护途径之一。
分案制度的设立一般是与专利申请的单一性原则相对应的。一件专利申请应当限于一项发明创造,这是专利申请中对于单一性原则的规定,而该原则也被各国专利法普遍采用。设立单一性原则,可以更好地让专利局对专利申请进行管理、检索和审查,也便于日后专利权人行使权利和承担义务,更便于专利权保护范围的准确界定以及公众对专利文献的有效使用。同时,也防止申请人只支付一件专利申请的费用而获得对几项不同的发明创造的保护[2]
另外,在专利申请或审查过程中,经常会发现原始申请中存在不符合单一性的发明创造或者在原始申请中未予以保护的发明创造,在这两种情况下,如果不给申请人提供途径对原始申请中未能保护的发明予以保护的话,那么申请人的这些发明创造将捐献给公众,这显然对申请人的利益造成了不应有的损失。为了给申请人因不符合单一性原则或者在申请人由于疏忽未将其发明创造予以保护的情况下提供救济手段,各国也相应地设立了专利申请的分案原则[3]
中国的分案制度,我们已经在之前的文章中跟大家做过分享,详见中国专利申请分案递交中的问题解读。本次我们将向大家重点介绍一下日本和欧洲的分案制度。
日本的分案制度
根据《日本专利法》第44条规定,如果一件申请中包含两件或两件以上发明,申请人可以拆分专利递交分案申请。如果经审查,该分案申请的相关情况符合专利法要求,那么该分案可以享受与母案相同的申请日[4]
1、分案提出人
根据专利法441)规定,分案的申请人与母案的申请人需要保持一致。
2、分案提出时间
1)专利申请递交后,只要在可以递交补正的时间内,都可以递交分案申请。具体的:
a. 收到第一次审查意见通知前任何时间;
b. 审查意见通知书发文日起3个月内;
c. 自提出复审请求之日起3个月内。
2)在日本专利局(Japan Patent Office, JPO)作出授权决定起30天内。
3)在JPO发出驳回决定后3个月内。
3、分案申请的实质要求
在上述部分,我们介绍了分案提出的形式性要求。对于分案申请的提出,除了满足申请人和申请时间的要求,还要注意JPO对于分案内容的实质性要求:
1)说明书中包含超过一件发明;
2)分案申请的内容需要在原说明书的范围内。
在申请人提出分案请求后,审查员将对分案内容进行初步审查,如果审查员认为申请人递交的分案申请符合分案递交的标准,则该分案申请进入正常受理阶段。如果审查员认为该分案申请并不满足上述要求,将下发驳回意见书。如果审查员经过审查,无法准确判断该分案申请是否满足实质要求,则会依据专利法1941)要求申请人提交以下材料:
1)原说明书中修改过的部分;
2)书面说明,解释原说明书对分案权要的支持。
4、提出分案申请的基础
分案申请的提出可以基于母案申请,也可以是基于已有的分案申请继续提分案。
欧洲的分案制度
欧洲专利法同样有单一性的规定,如果一件申请包含了超过一个发明点,申请人通常需要以分案的形式对超出的部分加以保护,分案可以享受与母案相同的申请日和优先权[5]本文由七星天整理。如需使用请与七星天联系获取授权,并注明出处。
1、分案提出时间
2014年以前,欧洲专利局(European Patent Office, EPO)对于分案提出的时间有比较严格的规定。而自201441日新规生效后,EPO废除了有关提交欧洲专利申请分案期限的条款。根据新规,对于任何未授权的欧洲专利申请,都可以提出分案申请。具体的:
1)在申请进行中,可以主动申请分案;
2)在先欧洲申请已经收到官文被告知案件即将授权,在授权日前还是可以提起分案申请;
3)如果在先欧洲申请被驳回,在上诉期内,分案申请仍可有效地提出。
2、分案申请的实质要求
根据《欧洲专利公约》(European Patent Convention,EPC[6]761)条规定,分案申请仅可以针对母案的主题提出,其权利要求的范围不能超出所提交的母案申请的内容。另外,虽然EPC中没有明确限制重复授权double patenting)的条款,但是如果分案申请与母案申请的权要保护范围完全一致,也是不允许的。
在申请人提出分案请求后,审查员将对分案内容进行审查,如果审查员认为申请人递交的分案申请符合分案递交的标准,则该分案申请进入正常受理阶段。如果审查员认为该分案请求不符合相关规定,则会下发驳回通知书,申请人可以通过修改分案申请的内容来应对驳回。本文由七星天整理。如需使用请与七星天联系获取授权,并注明出处。
3、提出分案申请的基础
分案申请的提出可以基于母案申请,也可以是基于已有的分案申请继续提分案。
小结
众所周知,发明专利申请的确权周期往往很漫长,但商业市场的局势发展却是瞬息万变。如果申请人在一项发明专利申请中涵盖更多的技术点,并采用各种策略保持专利“pending”状态,就可以随时跟进竞争对手的情况,以分案形式见招拆招,制约对手。
与中国分案制度对比,日本专利制度以及欧洲专利制度对于分案的要求相对更灵活,申请人有更多的机会提出分案请求。对应的,申请人如果有递交日本、欧洲专利申请的计划,建议灵活运用其分案制度,更好地完成专利布局。

 



[1]严格来说,分案这个词在各个国家的专利系统中定义是不完全相同的,但基本是指与原始申请(或称母案)的保护范围不同的、基于原始申请的新申请。相比之下,美国的分案是明确指出和母案保护范围完全不同的申请,和续案(与母案保护范围有重合的申请)是严格区分开的;而中、日、欧没有明确的续案制度,所以在实务中,这些国家分案的范围是比较广的。
[2]参见尹新天(主编):《新专利法详解》,北京:知识产权出版社20018月第1版,页223-224
[3]参见尹新天(主编):《新专利法详解》,北京:知识产权出版社20018月第1版,页225
[4] https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/06_0101_e.pdf.
[5]  https://www.epo.org/applying/european/Guide-for-applicants/html/e/ga_c5_8.html.
[6]  https://www.epo.org/applying/european/Guide-for-applicants/html/e/ga_c5_8.html.