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最终驳回后再考虑试行计划2.0(After FinalConsideration Pilot, AFCP)简介

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在之前的文章中,我们介绍到申请人向美国专利商标局(USPTO)递交专利申请后,如果审查员认为申请具有可专利性方面的缺陷,会针对这些缺陷向申请人发出驳回(RejectionOffice Action的一种)。如果在收到非最终驳回Non-Final Rejection,又称 Non-Final Office Action)后,针对审查员指出的缺陷,申请人做出的答辩或修正没有成功克服先前的缺陷,那么申请人很有可能会继续收到审查意见;在大多数情况下,这封审查意见会是最终驳回意见书Final Rejection,也是Office Action的一种,以下简称最终驳回)。
收到最终驳回后,从程序角度来说实质审查已经基本结束,权要的内容已基本锁定,审查员有充足的理由拒绝考虑申请人提交的修改与争辩,申请人相对应的可采取几种手段:1. 永远的试行途径-AFCP2. 最常见的手段-RCE3. 最极端的手段 – Appeal。我们在之前的文章中有对这几种方式的简要介绍。但因为篇幅原因,之前未对各种选项细节详细展开,详细可见美国申请收到“最终驳回”,还有其他补救办法吗?美国申请收到“最终驳回”,还有其他补救办法吗?(续)。这次我们就单独介绍AFCP的详细情况,希望对申请人有所帮助。
一、AFCPAFCP 2.0
20123月,美国专利商标局推出了一项最终驳回后再考虑试行计划(After Final Consideration Pilot, AFCP)。这一计划旨在改进先前的最终驳回后程序,允许申请人在收到最终驳回意见后小幅修改权利要求,促进专利授权,且又避免昂贵的继续审查请求(Request for Continued Examination, RCE)。2013519日,美国专利商标局启动了AFCP 2.0项目,这一项目暂定延期至2021930[1]。尽管已经有8年历史,AFCP一直是一个试行的途径,但在可以预见的将来还会一直存在。
与最初的AFCP相比,AFCP 2.0有三大特色:1. 申请人必须主动递交文件要求参加AFCP 2.02. 参加AFCP 2.0时递交的答复内容必须包含至少对一条独权的权要修改;3. 如果递交的答复不能促使申请授权,那么审查员可以要求与申请人就答复内容进行沟通访谈(interview[2]本文由七星天整理。如需使用请与我公司联系获取授权,并注明出处。
二、AFCP 2.0的机制
应对最终驳回的另外一种常见手段是递交继续审查请求(Request for Continued ExaminationRCE),不过RCE的官费很高,自2020102USPTO调整官费后,第一次RCE的官费已涨至1360美元/大实体。所以USPTO推出AFCP 2.0项目,旨在减少RCE的数量并鼓励申请人和审查员之间加强合作以有效推进对申请的审查进程。AFCP 2.0提供了有限的时间,供审查员考虑最终驳回的答复。审查员还将利用AFCP 2.0分配给他们的时间与申请人针对答复进行访谈[3]
AFCP 2.0程序下,审查员将被分配一定的额外时间(Non-production hour)来考虑该答复[4]。对于发明申请和植物申请而言,该额外时间不超过3小时,可被审查员分别分配到访谈(最长1小时)和审查(最长2小时)中,或者全部分配到审查中。对于外观设计申请来说,额外时间不超过1小时。
收到答复与AFCP 2.0请求后,若是答复需要的检索与审查不需要额外时间,或者需要的时间在AFCP 2.0项目允许的时间内,审查员会仔细参考答复文本决定申请是否可以获得授权。如果申请可以获得授权,那么审查员会下发授权及缴费通知(Notice of Allowance)。若是申请不能授权,审查员则需要与申请人进行访谈(除非无法联系到申请人或其代理人)。通常情况下,申请人或其代表也可在此访谈中进一步讨论能获得专利授权的可行性修改。但是也有另一种情况,如果审查员认为递交的答复需要进一步深入地检索与审查,而审查员需要的时间远多于AFCP 2.0项目提供的时间,那么审查员很有可能会以Advisory Action(指导意见)的方式下发与原先一致的驳回答复,要求申请人递交RCE
如果申请人经过初步评估,认为答复只需要审查员花费有限的时间进行检索审查就可以使申请授权,那么AFCP 2.0项目是申请人不错的选择。AFCP 2.0项目允许审查员在最终驳回后利用额外时间进行检索和/或考虑答复。如果答复未能让申请达到授权的条件,AFCP同样允许审查员利用额外时间安排并进行与申请人的访谈,共同探讨检索和/或考量的结果。如此一来,即使最终结果不能使申请授权,但申请人仍会从额外的检索与考虑中获益。
三、AFCP 2.0 的要求[5]
使用AFCP2.0是有一些先决条件的。首先,申请需要收到了最终驳回(Final Rejection)且申请必须是如下之一:1. 35 U.S.C. 111(a)下的美国外观,专利或者植物申请;2.  已经通过35 U.S.C. 371(c)落地美国的国际申请;3.  35 U.S.C. 371(c)下的续案分案申请。需要注意的是,再颁申请(Reissue applications 和重审程序(Reexamination proceedings)不可以递交AFCP 2.0
其次,递交AFCP 2.0请求以及伴随的答复,需要包含如下文件或者内容:
1.请求表(Transmittal Form
建议申请人使用USPTO提供的PTO/SB/434申请表[6]。该表格可以使审查员迅速识别申请人已递交AFCP 2.0请求并及时对此作出回应。
2.权要修改(Amendment
递交AFCP 2.0请求同时需要递交基于37 CFR 1.116的答复文件,该答复必须包括对至少一项独立权利要求的修改,且该修改不能任何方面扩大权利要求的范围。
3.访谈声明(Interview Statement
递交AFCP 2.0请求必须包含申请人的声明,该声明表示如果审查员需要就答复进行访谈,申请人愿意配合参与其中。如果我们递交了USPTO提供的PTO/SB/434申请表,就不需要额外递交访谈声明,因为里面就含有访谈声明相关内容了。
4.任何必要费用
AFCP 2.0 项目目前是不需要官费的。但是,如果答复本身需要递交必要的官费,例如,答复是在三个月后递交,那么答复的延期费是必要的,此时,递交AFCP 2.0的同时,需要一并递交答复延期费。
四、AFCP 2.0适用情况
USPTO发布的指导文件[7]中提及了下面几种Final OA答复会被考虑的情况。其中1-2的情形适用于试点前的规则,即无需提交AFCP 2.0,不需要给审查员额外的Non-productionhour来考虑答复。而3-6的情形适合于通过AFCP 2.0提交,前提是审查员能通过有限的Non-production hour进一步考虑或搜索以确定新的权利要求是可授权的。
1. 通过删除权利要求以及修改形式问题,使得该申请处于可被授权的状态;
2. 通过将Final OA中的不可授权的从属权利要求重新写为独立权利要求,使得该申请处于可被授权的状态;
3. 通过将Final OA中的不可授权的从属权利要求中的特征加入独立权利要求中,使得该申请处于可被授权的状态,前提条件是审查员能通过有限的Non-production hour进一步考虑或搜索以确定新的权利要求是可授权的;
4. 可以增加新的权利要求,使得该申请处于可被授权的状态,前提条件同上;
5. 可以在独立权利要求中添加新的特征,使该申请处于可被授权的状态,前提条件同上;
6. 可以通过提交针对之前提交过的依据37 CFR 1.131  37 CFR 1.132 誓书或声明的补充,使该申请处于可被授权的状态(提交新的誓书或声明需要提交RCE),前提条件同上。本文由七星天整理。如需使用请与我公司联系获取授权,并注明出处。
五、关于AFCP 2.0 的常见问题[8]
1)问:收到最终驳回后,我递交了答复(并未递交AFCP 2.0),然后收到了Advisory Action(指导意见)那我还可以递交参加AFCP 2.0项目的请求吗?
答:可以。先前递交的最终权要修改并不影响申请人递交AFCP 2.0请求。但是需要注意,针对最终驳回进行的答复,ACFP 2.0 只可以递交一次。
2)问:我先前已递交了上诉通知(Notice of Appeal),我还可以递交AFCP 2.0请求吗?
答:可以。递交了上诉通知(Notice of Appeal)并不影响申请人递交AFCP 2.0请求,只要申请人还未递交上诉理由书(appeal brief)或者上诉前会议请求(Pre-Appeal Brief Conference Request)。
3)问:递交AFCP 2.0 有费用吗?
答:AFCP2.0项目本身是没有额外的官费,但是申请人仍然需要支付其它相关的官费,比如延期费用、额外权利要求费用等。
4)问:AFCP 2.0项目对最终驳回的答复延期费用有何影响?
答:最终驳回复期限是6个月,前三个月无官费,后三个月有相应的延期官费。递交AFCP 2.0最终驳回6个月答复期限没有影响,同时对答复延期费用也没任何影响。
5)问:递交AFCP 2.0 项目后,我何时可以收到审查员的答复或者审查员何时会与我联系进行访谈?
答:通常情况下,递交答复后一个月后还未收到答复或者审查员还未联系申请人,那么建议申请人主动与审查员沟通咨询案件状态。本文由七星天整理。如需使用请与我公司联系获取授权,并注明出处。
结论
综述,收到最终驳回后,AFCP 2.0项目作为答复手段之一,既无官费又使申请人额外获得免费的让审查员考虑专利申请的时间,不失为一种较为经济便利的答复方式。但是,并非所有的答复都可以使用AFCP 2.0 项目,例如答复涉及较多的权要修改或者答复扩大了权利要求的范围等,这种就不推荐使用AFCP 2.0了。总之,在收到最终驳回之后采用何种答复手段是非常复杂的事宜,还是需要经验丰富的美国专利代理师或者律师提供经验以及建议。



[1]https://www.uspto.gov/patent/initiatives/after-final-consideration-pilot-20
[2]Federal Register. [ 2020-10-11]. https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2013-05-17/pdf/2013-11870.pdf
[3]访问地址:https://www.uspto.gov/patent/initiatives/after-final-consideration-pilot-20
[4]Guidelines forConsideration of Responses After Final Rejection under 37 CFR 1.116(b) underthe After Final Consideration Pilot 2.0 (AFCP 2.0). [ 2020-10-11]. https://www.uspto.gov/sites/default/files/patents/init_events/afcp_guidelines.pdf
[5]Federal Register. [ 2020-10-11]. https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2013-05-17/pdf/2013-11870.pdf
[6]表格获取网址:https://www.uspto.gov/sites/default/files/forms/sb0434.pdf
[7]Guidelines forConsideration of Responses After Final Rejection under 37 CFR 1.116(b) underthe After Final Consideration Pilot 2.0 (AFCP 2.0) 访问地址:https://www.uspto.gov/sites/default/files/patents/init_events/afcp_guidelines.pdf
[8]访问地址:https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/afcp%202-0%20faq.pdf