|
外国同族申请审查历史对美国本案诉讼的影响长文简述：
概述： 结合企业海外市场拓展的需要，很多企业会基于一件发明同时向多个国家递交申请，以便在多个国家获得专利保护，这些申请被称为同族申请，授权后可以称为同族专利。 然而，不同国家的审查标准不同，有可能一件申请在A国很快获得授权，而其同族申请在B国却多次收到审查意见，需要修改权要保护范围来获得专利授权。那么不同国家的审查历史，会对其他国家专利诉讼产生影响吗？进一步来说，美国的专利诉讼一般很重视所涉美国专利的申请审查历史；那么，在美国专利诉讼中，其权要或术语的界定会受到其外国同族申请审查历史的影响吗？这个问题并没有很明确的答案，但是我们可以通过对案例的分享，对此了解一二。 概括来说，美国专利同族申请的审查情况，对该美国专利诉讼阶段可能存在一定影响，但是美国法院普遍持较为谨慎和保守的态度。考虑到各国专利法、审查标准、授权原则等各不相同，在诉讼中外国同族的审查历史一般不会作为重要证据作为参考。 原则上，被告方在诉讼中有权提出此项论点作为抗辩手段，但只有当法院认为该论点与本案有证据关联性时才会给与进一步考虑。然而证据关联性的具体内涵如何界定，美国法院未进一步阐明，需要在个案中具体认定。从当前的案例中来看，在某些情况下，如法院对于等同原则是否适用的判定有困难，或者权要构建中有术语存在模糊界定不清的情况时，可以将外部证据（如其他国家同族申请的审查历史）作为参考。 具体分析与案例分享[1] 在美国诉讼中，对于权要语言的诠释，可以参考两类证据，一类是内部证据（intrinsic evidence），一类是外部证据（extrinsic evidence）。 内部证据主要是指专利的权要、说明书和审查历史，这是法庭会参考的主要证据。外部证据可以泛指除内部证据以外其他的证据类型，包括手册、专家证词、发明人证词等，也包括本处我们提到的其他同族申请的审查历史。在诉讼过程中，内部证据是诉讼中使用的主要手段，外部证据只是作为补充（It is clear that, when it comes to claim construction in a patent infringement action, intrinsic evidence has priority over extrinsic evidence[2]）。 如果在审查过程中，内部证据对于审理是充分的，那就没有必要去依赖外部证据。大量的案例也显示，在使用外部证据时，法院的态度是比较保守的。而外国同族申请的审查历史，也属于外部证据。 以下是几个示例： 在Pfizer, Inc. v. Ranbaxy Laboratories Ltd. (2006)[3] 一案中，美国联邦巡回上诉法院(以下简称CAFC) 声称﹕国外申请的陈述与专利权范围解释无关，因为国外申请中很多内容是需要满足丹麦及欧洲法律对可专利性的要求。 在Heidelberger Druckmaschinen AG v. Hantscho Commercial Products, Inc. [4](1994) 一案中，CAFC声称：各国对可专利性的规定各有不同，审查实务也是如此。在使用外国专利审查行为以决定是否符合美国专利法第103条要件时必须谨慎，因为理论与实务的国际一致性尚未达成。 那在何种情况下，法院会考虑国外审查历史呢？我们可以结合以下两个案例做个推断。 在Caterpillar Tractor Co. v. Berco, S,p.A[5].(1983)一案中，CAFC声称：对于给外国代理人的指示或在外国专利局的陈述，并非必须考虑的项，但当这些事务含有关联性证据时，即应被考虑。 在Tanabe Seiyaku Co., Ltd. v. United States International Trade Commission[6] (1997) 一案中，CAFC再次引述其在Caterpillar Tractor Co. v. Berco, S.p.A案时之论述，即对外国专利局所做的陈述如果包含相关证据时，即应加以考虑。 我们来详细看一下这个案例。 Tanabe是专利4,438,035的专利权人，该专利保护的是一种治疗心血管疾病的药品的制作方法。Tanabe向ITC（美国国际贸易委员会）提出检举，要求调查若干侵权企业。Tanabe药品制作主要包含5种材料，而被告的制作方法中将丙酮替换为丁酮。Tanabe主张二者在化学上有关联性，应构成等同原则侵权。 ITC参考Tanabe在国外专利中的审查历史后，驳回了Tanabe的请求。Tanabe上诉到CAFC。而CAFC在立论中，仍参考了外国专利局相关阐述，因为该信息将关系到判定熟悉此项技艺人士是否认为在烷基化反应中使用丁酮或其他酮类与本案专利之丙酮具有可置换性。CAFC强调，由于Tanabe已表示其特定盐基及溶剂组合使其制作方法与前案有所区别， 故熟悉此项技艺的人不会轻易将其他溶剂(包括丁酮)可与本案权要中的溶剂相置换，从而认定被告反应中使用丁酮应不构成均等论侵害。CAFC再次引述其在Caterpillar Tractor Co. v. Berco, S.p.A案时之论述，即对外国专利局所做的陈述如果包含相关证据时，即应加以考虑。 总结 美国专利外国同族的审查历史，作为外部证据，一般不会作为权要诠释的重点证据参考，但是也并不能完全排除其对诉讼的影响。从上述案例中可以初步判断，在法院无法依靠内部证据准确界定某些术语表达或判定等同原则是否适用的情况时，可能会进一步参考外国同族申请历史作为辅助。 [1] 本处案例的选择，主要借鉴自刘法正律师在《外国对应案对美国本案诉讼之影响》中的案例 [2] Foreign Patent Decisions and Harmonization. P7. [3] https://casetext.com/case/pfizer-inc-v-ranbaxy-laboratories-ltd-2 [4] https://cite.case.law/f3d/21/1068/ [5] https://casetext.com/case/caterpillar-tractor-co-v-berco-spa [6] https://caselaw.findlaw.com/us-federal-circuit/1316695.html |
