“抵触申请”-制度浅析

在与中国专利申请打交道的过程中，申请人可能会听到一个术语“抵触申请”，而且了解到“抵触申请”有可能会破坏在审申请的新颖性。这时，你不免会产生疑问，什么是“抵触申请”？其和在审申请对比时是按照申请日判断还是公开日？自己递交的申请会构成自己递交的另外一件申请的抵触申请吗？

对此本文会提供解答。

另外，严格来说“抵触申请”主要是中国专利申请中的一个名词，但各国专利申请审查中其实都有类似的概念，而在细节的规定上，各个国家又都有一定差异。

我们这里也会对中国之外主要国家专利申请中与“抵触申请”类似的制度做个简介。

一、中国申请的“抵触申请”制度

《专利法》第22条第2款的规定：

新颖性，是指发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

《中国专利审查指南》第二部分第三章第2.2节的规定：

在发明或者实用新型新颖性的判断中，由任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向专利局提出并且在申请日以后（含申请日）公布的专利申请文件或者公告的专利文件损害该申请日提出的专利申请的新颖性。为描述简便，在判断新颖性时，将这种损害新颖性的专利申请，称为抵触申请。

概括而言，如果在先的专利或专利申请要构成在后的中国专利申请的抵触申请，至少需要满足以下条件：

（i）在先专利或申请由任何单位或者个人在中国申请；

（ii）在先专利或申请的申请日早于在后申请的申请日；以及

（iii）在先专利或申请的公布或公告日在在后申请的申请日当天或之后。

如上申请人限定涵盖了所有的申请人，也就是说，申请人本人的在先申请也会成为其在后申请的抵触申请。在实务中，这种情况是非常常见的。

另外，结合上述《中国专利审查指南》第二部分第三章第2.2节的规定，如果其技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同，则认为两者为同样的发明或者实用新型，具体而言必须是相同的技术领域，解决相同的技术问题，具有相同的技术效果。

另外，对于PCT申请而言，PCT申请需进入中国国家阶段才会构成抵触申请。

关于中国的抵触申请，有一点必须明确：抵触申请不能用来评价创造性。因此，在实务中，往往可以修改在后申请的权要，使之于在先申请的方案有些许差别，以此来克服基于在先申请的新颖性驳回，不必担心创造性的问题。

二、美国的“抵触申请”类似制度

在《美国专利改革法案》（Leahy-Smith America Invents Act，下称“AIA”）中，严格来说，并不存在明确的和中国专利法相同的抵触申请制度。但如果细读AIA，会发现又类似的制度。AIA第102条(a)款第2项提到了如下内容：

Section 102 (a) Novelty; Prior Art-A person shall be entitled to a patent unless

(1)…

(2) the claimed invention was described in a patent issued under section 151, or in an application for patent published or deemed published under section 122(b), in which the patent or application, as the case may be, names another inventor and was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention.

这就涉及到了和中国的“抵触申请”相似的情况，即：在先专利或申请的有效申请日[1]早于在后申请的有效申请日。请注意此处的时间要求和上面中国“抵触申请”的（iii）“公布或公告日在在后申请的申请日当天或之后”法条内容是不同的，但在实务中，两者相差无几，因为如果是公布日在在后申请的申请日之前，则直接用更为干净利落的102(a)(1)就好了。另外，AIA 102(a)(2) 还要求，在先专利或申请后来基于AIA 151或AIA 122(b) 被授权或公开，这其实是限定了可以作为美国抵触申请的范围，具体情况见下。

AIA第102条(a)款在标题上明确提到了“现有技术”（Prior Art），因此可以看作AIA 102(a)(2)这项规定是把所谓“抵触申请”的情形包括在了现有技术中。而从AIA 103条可见，“现有技术”是可以用于评价创造性的。除此之外还要注意的是，外国专利文献不能用于作为第102条(a)款第2项所规定的现有技术，且AIA 102(b)(2)也给出了针对102(a)(2)的一系列例外情况。

综上所述，在美国申请中，对于所谓“抵触申请”的规定，和中国的“抵触申请”制度有以下的相同和不同点：

(i) 美国的“抵触申请”可以用来驳回在后申请的新颖性；

(ii) 美国的“抵触申请”可以也用来驳回创造性，这是因为“抵触申请”明确是现有技术的一部分；

(iii)基于102(b)(2)，美国的“抵触申请”不包括申请人自己的在先申请[2]；

(iv) 美国的“抵触申请”需有一个在后申请中没有的另一发明人；

(v) 美国的“抵触申请”可以包括已授权的美国专利、已公开的美国专利申请、以及已公开的指定进入美国国家阶段的PCT申请；这里，指定进入美国国家阶段的PCT申请可以是向美国专利局以外的专利局提交的PCT申请（以英文公开）。

三、欧洲的“抵触申请“类似制度

相比美国，欧洲的“抵触申请”制度和中国的相似度更高。

《欧洲专利公约》第54条对新颖性进行了规定，其中第2、3款如下：

(2)The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application.

(3)Additionally, the content of European patent applications as filed, the dates of filing of which are prior to the date referred to in paragraph 2 and which were published on or after that date, shall be considered as comprised in the state of the art.

(4) The provisions of paragraphs 2 and 3 shall not exclude the patentability of any substance or composition, comprised in the state of the art, for use in a method referred to in Article 53(c), provided its use for any method referred to in that paragraph is not comprised in the state of the art.

由此可见，欧洲的现有技术应包括：在欧洲专利申请的申请日之前，通过书面表述或口头表述、使用或者任何其他方式为公众所获知的任何事物。此外，现有技术应包括：提交的欧洲专利申请内容，其申请日在第2款所指日期之前、并在该日期或该日期之后公布。这就是欧洲款的“抵触申请”。

《欧洲专利公约》第54条第3款所涉及的“抵触申请”在判断创造性时不予考虑。

另外，《欧洲专利公约》第56条创造性相关的条款中还明确规定了：

An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art. If the state of the art also includes documents within the meaning of Article 54, paragraph 3, these documents shall not be considered in deciding whether there has been an inventive step.

因此，尽管在欧洲抵触申请属于现有技术，但与中国类似，抵触申请仅可以用于评价新颖性，而不能评价创造性。

其中，对于指定欧洲的PCT申请而言，根据欧洲专利公约第153条第3-5款规定：

(3)The international publication of a Euro‑PCTapplication in an official language of the European Patent Office shall take the place of the publication of the European patent application and shall be mentioned in the European Patent Bulletin. 

(4)If the Euro‑PCT application is published in another language, a translation into one of the official languages shall be filed with the European Patent Office, which shall publish it. Subject to Article 67,paragraph 3, the provisional protection under Article 67,paragraphs 1 and 2,shall be effective from the date of that publication.

(5)The Euro‑PCT application shall be treated as a European patent application and shall be considered as comprised in the state of the art under Article 54,paragraph 3, if the conditions laid down in paragraph 3 or 4 and in the Implementing Regulations are fulfilled.

因此：

1）如果PCT申请采用欧洲官方语言撰写，则该PCT申请视为欧洲申请；

2）如果PCT申请并非采用欧洲官方语言撰写，则该PCT申请需要采用官方语言翻译进入欧洲后，才视为欧洲申请。

四、日本的“抵触申请”类似制度

在日本专利法中也存在类似中国“抵触申请”制度的规定，日本审查指南中称之为“扩大在先申请（日文：拡大先願）”，但该制度与中国的抵触申请存在一定区别：

1）日本的扩大在先申请要求在先申请的发明人与本申请的发明人不同，在本申请提出申请时，在先申请的申请人与本申请的申请人不同。

2）日本的扩大在先申请要求在先申请在本申请的申请日之前提出申请，在先申请在本申请提出申请后公布或者公告。

3）在后申请权利要求的发明与扩大在先申请的最早说明书、权利要求书或附图中记载的发明或实用新型相同或实质相同。对于扩大在先申请的最早说明书等中记载的发明，根据该说明书等中记载的事项、并参考扩大在先申请的申请时的技术常识所能够导出的事项，也能够作为抵触申请的基础。

只有进入日本国家阶段的PCT申请才可能构成日本的扩大在先申请。

总结：

下表对中国、美国、欧洲和日本的制度进行了简单的对比。

[1] 关于什么是“有效申请日”，102(d) 中有明确（但也较为复杂）的定义。

[2] 也就是说申请人自己的在先申请是不能作为AIA 102(a)(2) 的现有技术文件的，但可以作为102(a)(1)的现有技术文件（即在在审申请的有效申请日一年之前即已公开）；实务中更常见的是作为防止重复授权（Double patenting）的在先申请；具体请见：35 U.S.C. 101 https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-9015-appx-l.html#al_d1fbe1_234ed_52