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中国和美国专利申请审查有何不同？——新创性审查
企业在专利布局的过程中，对于同一个技术方案，有时会面临需要向多个国家申请专利的情况（例如，中国专利申请和 美国专利申请 ）。然而，企业难免会遇到这样情况：针对同一个技术方案分别进行了美国专利申请和中国专利申请，权利人仅仅在其中一个国家申请的专利获得了授权，而在另外一个国家就相同的技术方案申请专利时并未取得授权。企业可能会疑惑，都是同一个技术，为何授权结果还不同呢？ 这是因为，一件专利申请是否能够取得授权，除了受技术方案本身的新创性影响以外，还与各个国家的专利审查制度息息相关。新颖性和创造性的判断对于专利能否取得授权存在实质性影响，而中美的法律和相关条例对于新颖性和创造性审查虽然存在相似性，但是在实操中，情况却存在差异，这就导致两国对同一个技术方案审查结果可能不同。 本期文章将以中、美专利法的相关规定为基础，谈谈美国专利申请和中国专利申请在新创性审查方面的区别。 美国专利申请 和中国专利申请新颖性的判断标准中国《专利法》第22条第2款规定：“新颖性，是指申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过，或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中”。也就是说，中国专利审查中对于新颖性的判断标准包括两个方面：
美国专利法第102条针对新颖进行了规定，该条款依次列举了4款规定，其中，第（a）款“新颖性与现有技术”是涉及新颖性判断的最为常见的依据。 美国专利法35 U.S.C. 102(a)款规定的“新颖性与现有技术” 35 U.S.C. 102(a)(1)规定（译文）：“发明人应享有专利权，除非主张权利之发明在其有效申请日之前已经获得专利，在出版物中已有描述，或者公开使用、销售或者以其他方式为公众所知。” 35 U.S.C. 102(a)(2)规定（译文）：“发明人应享有专利权，除非主张权利之发明在根据第151条所授予的专利中，或者在根据第122（b）条而公开或者被视为公开的专利申请中已有描述，而在此情况下，该专利或专利申请之署名为其他发明人，且在该主张权利之发明的有效申请日之前已经有效提出申请”。 根据美国102(a)款规定的法条，美国跟中国一样，现有技术（即申请日前公开的技术）都破坏新颖性。但是，美国没有”抵触申请“的概念。那对于某个专利申请来说，在其申请日前申请、后公开的其他专利申请是否会破坏新颖呢？ 通过对35 U.S.C. 102(a)(2)中”在根据第122（b）条而公开或者被视为公开的专利申请中已有描述，而在此情况下，该专利或专利申请之署名为其他发明人，且在该主张权利之发明的有效申请日之前已经有效提出申请”的解读：对于某个专利申请来说，其他申请人在其申请日（后文简称“目标申请日）前提交了申请，则会影响新颖性，不能获得专利权。其次，“其他申请人在其申请日前提交了申请”包含三种情况：
所以，虽然美国没有直接提出”抵触申请“的概念，但是存在与中国”抵触申请“相似的情况。“相似”不是“相同”，不同在于，美国对于这种在目标申请日前申请、后公开针对的是其他申请人，而中国是没有这一限制。其实，在美国，其他申请人在目标申请日前申请、后公开的申请也会影响创造性，因为这个被视为现有技术的一种情况。 除了“抵触申请”上的差异以外，中国和美国在新颖性判断上基本一致，都是基于是否存在一个现有技术公开了申请的技术方案，即两国在判断新颖性都是仅仅基于一个现有技术，而非多个现有技术的结合。 美国专利申请 和中国专利申请创造性的判断标准我国《专利法》第二十二条第三款对“创造性”进行了界定：“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步”。 根据中国《专利审查指南》第四章3.2.2.1节的规定，对“突出的实质性特点”进行判断分三步进行（即三步法）：（1）确定最接近的现有技术；（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。 也就是说，在中国专利申请审查中，对创造性的判断实际是对“相对于现有技术是否显而易见”的判断。对于”相对于现有技术是否显而易见”，中国《专利审查指南》是从现有技术整体上是否有启示的角度来判断的。在《专利审查指南》中，有启示包含几种情况：
而且，在中国专利审查过程中，“三步法”中最后一步的实操尺度不算非常明确，常常能看到，审查员在确定了某个区别技术特征后，在未检索到该区别技术特征的对比文件基础上，用一些固定话术来否定创造性。比如，“该区别技术特征是常规技术手段”“该区别技术特征是公知常识”“本领域技术人员为了解决…….技术问题，该区别技术特征容易想到”。 美国专利法103条(a)款规定： “一项发明，虽然并未在102条所述的情形中被完全一致地描述或公开，如果其整体与现有技术的差别甚微，该发明在完成之时，对于该领域的普通技术人员而言是显而易见的，那么将不被授予专利”。 在美国，在如何推理出所申请发明具有初步显而易见性这个问题上，联邦巡回上诉法院一直运用著名的“教导—启示—动机”（Teaching-Suggestion-Motivation，TSM）检验法，根据这一判断准则，当创造性的判断需要多份对比文献组合起来时，只有当这些文献中给出了明确的建议、教导，使普通技术人员有动机将它们组合起来，才允许以这些对比文献的组合来否定申请发明的创造性。 美国专利审查在认定申请发明的区别特征被现有技术公开或教导时，对相关的证据和论证提出了更高标准，也就是说，在美国专利审查中，要给出“显而易见”这一结论，是需要有检索支撑的，基本上权要中的特征都被对比文件公开了，在这个公开的基础上，才会认为结合所有对比文件，权要保护的方案是显而易见的。 总的来说，比较中美创造性审查，实质上存在诸多相同之处，比如，二者均需要确定现有技术的范围、区别特征以及确定本领域的普通技术水平，进而对是否具有创造性进行判断。但是，在最后得出是否有创造性的结论时，情况却大有不同。虽然专利审查因为审查员的检索能力、审查员的技术理解等因素，使得专利审查存在不确定性和主观性。但是，抛开检索能力和技术理解能力这些因素，从某种程度上说，相比于中国专利审查而言，美国专利审查需要充分的检索支持，其审查尺度更统一。 对于中美专利判断标准差异的思考如上分析的，美国专利审查时，会针对权要中的特征普遍性地找出对比文件，基于确凿的证据下结论，而中国可能对于某些特征不会检索，而是通过审查员的主观判断。简单来说，美国审查相比于中国审查更严格。 相应的，面对两国的审查差异，答复的应对方式也不同。应对美国专利的答复，需要申请人将各个对比文件与权要中的特征进行仔细的对比，以明确对比文件是否能够完全对应权要中的特征，以及对审查员的结合逻辑进行分析，以确认结合来评价权要的创造性是否合理。如果对比文件与特征不对应、或者结合不合理，自然可以抗辩应对。但是，应对中国专利的答复时，除了仔细对比以外，还需要根据审查意见得出结论的具体说法来指定相应的答复策略。比如，对于“公知常识”“容易想到”的审查评述，结合审查逻辑是可以据理力争，具体可以参见文章《如何应对审查员说“容易想到”》和《公知常识》。 另外，在从权审查上，两国也有差异，可能中国在审查从权时，不会给出如独权那样详细的意见，而是以比较概括的方式来评述。美国对从权审查时，也会给出比较详细的意见。因此，基于此点上的差异，美国专利申请在权要布局方式上也会与中国有很大的不同。 我们再回到起初的那个问题，为什么同一个技术在不同国家申请，结果会不同？这是因为两国在创造性审查实操上的不同，所以申请人在申请和答复时，都需要结合这些差异有的放矢。 |
