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美国专利不公开请求简述

不论哪个国家,大多数专利申请在提交后会自动公开。无论专利最终是否被授予,所有在说明书中描述的技术细节都将对外公开。在美国及其他多数国家/地区,专利申请通常会在提交后的约18个月内公开,具体时间从申请的优先权日开始计算。公众可以通过各类公开的专利数据库(如Google Patents)查询这些已公开的专利申请内容。

然而,在某些情况下,申请人可以选择避免专利申请在授权前公开。对于那些希望尽可能长时间保密其发明的科技公司来说,这种选择尤为重要。在美国,申请人可以通过提交不公开请求,阻止专利申请在授权前公开。不公开请求为申请人提供了一种战略手段,允许他们在专利获得授权前,最大限度地保持发明的机密性,避免被大众知晓。但要注意的是,这样的选择也是受到很大限制的。

选择不公开专利申请有其独特的优势和挑战,并涉及关键的法律和战略考量。本文将详细分析不公开专利申请的优缺点及相关注意事项,以供读者参考。


一、什么是专利申请不公开?[1]

如果申请人在提交美国专利申请时提出“不公开请求”,并且在其中确认该发明内容未曾、也不会在其他国家/地区提交申请,且不会因多边国际协议的要求而在提交后18个月内公开,那么即便18个月后,申请也不会被公开,完全按照申请人的要求保密。

不公开请求的准备提交过程相对简单,美国专利商标局(USPTO)提供了相应的表格模板。只要填写递交就可以了。


关于不公开请求,有以下两点关键注意事项:

1. 不公开请求必须与专利申请同时提交。 如果在提交专利申请后才提出不公开请求,将无法成功。这里的“同时提交”意味着不公开请求必须包含在专利申请文件中,作为其一部分,而不能单独提交,即使是在同一天。

2. 提交不公开请求的前提是证明该发明未曾且不会在其他国家/地区提交类似申请。 换句话说,申请人没有在美国以外的其他国家/地区寻求类似专利保护的计划。

如果申请人在美国专利申请中提交了不公开请求,但同时又主张了先前外国或国际申请的优先权, USPTO将不接受该不公开请求,并会发出通知,给予30天的不可延长期限,要求申请人提供令人信服的解释。如果申请人未能提供令人满意的解释,美国专利商标局将按常规程序公开该美国专利申请。


这就衍生出一些申请人常见的问题:

1. 如果申请人在递交申请时未提交不公开请求,怎么办?

答:申请人可以先提交请愿书明确放弃申请,然后提交续案申请,同时在提交续案申请时附上不公开请求。这样续案申请可以既要求在先申请作为优先权,同时可以补上不公开请求。或者,如果本申请未要求另一申请的优先权(即无优先权的新申请),申请人可以提交请愿书将本申请转换为临时申请,然后申请人可以基于此临时申请作为优先权递交非临时申请,并附上不公开请求。[2]

2. 如果申请人在递交申请时提交了不公开请求,但是后来因为战略和计划发生变化决定在美国境外提交申请,该怎么办?

答:申请人可随时撤销先前提交的不公开请求。如果申请人提交了不公开请求,然后决定撤销,则申请人必须选择以下任一项:(1) 在提交对应同族申请之前请求撤销不公开请求;或者 (2) 在对应同族申请提交后不迟于 45 天向USPTO告知外国同族申请的递交,以避免本美国申请收到弃案通知书。

3. 如果申请人提交了PCT申请,但在PCT申请公开之前放弃了该申请,那么随后提交的相应美国申请是否可以提出不公开请求?

答:在这种情况下,提出不公开请求是不合适的,也不会被接受。关键并不在于其他申请是否会被公开,而在于申请的行为本身。即使在外国申请公开之前放弃了PCT申请,只要PCT申请已经递交,便意味着不公开请求不再适用。


二、不公开请求的优点

对于注重保密的公司来说,不公开专利申请可能很有用。

1. 保护商业机密和技术信息:通过不公开,发明的存在以及与专利申请一起提交的任何文件都将保密,直到专利被授予。对于一些公司来说,这意味着能够避免让竞争对手知道他们的创新计划。只要专利申请仍在审理中,公司的产品就可以作为“相关专利在申请中”的产品进行营销,但竞争对手无法在USPTO查询到专利申请的审查状态。

2. 远离成为现有技术:不公开专利申请意味着它不会成为现有技术。因此,USPTO不能以此为理由拒绝另一项专利申请。如果公司打算为类似技术提交未来的专利申请,这可能会有所帮助。

3. 不受第三方提交现有技术的约束:由于不公开可以防止第三方了解专利申请,因此第三方不能向美国专利商标局提交其现有技术供审查员考虑。申请人可以避免不必要的审查和异议,从而加快专利审查过程。


三、不公开请求的缺点

1. 失去国际专利申请的机会

选择不公开意味着申请人放弃了向其他国家或通过PCT申请专利的权利。这可能会限制申请人对全球市场的专利保护,尤其是对那些希望在全球范围内保护其发明的公司。

2. 无法成为现有技术的一部分

如果专利申请被公开,它将成为现有技术的一部分。这意味着 USPTO 的审查员可以引用已公开的专利申请,拒绝该领域内其他第三方的类似发明申请。然而,如果不公开申请,则无法获得这一优势。

3. 缺乏公开状态带来的潜在市场反馈

专利公开后,申请人可以收到市场和技术领域内同行的反馈意见。这些反馈可能有助于申请人改进技术或产品设计,提升市场竞争力。选择不公开则会失去这一反馈渠道。

4. 风险增加

如果申请人选择不公开但之后决定申请国际申请等,则必须撤回不公开请求,这一操作会增加申请过程中的复杂性。而且如果撤销请求未在同族申请之前或之后 45 天内提出,则该美国申请将依法被弃案。这需要申请人时刻谨记进行相关操作或者指示。


四、小结

在某些情况下,选择不公开美国专利申请对申请人具有战略优势,尤其是当他们希望保护技术秘密或增加商业谈判筹码时。申请人需要在提交专利申请文件时附上不公开请求,并了解如果随后提交外国对应申请,可能需要撤销该不公开请求。然而,申请人在没有明确是否需要递交其他国家的同族申请或者PCT申请时,递交不公开请求可能是不明智的。对于中国企业申请人来说,美国申请不公开的限制很大,其实在实务中适用的范围有限。总之,申请人在决定是否选择不公开专利申请时,应权衡利弊,充分考虑其长期战略目标和市场布局。


[1]1122 Request for Nonpublication访问地址:https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s1122.html

[2]访问地址:https://www.uspto.gov/patents/laws/american-inventors-protection-act-1999/helpful-hints-regarding

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