驳回PTAB的无效决定 巡回法院要的是充分的理由

继续说案子。

2017 年2 月14 日，CAFC 对于PersonalWeb Tech v. Apple一案做出了判决。

CAFC 在本判决中认同专利审查和上诉委员会（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）在多方复审（IPR）结果中所做出的权利要求构建解释，但推翻了先前对于涉案专利中部分权利要求做出的无效决定。

案件背景

早在2012年12月17日，位于德克萨斯州东北部Tyler市的技术研发和专利许可公司PersonalWeb Technologies LLC向德克萨斯东部联邦地区法院提起专利侵权诉讼，指控Apple侵犯了其7件美国专利，专利号分别为US 5,978,791、US 6,415,280、US 7,802,310、US 7,945,539、US 7,945,544、US 7,949,662和US 8,001,096。

2014年4月11日，原告PersonalWeb修改了起诉书。此后在双方的辩论过程中，Apple针对PersonalWeb的诸多专利，向美国专利商标局下属的专利审查与上诉委员会（PTAB）提起了双方复审程序（IPR），审查涉案专利的有效性。程序中包括了对US 7,802,310（’310专利）的审查。

审查过程中，PTAB在IPR意见中认为’310专利的权利要求项第24、第32、第70、第81、第82 及第86，基于现有技术而言都是显而易见的，认定相关权利要求项无效。

作为专利权人的PersonalWeb公司对PTAB认定相关权利要求显而易见而无效的结论不服。于是向联邦巡回上诉法院（CAFC）提出了上诉，上诉中，排除了对于第70项权利要求的申诉。

涉案的’310专利名为“Controlling Access to Data in a Data Processing System”(数据处理系统中数据访问的控制方法)，该发明披露了一种用于定位数据、以及依据文件内容通过给数据文件单独命名的方式来控制数据访问的方法，及实现专利方法的设备。

Apple公司在IPR程序的请求中对其中的权利要求第24、32、70、81、82及86项提出了基于美国专利法第103条关于相关技术具有显而易见性的无效请求。涉及的现有技术文献包括美国专利US 5,649,196（以下简称“’196 专利”）及美国专利US 7,359,881（以下简称“’881 专利”）。

CAFC的判决

CAFC在判决书中认同了PTAB在’310专利的IPR 结果中所做的权利要求构建的解释，但经过重新审查后，以证据不够充分为由，撤消了PTAB对权利要求第24、32、81、82 及86项所做的无效决定。

CAFC在判决意见书中指出，PTAB如果要做出无效决定，必须满足以下两个要求：

（1）在现有技术’196 专利及’881 专利中找到’310专利涉案的权利要求中的全部要素；

（2）证明现有技术中所包含的元素对于本领域普通技术人员来说，能够显而易见的想到’310 专利的权利要求所保护的方法。

CAFC认为，PTAB在作出无效结论时，所给出的解释和理由不够充分，并不能满足上述两个要求。

例如，’310专利中的权利要求24中包含了“将特定数据对象的、基于内容的名称与多个值进行比较”的要素。PTAB 在无效决定中认为，这一要素基于’196专利及’881专利是显而易见的。但PTAB在无效决定中仅仅提到’196专利中出现了这一权利要求要素，但没有对’196专利中引用的内容进行进一步的分析和说明。

此外，PTAB在无效决定中也没有对本领域普通技术人员如何利用现有技术的组合实现’310 专利中权利要求的动机作出说明，而仅仅同意了Apple公司在指控书中所做出的“本领域技术人员能够结合’196专利及’881专利的技术方案是显而易见的”这一结论。

CAFC指出，这样的表述并不足以说明本领域技术人员能够显而易见的通过组合现有技术的方案，就能得到’310专利中权利要求所保护的技术方案。

因此，CAFC认为PTAB 在无效决定中没有能够提供充分的证据证明其结论。最终，CAFC撤消了PTAB先前所做出的认为’310专利中权利要求第24、32、81、82及86项无效的决定。

一些闲话

CAFC否掉PTAB的无效决定，并非是因为PTAB在无效过程中权利要求构建不合理，而是因为PTAB没有给出关于本领域具有正常水平的技术人员（Person Having Ordinary Skill in the Art， PHOSITA）能够根据相关现有技术得出发明技术显而易见的具体演绎过程。简单来说就是，PTAB直接给出了问题的解，却没有提供求解的演算方式。

对于专利权人来说，这个案子是个好消息。它表明PTAB这样被称为“专利杀手”的机构，在无效相关专利时必须严格遵守其逻辑底线：给出足够有说服力的、严密的推导过程。否则，其结论就可能被纠正。