对IPR结果不满意？CAFC会管这个事儿

继续说案子。

2011年9月16日，《美国发明法案》（AIA）被签署之后，美国专利商标局设立了专利审查与上诉委员会（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）,来取代此前专利上诉及争议委员会（Board of Patent Appeals and Interferences, BPAI）处理专利无效和申诉请求。人们常说的授权后复审（Post-Grant Review, PGR）和双方复审（Inter PartesReview，IPR）都包括在上述申诉内容中。

PTAB对于专利有效性的审查结果，如果有当事一方不满意，可以向联邦巡回上诉法院（CAFC）上诉。

今天要说的案子就是关于一件因对IPR结果不满意，而向CAFC提起上诉的案子，而且这个案子涉及一家知名的中国上市企业。

案情始末

2013年12月9日，日本精密马达生产巨头日本电产集团（Nidec Corporation）在美国特拉华州的分支企业Nidec Motor在密苏里州东部联邦地区法院提起专利诉讼，指控其来自中国的竞争对手中山大洋电机股份有限公司（Zhongshan Broad Ocean Corporation, 深证股票代码002249，以下简称大洋电机）侵犯了其所持有的3件电机系统专利，专利号分别是US 7,208,895、US 7,626,349、US 7,312,970。

大洋电机选择了积极应诉,并在应诉后不久，向PTAB提起了关于相关专利的IPR程序。

在针对日本电产集团US 7,208,895专利的IPR审查程序中，大洋电机以US 5,569,995专利作为现有技术，对’895专利的有效性进行了攻击。PTAB在审查后认为’895专利的权利要求21，被’995专利所预见（anticipation），认为’995专利披露了IQr需量和dr轴上的注射电流需量，因而该权利要求无效。

PTAB这样解释的依据是，根据此前CAFC在2015年关于Kennametal, Inc. v. Ingersoll Cutting Tool CO.,案的判决，即使现有技术不能覆盖权利要求所有的要素，也可以判定权利要求被现有技术所预见。对于在现有技术中没有披露的要素，只要本领域技术人员阅读现有技术后，能很快想到（at once envisage）没有披露的要素，就可以判定权利要求被现有技术所预见。

日本电产集团对IPR审查结果不满，于是向CAFC提起了上诉。

接到电产集团的上诉之后，CAFC认为PTAB错误地理解和应用了Kennametal案。在Kennametal案中，涉及的权利要求需要含金属钌的粘合剂和PVD图层共同使用。现有技术披露了五种粘合剂（一种是含钌的）和三种涂层技术（一种是PVD涂层），现有技术没有特别提到含钌的粘合剂和PVD涂层的组合，而是说五种粘合剂中的一个可以和三种涂层技术中的一个相结合。

所以，Kennametal案所要讨论的问题是如果在现有技术中披露了过多的可能的组合方案，那么其中某一个组合对于本领域技术人员（One of ordinary skill in the art）是否足够明显。Kennamental案并不代表如果现有技术中缺少了权利要求的某个限制，只要本领域人员看过现有技术之后即可很快联想到（at once envisage）没有披露的限制，该权利要求就能被现有技术预见。

因此，CAFC纠正了PTAB对Kennametal案的错误理解，认为Kennametal案并不能允许PTAB能够自行填充缺失的限制条件，如果本领域技术人员能够很快联想到这些限制条件。

最后，CAFC结论称“我们认为日本电产集团专利的第21项权利要求并不能被’995专利所预见，这缺少足够证据的支撑”，并以此推翻了PTAB在IPR程序中的结论。

一些闲话

CAFC最后的判决对于大洋电机显然不是好消息。不过即使如此，大洋电机在应诉和IPR程序中的表现依然可圈可点。通观这个案子，大洋电机和日本电产在精密电机领域的激烈市场竞争已非一日。日本电产选择在美国提起的专利诉讼本身就是希望限制竞争对手在美国市场的进一步发展。

认识到这一点，再回看大洋电机应诉、专利复审的一系列举动，可以说充分利用了法律手段尽力维护自身利益。可以预见的是，未来类似大洋电机和日本电产之间这样因为市场竞争而在异国进行的专利诉讼，还可能会越来越多。

作为后来者的企业，仍然有必要借鉴大洋电机的应对经验。