案例：巡回上诉法院判决限制商业方法专利审查范围

今天继续说案子。

这是今年2月美国联邦巡回上诉法院判（CAFC）的案子。

2017年2 月21 日，CAFC对于Secure Axcess, LLC v. PNC Bank National Association一案做出了判决。本案主要涉及《美国发明法案》（AIA）中提出的一项临时再审程序，该程序主要针对涵盖商业方法（Covered Business Method，CBM）的专利。程序的主要目的是防止商业方法专利出现滥用诉讼的情况。

先说背景

2013年9月，作为NPE的Secure Axcess向德州东部联邦地区法院提起了专利侵权诉讼，同时将PNC Bank National Association和其母公司PNC金融服务集团列为被告。PNCBank National Association是美国国家特许成立的银行业协会，也是PNC（Pittsburgh National Corporation）金融服务集团的下属组织。而PNC金融服务集团则是美国老牌的金融服务巨头，已经拥有超过160年历史。其旗下包括全球最大的私募股权投资基金黑石集团。

本案涉及美国专利 US 7,631,191（以下简称’191 专利），该专利全名“System and method for authenticating a web page”,"一种用于认证网页的方法和系统"，专利权人为Secure Axcess公司。

被诉后不久，被告PNC一方向专利局下属的专利审查与上诉委员会提起了对’191专利的双方复审程序（IPR），对该专利进行有效性复审。

在复审程序中，PTAB 认为’191 专利属于涵盖商业方法的CBM专利，并基于这一判断对’191 专利中的权利要求1-32 做出了无效决定。

SecureAxcess不服复审结果，并随后向CAFC提出了上诉。

CAFC怎么说？

在CAFC的判决中，法官认为，PTAB 关于认定’191 专利属于CBM 专利的判断是错误的，因此撤销了PTAB 先前作出的权利要求构建的结论以及无效决定，认为相关权利要求有效。

CAFC的法官在判决书中指出，本案首先需要处理的争议在于’191 专利是否属于CBM专利。

CAFC在判决意见书中指出，根据最高法院的指示，法庭应当默认应当利用法条原文来判断法条本身的含义。国会立法中对于CBM专利给出了明确的定义：

“a patent that claims a method or corresponding apparatus for performing data processing or other operations used in the practice, administration, or management of a financial product or service . . . .Id. § 18(d)(1).”

根据CBM专利的定义，在判断一件专利是否符合CBM专利的定义时，具有决定性作用的是专利的权利要求中所包含的内容。而在本案争议的焦点在于，权利要求的内容中是否需要明确指出，权利要求涉及的方法或对应装置是适用于金融产品或金融服务的。

CAFC认为，当claim一词作为一个普通的名词或动词使用时，在专利法中其最常见的含义即是指专利的权利要求。然而，专利的权利要求并不能脱离专利的其它部分独立存在。根据现有的原则，权利要求的含义需要依托说明书的内容进行理解，这也是权利要求构建的基本原理。

因此，如果认为CBM专利的定义仅限制了权利要求中包含一种方法或对应的装置，只要该方法有可能被应用于金融产品或金融服务中，就表示该专利符合CBM 专利的定义，则这样的理解是过于宽泛的。在这种理解下，CBM专利的范围将不仅限于金融服务领域，而会涉及更多与金融服务相似的交易活动。几乎任何一种与买卖相关的活动都将被包括在CBM的范围之内。

如果这样理解，则扩大了该专利本身所涉及的范围，是不符合国会对于CBM项目的定义的。而且，国会立法实施CBM项目作为一项临时措施，仅设置了八年的有效期，其目的就是针对特定的一部分专利。如果认为国会对于CBM方法的定义中，不要求权利要求中明确指出权利要求涉及的方法或对应装置是适用于金融产品或金融服务的，这种理解不符合国会立法目的。

此外，专利权人Secure Axcess 公司认为，’191 专利并不适用CBM复审程序，因为’191 专利中所涉及的发明并没有直接指向一种金融产品或金融服务。

在解释这一问题时，CAFC 认同了PTAB 在判断“金融服务”的范围时，驳回了Secure Axcess 公司对于金融产品仅限于如信用卡、贷款、房地产交易、证券及投资产品以及类似金融产品的定义。

同时CAFC 指出，PTAB 在判断’191专利是否属于CBM 专利时，认为由于’191专利披露了一种针对可能伴随金融活动而同时发生的操作，因此’191 专利属于CBM 专利。CAFC 认为PTAB 的这一结论是超出CBM 专利的定义范围的。

最终 CAFC 推翻了PTAB 先前作出的认为’191 专利属于CBM 专利的结论，并因此撤消了PTAB 在CBM 复审程序中对’191专利做出的全部无效判决。

一些闲话

商业方法专利这些年以来一直是美国专利法领域比较敏感的领域。众所周知，在美国不能申请纯粹的idea式的商业方法专利，通常只能通过将商业方法和计算机程序结合的方式来申请，即通过软件实现的商业方法，可能被授予专利。正因为如此，《美国发明法案》中才会有相关的立法，限制此类专利被滥用于诉讼。而CAFC的上述判例，则显然进一步对界定商业方法专利提供了进一步的标准，尽管其结果是支持了作为NPE的专利权人，而不是被诉的企业。

这样的判决也引起了外界的争议。有声音认为，裁决虽然是关于商业方法专利审查范围作出了重要的指导，但这一判决对于代理人在撰写类似专利申请时可能采用的“技巧”缺乏考虑，因而可能会给将来进一步留下被挑战的机会。

不过无论如何，目前这个判例仍然是值得关注的。