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美国高院裁决专利案要靠查字典?对,他们常这么干

时间:2017-06-22     【原创】   阅读

今天继续说个案子。

传统汉语里常把和打官司相关的知识称为“刑名之学”,所谓“控名责实,叁伍不失,不可不查”。简单说,“名”就是概念,“刑(也作形)”就是事实,概念和事实相应,是法律范畴的基本逻辑。

今天要说的这个专利官司里,为了明确“概念”,美国最高法院和联邦地区法院不约而同,都引用了词典,高院还综合参考了不止一部——涉及法条的解读之时,为明辨法条的意义,无论是法官还是律师们都绞尽脑汁。今天的这个专利侵权案,就是这样一个靠着词典来作出裁决的例子。

跨国组装产品的侵权纠纷

在今年的2月22号,美国最高法院对Life Technologies Corporation v. Promega Corporation一案做出了裁决。这个案子涉及的是关于跨国组装产品在美国是否侵权的问题。内容较多,让我们尽量简短。

本案主要涉及了美国专利法中35 U.S.C 271(F)(1)的相关内容,该条目明确:“Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States all or a substantial portion of the components of a patented invention, where such components are uncombined in whole or in part, in such manner as to actively induce the combination of such components outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer. ”

这段话很绕,实际上的意思是:当任何人未经过授权从美国境内提供了一件受保护发明中的全部或主要的组件(all or a substantial portion,其中substantial在英语中既可以表示“大量的”,也有“重要的”的意思),这些组件并未被组装成为一个整体,以这样的方式引导他人在美国以外完成该组件的组装后,如果这样的组装产品出现在美国国内,则属于侵权行为,组件的提供者将因此负侵权责任。

最高法院的裁决,则进一步明确了35 U.S.C 271(F)(1)中关于“all or a substantial portion of the components”的含义。

争议的经过

案子一开始是这样的。本案在地区法院的原告Promega Corporation是一家美国的酶检测试剂产品的生产商,它也是涉案专利USRE 37,984(简称’984专利)的独占被许可人。其后Promega将’984专利再许可给了Life Technologies。后者主要在英国生产基因检测工具包的各个组件,只有其中的Taq聚合酶组件是在美国境内生产的。

Life Technologies将生产的Taq聚合酶运送到其在英国的工厂,并完成基因检测工具包的组装。

Promega随后认为Life Technologies向英国运送Taq聚合酶,组装成最终产品并在超出了双方约定许可范围的地区进行相关产品销售的行为,触犯了35 U.S.C 271(F)(1)中的规定,因而涉及专利侵权。

说到这里,有必要简单说一下本案所争议的美国再颁专利US RE 37,984。这个专利披露的是一种做基因检测的工具包,利用该工具包可以从基因材料中提取并复制构成DNA的核苷酸序列。这种工具包包括五个组件:(1)一种混合物(Primer),能够标记需要复制的DNA链;(2)用于构造复制的DNA的核苷酸;(3)Taq聚合酶;(4)一种用于扩增的缓冲溶液;(5)调控DNA。

也就是说,Taq聚合酶是该工具包中的重要组成部分

案子从地方法院、巡回上诉法院一路打到高院的过程中,争议的核心之一就是对于35 U.S.C 271(F)(1)这一法条的解读。

地方法院的判决里,陪审团认为Life Technologies存在故意侵权的情况。而LifeTechnologies要求法庭做出法律问题的认定(Judgement as a matter of law)。Life Technologies提出,35 U.S.C 271(F)(1)的原文中“all or a substantial portion”中的substantial应被理解“数量上”的“主要”(即“多个的”),并不包括为一个多部件构成的商品中仅提供一个部件的情况。

地区法院随后认同了Life Technologies的说法,认为根据35 U.S.C 271(f)(1)的规定,Life Technologies并不构成侵权。

Promega不服,上诉至巡回法院。巡回法院推翻了地区法院的判决,认为根据字典的解释,“substantial”被定义为“important”(重要的)或“essential”(必要的),因此即便只有一个组件,也可以被描述为“substantial portion of the components”。而由于Taq聚合酶对于成品工具包而言恰恰是不可或缺的,所以能够符合35 U.S.C 271(f)(1)中的定义。

因此,巡回法院认为Life Technologies的行为符合侵权特征,构成侵权。

Life Technologies在巡回法院输掉官司后,选择了上诉高院。

高院怎么办?高院也查字典!

美国最高法院在其裁决中支持了Life Technologies,认为35 U.S.C 271(f)(1)中规定的侵权行为并不包括仅提供多部件发明中单一组件的情况。

高院在裁决书中认定,专利法本身并没有定义substantial一词的具体含义,所以法官需要根据substantial的一般含义来判断最高法院查阅了《韦氏词典》(Webster's Third New International Dictionary 2280 (defs. 1c,2c)(1981)(Webster's Third))和牛津英语词典(17 Oxford English Dictionary 67 (defs. 5a, 9)(2d ed. 1989)(OED))后认为,substantial的一般解释中,既可以用来表示重要性,也可以用来表示较大数量。

但是,当substantial出现在涉案法条中时,根据上下文可以推定,此处的substantial仅仅用来表示其定量的含义。根据韦氏词典的定义,争议法条中的“all or a substantial portion”中,all仅能表示全部数量的含义,而不包括对于组件重要性的描述,而portion一词也更可能是用来表示与all相比更少的数量同时,根据法条的上下文,没有任何相邻的语句能够标明应当将substantial解释为表明重要性的含义。此外,由于substantial portion所修饰的名词为“of the components of a patented invention”,因此将substantial解释为标明数量的含义也更为自然。

在确定substantial在法条中应被理解为表示数量的含义后,最高法院在裁决中指出,基于上述分析,仅涉及产品中的一个组件情况下,并不符合35 U.S.C 271(f)(1)中所规定的侵权条件。

所以,Life Technologies并不侵权。

一些闲话

读完这个案子,相信很多人会对相关法条的解释有自己的看法,可能还会有不少人认为,高院的判罚并不合理。

那美国最高法院为什么要这样判呢?在七星天看来,除了词典的释义以外,美国高院这样判也有它的综合考虑。

众所周知,进入产业国际分工时代和产品集成化、小型化的时代之后,动辄成百上千个组件的集成化产品已经无处不在地渗透到了人们的生活中。手机就是最典型的例子。组件越多的集成化产品,其部件的国际分工也就越多,可能涉及的跨国知识产权纠纷风险同样会越多。如果将法条中的substantial解释为“重要的”而非“数量上主要的”,可以想象,利用这一判例,以单一专利侵权向跨国生产商发起诉讼的案子肯定会显著增多。这种情况如果出现,将更有利于专利流氓,而不利于那些跨国组织生产的企业——毕竟,美国恰恰拥有国际化程度最高的企业群体。

而且更有意思的是,如果出现了那样的案子,律师们肯定又会对substantial的含义再度发生争执:一个集成化的产品里,到底什么样的组件不是“重要的”呢?而面对这样的争议,高院的大法官和他们的法律助理们可能又需要去翻字典吧?

今天就说这么多。



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