申请美国专利：背景技术描述，别在小角落犯大错误

在美国申请专利的过程中，为了让审查员了解相关发明的技术背景，以体现自己发明的优势，申请人经常会在说明书的背景技术部分对现有技术进行过多的描述，有的甚至直接对现有技术文献进行直接引用。但是，在申请美国专利的过程中，这种行为非常危险，往往会造成不必要的麻烦和损失。

损害申请的可专利性

根据美国专利审查指南的规定，如果申请人在说明书描述了其他人的技术，并且承认（admission）这是现有技术，那么审查员可以根据这些描述评价申请的可专利性[1]。七星天认为，专利申请的创造性（nonobviousness）有可能因此遭到极大的损害。

道理很简单，举个例子，一道数学题，A独立做可能要花很长时间。对于同一道题，假如B经过A的提示，可能很快就做出来了，并且会感觉这道题其实没那么难。

同理，对于专利申请创造性的评价，如果申请人对现有技术和需要解决的问题解释得过于详细，可能会给审查员启示，使审查员自然而然地认为发明点是顺理成章，从而以不具有创造性驳回申请。在In re Lo Presti案中，正是因为申请人在说明书中过多地描述了现有技术，导致法庭认为申请不具有创造性，因而驳回了申请。

In reLo Presti案

在In re Lo Presti 一案中[2]，申请人Roy F. Lo Presti发明了一种绳架式传送带（rope frameconveyor），并申请美国专利。在说明书的背景技术部分，申请人引用了一篇美国专利US. 2,773,257（以下简称’257专利）。审查员认为Lo Presti的权利要求22-25在’257专利的启示下不具备创造性，予以驳回。Lo Presti不服，上诉至专利上诉法院（CCPA）。

专利上诉法院认为，Lo Presti在说明书中承认了’257专利为现有技术，因此’257可以评价Lo Presti专利申请的可专利性。CCPA进一步分析，认为Lo Presti的发明和’257专利的区别仅仅在于滚筒的数量和滚筒相对于支柱的空间位置关系，因此权利要求22-25不具有创造性。最终CCPA支持了审查员的决定，驳回了Lo Presti的诉求。

缩小权利要求保护范围

由于背景技术属于说明书的一部分，因此可以作为权利要求解释的依据。复杂的背景技术描述可能会提供很多不必要的技术细节，有可能大大缩小权利要求的保护范围。比如Stephen K. Terlep起诉户外用品制造商Brinkmann一案[3]，由于申请人在专利的背景技术中透露了过多的细节，导致专利的权利要求的保护范围被缩小，从而在专利侵权案中败诉。

Terlep v. Brinkmann

该案涉案专利的美国专利 US. No. 5,594,433（以下简称’433专利）是一项关于LED灯的专利。

专利持有人Terlep起诉Brinkmann公司所生产的灯具侵犯其专利权。在法院审理的过程中，双方对权利要求中“clearplastic holder”的解释产生了分歧，Terlep认为“clear”应被解释为“允许光线通过的”，而Brinkmann公司认为，“clear”应被解释为“透明的”。

法庭发现，在’433专利的背景技术部分中，陈述了以往的技术直接在LED灯表面使光线漫射，并不能很好的解决LED灯光线的渲染问题，因此暗示了“clear”应该是透明的。

最后法院根据’433专利的背景技术部分中对于该专利所解决问题的描述，支持了Brinkmann公司的解释，判决Brinkmann公司不侵犯Terlep的专利权。

总结

美国专利申请对信息披露的要求很高，因此申请人会凭直觉判断，背景技术部分应当写的越详细越好，以满足美国专利申请对信息披露的要求。但是事实上，

根据美国专利审查指南的相关规定，对于美国专利申请，背景技术部分包括“如果可以的话，特定技术的文献以及申请人的发明所解决的问题”[4]。也就是说，美国专利法并没有强制要求申请人在背景技术中对现有技术做具体的描述。因此，对于美国专利申请中背景技术的撰写，我们建议如下：

1. 在说明书中的任何章节都不要承认或者暗示某个技术是现有技术。比如不要表述某种技术为公众所知，更不要在说明书中引用任何现有技术文献。

2. 对于大多数美国专利申请，背景技术部分应当尽可能的简短(但是，对于有可能涉及抽象概念类的申请，例如算法、软件等，背景技术的撰写应当略微详细一些)。不要描述该发明解决了什么问题，不要在背景技术中涉及任何实质问题，尽量用简单含糊的语言介绍现有技术有某些问题，自己的发明迎合了消费者的某些需求等等。毕竟，背景技术描述的是别人的发明，不是自己的发明。

虽然以上建议似乎违背了申请人直觉的判断，但是这些做法是真正通过利用相关规则最大化申请人利益的有效措施。

[1]U.S.Patent & Trademark Office, Manual of Patent Examining Procedure § 2129 (9^thed., rev. 07.2015)

[2]In re Lo Presti, 52 C.C.P.A. 755 (C.C.P.A.1964)

[3]Terlep v. Brinkmann Corp., 418 F.3d 1379 (Fed. Cir.2005)

[4]U.S.Patent & Trademark Office, Manual of Patent Examining Procedure § 608.01 (C)(9^th ed., rev. 07.2015)