申请他国专利：如何避免翻译错误产生专利漏洞

海外专利申请是一项专业度高的工作。很多中国申请人为了申请他国专利，经常会将现有的中文专利文本翻译后进行申请。而对于翻译和撰写的文字表述，需要在熟悉他国专利法的前提下高度谨慎，否则可能会在以后的申请过程或专利诉讼中带来很大的麻烦，往往给专利权人造成难以弥补的损失。

简言之：申请他国专利，翻译或撰写的不好，是会出大事情的。以美国专利申请为例，今天七星天就为您介绍一个此类案例。

翻译出错，权力要求范围显著缩小

美国专利法第112条规定（35 U.S.C. 112），专利申请的说明书必须“全面、清楚、简明（Full, Clear, Concise）”，并且要求“明确地”指出权利要求所要保护的范围[1]。美国专利申请文书翻译有错误或不明确时，带来的最直接的问题是专利审查过程中不必要的驳回或者修改，而这些修改有可能会限制权利要求的保护范围。

Festo V. SMC案

因翻译误差导致专利保护范围缩小、直接影响企业利益的案例数量很多。比如德国气动工具厂商Festo Corp. 起诉日本Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. （SMC株式会社）专利侵权一案[2]。该案涉案专利之一的美国专利 US. No. 4,354,125（以下简称‘125专利）是一项关于改进型磁耦无杆气缸产品（improved magnetic rodless cylinder）的专利，由Festo公司之前的德国专利申请翻译成英文后申请而来。

在该专利的申请过程中，由于美国申请的译文表述不清晰，没能明确其权利要求保护的设备是“发动机还是磁性离合器（a true motor or magnetic clutch）”，因此被审查员依据美国专利法第112条驳回[3]，申请人也不得不对权利要求进行了修改，并在之后获得了专利授权。

此后的‘125专利被Festo用来起诉SMC。在诉讼中，被告SMC认为：原告在审查过程中对于专利的修改限制了专利的保护范围，根据禁止反悔原则（prosecution history estoppel）[4]，不能以等同原则（doctrine of equivalents）[5]为由判定其侵权。

Festo辩解称，这些修改仅仅是为了符合美国专利法第112条的规定，禁止反悔原则并不适用。双方的争议一直打到美国最高法院。

最后，美国最高法院对该案给出了意见[6]，认为：虽然基于美国专利法第112条的修改仅仅是为了更清楚地表述权利要求，并不是为了和现有技术进行区分，但是如果这种修改对权利要求保护范围做出了限制，禁止反悔原则就可以适用[7]。而在该案中，只要禁止反悔原则被适用，无疑就意味着‘125专利权利要求的保护范围被显著地缩小，SMC也就不侵权。换言之，Festo最初把德国专利翻译成英文的过程中的翻译疏忽，无形中已埋下了让自己要输掉这场历时数年、花费大量金钱官司的伏笔。

案例的启示

事实上，在专利诉讼中，类似Festo诉SMC案的例子还有许多。海外专利诉讼中，如果作为控方最重要证据之一的专利文本在翻译或撰写方面存在瑕疵，无论这样的瑕疵有多不引人注目，它也可能成为被告攻击原告专利有效性或自辩不侵权的理由。这种情况的存在，使得他国专利申请人必须高度重视文本翻译和撰写工作，否则就可能像Festo那样输掉官司。

那么该如何规避这样的错误呢？

整体来看，首先需要专利的翻译人员具备深厚的双语背景和扎实的技术知识；其次还需要对相关国家专利法有深刻的了解；最后也是最关键的，如果专利的中文文本行文与其他国家专利法要求差异很大，就需要摒弃把原专利翻译过来再进行申请的做法，重新以该国母语遵循其专利法要求撰写一份专利申请递交。只有做到上述三点，他国专利申请的质量才能得到根本保证。

因此，七星天建议，如果企业有依托中国专利文本申请他国专利的计划，就需要邀请资深的专利代理人或专利律师执行，这也是想要获得他国优质专利最可靠的路径。

[1] “The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor or joint inventor of carrying out the invention.” 35 U.S.C 112.

[2] Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 234 F.3d 558 (Fed. Cir. 2000).

[3]“Claims 1-12 were rejected under 35 U.S.C. § 112, P1,because the [‘]exact method of operation is unclear. Is [the] device a true motor or magnetic clutch?[‘] ”Id. at583.

[4]禁止反悔原则也称为禁反言原则，其来源于英美法系的一般契约理论，其基本内涵是“My word is my word”，即言行一致，不能出尔反尔。这一原则后来在很多大陆法系国家也被采用。在民事诉讼领域禁反言原则通常指诉讼中应对自己各种类型的言辞负责，不能随意否定或更改。

[5]等同原则是世界各实施专利法国家都遵循的一条法律原则，其基本意义是指即使某一方侵权产品或方法并没有正好落入某专利的权利要求的字面范围内，但却等同于权利要求所保护的发明时，等同原则允许法庭判决该方侵犯他人专利。

[6] Festo Corp, 535 U.S. 722 (2002).

[7] ”[I]f a § 112 amendment is necessary and narrows the patent's scope -- even if only for the purpose of better description -- estoppel may apply.” Id. at 737.