值得借鉴的应诉宝典 Apple靠它躲过$6.25亿侵权赔偿 (上)

依据美国东部时间7月29日发布的消息，Apple于7月26日依据美国联邦最高法院（Supreme Court of the United States， 高院）上月明确的PTAB可沿用“最宽泛权力要求解释范围标准（Broadest Reasonable Interpretation Standard, BRI）”[1]，递交至德州东部联邦地区法院的中止诉讼动议（Motion to Stay）[2]，帮助其成功逃过了$6.25亿的巨额侵权赔偿[3]。

如今，通过各种应诉策略（如PTAB的专利无效程序）进行反击已是常态。然而，对美国联邦诉讼应对机制仍不甚谙熟的内地企业来说，反击能力还无法像美、日、韩、港澳台等国家和地区拥有较多应诉经历的企业那样，这也导致了这些企业频频遭遇败诉和禁售的窘境。

面对这样的被动局面，Apple的应诉机制无疑成为我们借鉴的对象。今天，七星天将以Apple应诉策略为例，跟您聊聊如何应对美国专利侵权诉讼。

引子： BRI和Cuozzo案

自2012年9月16日生效以来，PTAB双方复审程序（Inter Partes Review, IPR）给许多专利权人带来了前所未有的挑战。据统计，2015年，在对于权利要求发起挑战的396起无效申请中，有250个申请被批准，即IPR的无效率高达82%[4]。如此高的杀伤力也引来了专利权人的不断非议和反击，其中最出名的当属Cuozzo因不满IPR使用BRI标准而将美国专利商标局（USPTO）告上了高院的案子。

下面，就让我们用一张图来总结一下Cuozzo案的始末[5] [6]：

在审理Cuozzo时，高院的大法官们普遍认为[7]：

       1.    BRI有助于保护公众的利益（如，防止专利流氓的肆意侵扰）；

        2.    PTAB所使用的BRI是遵循高院的“雪佛龙标准（Chevron Standard）”[8]；

       3.    BRI的使用还可以有效地避免权利要求范围太过于广泛；

       4.    BRI所带来的是整体上对专利申请的改变，使申请人在递交申请时更加谨慎，并不会对专利权人造成所谓的不公平；

      5.    PTAB和联邦地区法院在复审和评判专利的权利要求时，遵循的标准本身就不同：一个属于行政机构，而另一个是法庭的标准

依据以上几点理由，通过投票，高院最终明确：

“PTAB将可以继续使用（原有）的权利要求解释范围标准，并驳回了有关要求PTAB的权利要求解释范围与联邦地区法院的解释范围统一的请求；并重申专利权人不能够就PTAB的专利复审调查决定提出上诉。[9]”

“最宽泛权里要求解释范围标准”的沿用和Cuozzo的败诉给了Apple再次挑战VirnetX专利有效性，从而逃过巨额赔偿的机会。就在高院对Cuozzo案做出最终裁决仅一个月后，Apple向德州东部联邦地区法院递交了中止诉讼动议，请求法院能够中止之前的赔付给VirnetX公司6.25亿美元的判罚，一切待PTAB对VirnetX的专利有效性做出最终裁决后再说。

谈及Apple和VirnetX之间的专利纠纷可以追溯到2010年8月11日。从2010年到2013年，VirnetX一共向Apple发起过5次侵权控诉。截至目前，2010年至2012年的3起控诉仍在德州东部联邦地区法院进行审理。而法院的陪审团责令Apple对VirnetX进行赔偿6.25亿美元的案子，是2012年11月6日发起的6:12-cv-00855案。

VirnetX是网络安全软件和技术解决方案的供应商，致力于确保网络实时通讯（Real-time Communications over the Internet）的安全，其中包括了4G LTE安全[10]。

VirnetX表示，Apple的iPhone 、iPod Touch、iPad和台式电脑等产品均支持VPN，而当这些产品在运行时Apple指定使用的“Mountain Lion”运营系统侵犯了其持有的6项专利[11]。

此案经过了6年的审理，2016年2月3日，联邦地区法院的陪审团（Jury）裁定，Apple的上述产品所指定的运营系统的确侵犯了U.S. Patent Nos.7,418,504 and 7,921,211，此外Apple的VPN点播功能（VPN On-demand Function）继续侵犯U.S. Patent Nos. 6,502,135 and 7,490,151，并作出了6.25亿美元的判罚。

2013年7月16日，Apple向法院递交了中止诉讼动议，请求法院暂停审理。然而，法官Davis拒绝了Apple的动议。

虽然法庭驳回了Apple的中止动议，但是高院对Cuozzo案的裁定给了Apple一个重新提交中止诉讼动议的机会。因此，就在法院驳回4天后，Apple就重新递交了此动议。

Apple在动议中表示：“正如VirnetX之前表示的那样，Cuozzo对BRI的挑战带来了对专利复审结果的不确定性，也表示PTAB有可能会依照新的标准重新对专利的有效性进行审核。但是，如今高院已经于6月20日做出了最终裁决，并明确了PTAB可以继续沿用BRI标准。因此，PTAB在审核VirnetX时将会遵循BRI标准。[12]”

Apple还表示，此次提交中止诉讼动议，一方面是因为BRI的沿用有可能会否定涉案专利的有效性，从而改变法院现在的裁决；另一方面，在PTAB的做出审核决定之前，没有必要浪费法庭的资源去进行一些没有必要的审理。

7月29日，法院的Schroeder III法官肯定了Apple中止诉讼动议的合理性，并对此动议进行了批准。

法官的肯定是此案的一个转机，即使PTAB最终还是没有无效掉VirnetX的专利，Apple仍旧获得了一个讨价还价机会。

面对Apple应对策略，我们要学的还有很多。七星天将在下一篇中以Apple应诉策略为例，跟您分享如何应对美国专利侵权诉讼。

[1]Cuozzo案的具体详情请参阅七星天分别于6月21日推送的微文。

[2]中止诉讼动议：是要求法院暂时中止诉讼的请求。在专利诉讼中，最常用的是在美国专利商标局的无效程序正在进行过程中，诉讼一方以此为依据，要求法院暂时停止同时进行的根据相同专利的侵权诉讼。在新专利法规定了授权后复审和双方复审程序后，由于新专利法规定美国专利商标局应该在1年之内完成这些无效程序，越来越多的法院愿意中止正在进行的诉讼，等待美国专利商标局的无效复审程序结果。--引自《美国专利诉讼规则、判例与实务》，陈维国著，p.198

[3]”Apple Gets New Trials, Scraps VirnetX's $625M Patent Win “， Daniel Siegal, Law360:http://www.law360.com/ip/articles/823395?nl_pk=7602ee70-a639-490f-81f5-3b6bcbbd4968&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ip

[4]”PTAB Kill Rates: How IPRs Are Affecting Patents “， Law360: http://www.law360.com/articles/699860/ptab-kill-rates-how-iprs-are-affecting-patents

[5]本图来源于七星天，请勿随意使用。

[6]Cuozzo案的具体详情请参阅七星天分别于6月21日推送的微文。

[7]Cuozzo案的具体详情请参阅七星天分别于6月21日推送的微文。

[8]“雪佛龙标准（Chevron Standard）”，也称“雪佛龙依从（Chevron deference）”，来源于1984年美国最高法院对雪佛龙美国(Chevron US)诉美国国家资源保护委员会（Natural Resources Defense Council, Inc.）一案做出的裁决，该案是美国行政法领域的一个里程碑案例。它明确了在成文法立法不明确的领域，行政机关有权依据实际制定合理规定的原则。即，当一项立法因存在不清楚的地方而引起分歧时，行政机关有权利制定合理的规定，而AIA之所以模糊是因为是其并没有对于IPR的权利要求解释范围的合理性进行具体细化。

[9]”High Court Refuses To Change PTAB Claim Construction Test “， Ryan Davis, Law360: http://www.law360.com/ip/articles/802193?nl_pk=7602ee70-a639-490f-81f5-3b6bcbbd4968&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ip

[10]”About VirnetX“, VirnetX: https://www.virnetx.com/about/

[11]”VirnetX Inc. et al v. Apple Inc. “：RPX：https://search.rpxcorp.com/lit/txedce-140694-virnetx-v-apple

[12]Apple’s Renewed Motion to Stay。