首页 >> 新闻中心 >>实务论坛 >> 值得借鉴的应诉宝典 Apple靠它躲过$6.25亿侵权赔偿 (下)
详细内容

值得借鉴的应诉宝典 Apple靠它躲过$6.25亿侵权赔偿 (下)

时间:2016-08-04     【原创】   阅读

微信图片_20180204122239_副本.jpg


部中,我们谈到Apple近日以高院于上月明确的PTAB可沿用BRI(标准)为由,向德州东部联邦地区法院递交了中止诉讼动议(Motion to Stay),并成功逃过了$6.25亿的巨额侵权赔偿[1]。

Apple的应诉策略是如今对美国专利诉讼规则和应诉机制仍处于摸索阶段,也因此一直处于被动挨打地位的内地企业值得借鉴的对象。七星天在本篇中以Apple应诉策略为例,继续跟您分享如何应对美国专利侵权诉讼。

关于Apple的应诉机制, 我们要学的还有很多!

Apple在应诉方面从不吝啬自己的精力与财力,是因为其深知知识产权领域的战争是市场竞争的延伸,败诉或者不应诉会给其带来不仅是金钱上,更是市场和名誉上的损失。这也正是我们的企业,尤其是那些还没有意识到专利战争的威力和对其自身影响的企业需要正视的一点。

如今,各种应诉策略进行反击已是常态,尤其是像Apple这样“树大招诉”的企业,经过多年的锤炼,已经练就了一套完整的“应诉宝典”。

I.  无效程序 消灭对手武器的不二选择

微信图片_20180204122243.jpg


正如上文所说PTAB的无效程序已经成为各大企业应诉的主要手段,其中具有82%无效率的IPR则是使用率最高的程序。对于这项应对手段,Apple自然不会错过。2015年,苹果以共计向PTAB递交了252次申请(Trial)位居榜首,其中197次是具有超高杀伤力的双方复审程序(Inter Partes Review, IPR)。

如此高的使用率也侧面体现了Apple的法务团队对于美国专利诉讼相关法律法规的熟识,只有吃透了无效程序,才能够将此程序的杀伤力发挥到最大。

II.  看准时机,动议也能起到大作用

微信图片_20180204122247.jpg


除了无效程序傍身外,专利诉讼博弈中,如何在对的时间选择最有效的手段是十分关键的。对于Apple而言,在此案中,在高院刚刚明确BRI可被继续沿用的时间点,选择再次提交之前已经被否决的中止诉讼动议无疑是明智的选择。

相较IPR而言,杀伤力较弱的中止诉讼动议更像是一个拖延政策,但Apple选择了一个恰当的时间,使中止诉讼动议为其赢得了相当重要的一段时间。依据此动议,法院必须要在PTAB对VirnetX的专利有效性作出最终裁决后(通常在一年之内),才能够进行后续的裁定。而BRI的沿用也增加了VirnetX专利被无效掉的风险,给Apple增加了一分胜算。即使Apple的无效计划没有成功,中止诉讼动议也为其获得了一个讨价还价的机会。

III.  不做无准备之战

微信图片_20180204122252.jpg


Apple的应诉效率也值得我们学习。以此案为例,就在联邦地区法院判定Apple侵权,继而驳回中止诉讼动议后,仅4天的时间,Apple就以Cuozzo案为由,再次提出了此动议申请。

通常情况下,要在短短4天的时间内就对一项裁决做出回复并制定应对方案几乎是不可能的事情。因为从收到裁决,到与律师讨论,最后制定新的对策和完成相关申请需要耗费大量的时间。因此,Apple能够在最短的时间内寻找到最合适的应对手段,离不开以下几点:

    1.    时刻关注知识产权领域发生的案件、新出台的法规,并分析其对自己有可能产生的影响;

    2.    时刻掌握法院对案件的审理进度,从而对结果进行预判;

    3.    提前做好应对所有可能性的方法;

总结

就应诉策略而言,远不止上述的几种。仅动议一项,常用的就有撤销诉讼动议(Motion to Dismiss)、临时禁令动议(Preliminary Injunction Motion)、要求中止诉讼动议(Motion to Stay)、简易判决动议(Motion for Summary Judgement)等等[2]。其中,对于被告方而言,除了Apple使用的中止诉讼动议外,还可以根据自身情况提交撤销诉讼动议先发制人[3]。

此外,在控辩双方对联邦地区法院的裁决产生异议时,也可选择向联邦巡回上诉法院,甚至高院提出上诉,要求相应下级法院进行重审。这种应诉手段在日常侵权诉讼中也比比皆是。

除主动出击外,庭外和解也不失为是一种解决方案。倘若原告发起诉讼旨在索取许可费(Royalty)或其他费用,而被告又无法通过其他应对策略或无法在合理的成本之下反制原告时,庭外和解或许是最好的选择之一。

事实上,企业还需通过申请、甄选以及交易等方式尽早构建自己的海外专利库,并在“出海”之前,寻求专业人士进行风险评估、规避设计、出具不侵权意见书等一系列预备举措,做到防患于未然,这是企业专利战略的根本基础。


[1]”Apple Gets New Trials, Scraps VirnetX's $625M Patent Win “, Daniel Siegal, Law360:http://www.law360.com/ip/articles/823395?nl_pk=7602ee70-a639-490f-81f5-3b6bcbbd4968&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ip

[2]《美国专利诉讼规则、判例与实务》,陈维国著,p.197。

[3]撤销诉讼动议:是指一方根据合理的理由,在诉讼开始阶段要求法院撤销诉讼的请求。申请人一般是被告。被告可以以原告在诉状中没有提出一个合法的诉求、原告没有合法权利主张该诉求(如原告不是合法的专利权人)、已过诉讼时效等为由,要求法院撤销诉讼。--引自《美国专利诉讼规则、判例与实务》,陈维国著,p.197。



本站已支持IPv6
seo seo