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真的来了!USPTO为AIA无效程序制定新规

时间:2016-04-02     【原创】   阅读

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 据Law360于2016年3月31日公布的消息[1],美国专利商标局(U.S. Patent and Trademark Office, USPTO)终于在愚人节前一天为《美国发明法案》(America Invents Act, AIA)的无效程序中的复审程序(AIA Reviews)制定了一套新的规定,此规定会在30之后生效。然而,新规定的出台是否能够真正填补之前的漏洞,改善专利持有人以及相关人士所面临的问题还需要通过实践来证明。今天,七星天将为您介绍新规定所做出的改变,以及在未来的实践中有可能面临的问题。

改变

 据悉,此次出台的新规定在很大程度上采纳了USPTO于去年8月19日公布的“复审程序规则修订建议(Proposed Changes to the Rules for AIA Reviews)”中的内容[2]。其中就包括了新添加的“处罚制度(Sanction)”。此制度旨在对在提出专利复审申请之前没有进行详尽调查的律师进行处罚(…establishing sanctions for inadequate pre-filing investigation)”。换言之,在新的规定生效后,申请方律师必须要在提交申请之前进行充分的调查。

  除此之外,修订建议中还包括了针对AIA复审程序中,专利持有人因无法在回复时提供证据从而处于被动的状况,授予了专利持有人在回复AIA的专利复审申请(AIA Review Petition)时提交专家声明(Expert Declarations)和鉴定式证据(Testimonial Evidence)的权利。但是,当鉴定式证据出现实质性的争议时,疑点利益将归于复审程序申请方,而不是专利持有人。因此,申请方将有机会交叉审核专利持有人提出的证据和专家声明[3]。

  此外,在8月间出台的修订建议中,USPTO表示专利审判和上诉委员会(Patent Trial and Appeal Board, PTAB)在复审专利时,将继续采用所谓的“最宽泛的权利要求解释范围的标准(Broadest Reasonable Interpretation Standard)”。然而,对于将在复审期间到期的专利,PTAB将不会使用这一标准。

  USPTO的局长Michelle Lee女士曾于去年8月表示“此次对复审程序进行修改的目的就是为了阻止在复审程序中的不当行为……对于此次修改,USPTO将于15年10月19日听取部分公众意见”[4]。

  2016年3月31日,专利无效程序中复审程序的修订终于阶段性地尘埃落定。综上所述,USPTO采用了大部分于去年8月制定的上述新法规并听取了部分公众意见。尽管做出了上述改变,在一定程度上约束了申请方。但是,就公众希望统一联邦地区法院和PTAB对权利要求解释范围标准的意见,USPTO此次仍没有采纳。唯一做出改变的,就是对于即将在复审中的18个月内到期的专利,PTAB将会采用与地区法院相同的权利要求解释范围的标准。

  除此之外,此次新的规定中还添加了对复审申请、专利持有人的临时回复、专利所有人回复以及无效申请人回复摘要的“字数”而非“页数”的规定。USPTO表示,此规定将以提高“行政效率(Administrative Efficiencies”为目的。

  最后,对于同样在去年8月提出的“Pilot Program”的修改意见,USPTO表示由于大多数的公众反对此方案,所以USPTO将不会在新复审程序规定当中采用这一意见。Pilot Program是指由一名PTAB的行政专利法官(Administrative Patent Judges)来进行AIA法案中的双方复审程序(Inter Partes Review, IPR),而不是三名[5]。

问题

正如在开篇时所提到的,尽管USPTO做出了一系列的修改,然而新的复审规定仍有可能面临以下问题

 问题之一,笔者相信关注此领域的人一定还记得,曾有一家名为Cuozzo Speed Technology 的企业因不满PTAB所采用的“最宽泛权利要求解释范围标准”,持续向联邦地区法院(U.S. Federal District Court)、联邦巡回上诉法院(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)提出控诉,直至惊动了美国最高法院(U.S. Supreme Court)[6]。对此控诉,美国高院于2016年1月15日表示同意审理Cuozzo针对“最宽泛权利要求解释范围标准”提起的上述,并决定重新审核PTAB所使用的标准是否恰当。

 作为无效程序正式生效后第一个被PTAB通过IPR无效掉专利的涉案方,Cuozzo的负责人和代理律师都表示:“专利的权利要求解释范围增广意味着更多的现有技术将被用于反对被审核的专利,从而大幅度地增加专利被无效的可能性。因此,对于权利要求解释的标准应该与地区法院的标准一致,而不是比地区法院的标准更加广泛。这样对于专利所有人来说是十分不公平的”。其实,Cuozzo也道出了许多专利持有人的心声。对于他们来说,具有超高无效率的无效程序简直就像是核武器一般,对专利的杀伤力强大。

 然而,对于高院重新审查的决定,USPTO则表示出了强硬的态度,称:“此权利要求解释的标准的实施是具有权威性的。至于有关是否应被改动的问题,理应由国会做出决定,而非最高法院(PTAB由国会立法并通过而成立,其标准也应由立法机关确认或改动)。”日前出炉的新规定也进一步证明了USPTO对此解释标准的坚持。USPTO如此“任性”的做法无疑将招致和Cuozzo有相同期望人群的不满,美国最高法院未来也可能会表明态度。

 问题之二,对于继专利流氓(Patent Troll)之后,又冒出来的“专利劫匪”[7],USPTO并没有在新的规定中加以制止。此类诉讼主体是站在“螳螂”身后的“黄雀”,专门挑选专利流氓和被诉企业之间的战争陷入焦灼状态时出手。他们通常会等被诉企业利用PTAB的无效程序反击专利流氓时,跟随被诉企业的脚步,也提交一份要求复审专利的申请,以此来威胁专利流氓将从被诉企业那里得到的好处进行分享。

 还有更高招的,则会利用无效程序来迫使专利流氓将专利进行授权或转让。在专利到手之后,他们会转卖给被诉企业。这种“无本万利”的做法已经在过去的专利领域中有所显现。这些劫匪之所以能够如此肆无忌惮,是因为USPTO虽然对于提交无效程序的申请人和专利持有人有着严苛的规定,但是对于第三方申请人的限制却松得多。换言之,此类诉讼主体可以看作是无效程序的漏洞所衍生出来的。因此,USPTO应当颁布相关规定,从而对第三方申请者也加以约束。

 最后,复审程序中的高无效率也能够在一定程度上保护各大企业,尤其是高科技企业,使其能够有效地规避掉一定数量的专利流氓以及其他诉讼主体的侵扰。据悉,在2015年,高达92%的高科技领域专利诉讼案件都是由非专利实施实体(Non-Practicing Entity, NPE)[8]发起的。而在NPE所发起的专利诉讼案件中,专利主张实体(Patent Assertion Entity, PAE)[9]发起的案件占94%[10]。随着诉讼量的飙升,无效程序的复审请求量也进入了井喷的状态。依据2015年8月提供的数据来看,截至8月PTAB已经收到了3600余件的申请,其中,IPR的申请高达3277件[11]。作为申请次数最多的前两名,苹果和三星也是利用此程序来对诸如专利流氓类的诉讼主体进行制约和反击。新复审程序规定中的处罚制度有可能会提高申请方的风险,从而减少制约力度。这样会不会造成专利流氓数量的加剧,目前还不得而知。

 虽然,AIA的无效程序仍旧面临诸多问题,但是正如Michelle Lee女士所说的那样:“当我们认为我们做的不错时,其实还存在着很大的进步空间。但是,这需要通过实践和公众的反馈来进一步实现。我们能做的还有很多”[12]!因此,笔者相信,此次的专利复审规定修订只是一个开端。未来,这一领域还将有新规显现出来。

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[1]USPTO Unveils New Rules on AIA Reviews, Sanctions”, Ryan Davis, Law360: http://www.law360.com/articles/778708/uspto-unveils-new-rules-on-aia-reviews-sanctions

[2]此次修订建议是USPTO提出的第二次修订建议,其最初的修订建议是于同年的3月出台的。在3月出台的修订建议中,主要是针对AIA复审申请提交时的页数限制进行了增加。

[3]“USPTO Issues 2nd Round of AIA Rule Changes”, Ryan Davis, Law360: http://www.law360.com/articles/692793

[4]“USPTO Issues 2nd Round of AIA Rule Changes”, Ryan Davis, Law360: http://www.law360.com/articles/692793

[5]“USPTO Floats Plan to Let 1 Judge Institute Some AIA Reviews”, Ryan Davis: http://www.law360.com/articles/694945

[6]如欲了解此案详情,请阅读七星天于2016年1月19日推送的微信文章“美国最高法院将对PTAB的权利要求解释标准进行复审“。

[7]此种说法并非出官方的称法。

[8]非专利实施实体主要指的是个人或者组织通过研发或者购买/授权的方式获得了某项专利权,但不将其进行实施,并以此专利去控告其他的企业或者个人,从而获利。其中,各大高校、科研院所以及缺乏实施能力和资源的发明者都可以归为此类。

[9]专利主张实体:是美国联邦贸易委员会(Federal Trade Commission)用来将“专利流氓 (Patent Troll)”从“非专利实施实体”中区分出来。其主要指的是利用从他人处获得的专利,自己并未将其实施,并通过主张或维护专利权(发起专利侵权诉讼)来强制实施专利,并从中获得大量的授权实施许可费,与专利流氓类似。

[10]“2015 Patent Dispute Report”:Unified Patents: http://unifiedpatents.com/2015-year-end-report/

[11]“USPTO Unveils New Rules on AIA Reviews, Sanctions”, Ryan Davis, Law360: http://www.law360.com/articles/778708/uspto-unveils-new-rules-on-aia-reviews-sanctions

[12]“USPTO Unveils New Rules on AIA Reviews, Sanctions”, Ryan Davis, Law360: http://www.law360.com/articles/778708/uspto-unveils-new-rules-on-aia-reviews-sanctions



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