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美国临时专利申请

什么是临时申请

美国临时专利申请(Provisional Application),其名字很可能就会造成误解,让人误以为还有临时专利。但其实这只是指临时的专利申请,以下简称临时申请。这是申请人在美国用来确立优先权日期的一种专利申请。顾名思义,该申请是临时的,不会进入实审,最终也不会获得授权成为专利。临时申请可以为以后的非临时申请确立有效的申请日,也是实务中经常用到的一种申请方式。

临时申请是在美国专利商标局提出的国内(相对于美国)申请。在临时申请中,不需要正式的权利要求(Claims)、誓言及声明(Oath or Declaration)、相关资料及在先的技术公开。依据美国专利法35 U.S.C. 119(e),临时申请为申请人确立了一个优先权日期,但其有效期限是1年,在此期限内,该临时申请的申请人可以提交以此临时申请为在先申请的非临时申请。这里的非临时申请(或称正式申请)是指美国发明申请(Utility Application)和国际申请(PCT Application)。这可以看作一个连接的过程:通过要求临时申请的优先权,正式申请和临时申请被连接了起来。

 临时申请的特点

  1. 申请方式更简易、快速,费用低(截止201912月是280美元,小实体减半,微小实体再减半)
  2. 一定要有权利要求,只需提供说明书(不必拘泥于正式的说明书格式,简单的技术交底书也可申请)、必要的附图及发明人信息;
  3. 美国专利商标局接受英文以外的说明书内容,但必须符合美国专利法35.U.S.C.112(a)35.U.S.C.113的规定;
  4. 在特定条件下,临时申请不被公开[1]。具体来说,在1年期限内,如果申请人未提交正式申请来连接临时申请,则此临时申请不会被公开。但是,如果申请人在1年期限内递交了正式,并成功的连接了临时申请,则在优先权日起18个月后,当正式申请被公开时,临时申请会作为优先权文件而被公开。
  5. 临时申请不会被予以实质审查,也不会被授予专利权,它仅可为在一年内提交正式申请抢占一个申请日;
  6. 临时申请不能要求其他申请为其建立优先权;
  7. 根据巴黎公约,在他国(即美国之外的其他国家)递交专利申请时,可以要求美国临时申请的优先权;
  8. 临时申请不适用于外观专利(Design Patent)。

什么时候考虑申请临时申请

如果企业正好有一项好的发明,想在美国申请专利,但是由于准备一篇完备的专利申请文本需要较长的时间,又考虑到优先权问题,想抢占一个申请日,那可以考虑递交美国临时申请。但如下所述,还要注意保密审查问题。

怎样准备并递交临时申请

如前文所述,需要准备必要的说明书和附图,另需准备一张申请临时申请的表格cover sheet。填写表格时,需要填写发明人信息,但是只需要提供发明人姓名及粗略的住所信息即可(对于中国而言,只需详细到城市)。最后需要缴纳280美元的费用(小实体减半,微小实体再减半)。

对于中国申请人来说,还要考虑发明地以及保密审查问题。如果做出发明的地点在中国,那要想首先递交美国临时申请,必须要先向中国知产局递交保密审查请求,在保密审查通过之后才能递交临时申请。

如何连接临时申请和正式申请

12个月期限内,正式申请要求临时申请的优先权有两种方法:(1)递交正式申请,并在表格中指明要连接起来的临时申请;或者(2)向美国专利商标局提交转换请求书,直接将临时专利转为正式申请。该12个月期限可延期至14个月,不过需要说明拖延是非故意造成的,并要提交相应的请求书及缴纳对应的费用[2]

因为以上(2)不允许增加任何申请内容,实务之中,(2)用的很少。

临时申请和专利保护期限

如果某美国发明申请是在要求了临时申请的优先权之后授权的,那专利保护期应该如何计算呢?申请人和发明人在此处常有误解,认为应当从临时申请的申请日起算。但实际上,这样的情况下专利保护期应当自正式申请的申请日起算。

关于专利保护期限,我司曾专门撰文详述,可参见美国专利有效期是如何计算的?

中国专利申请如何把美国临时申请作为优先权

从前文的介绍得知,美国的正式申请可以在临时申请递交后的12个月内,以之作为优先权的基础。这里临时申请的作用相当于是美国正式申请的国内优先权

大部分申请人关心的可能是,能不能申请一个中国专利要求美国的临时申请作为优先权?这当然是可以的:当申请人在中国递交专利申请时,可以在递交的表格中要求美国临时申请的优先权。但这里需要关注一个问题,即临时申请与在后的(中国)正式申请必须有至少一位共同发明人。因此,在递交中国申请时,要注意所列的发明人至少要有一个与临时申请保持一致,免得在授权后竞争者以此问题来无效中国专利。

临时申请的潜在风险

前文介绍的似乎都是美国临时申请的优点,不过我们在申请临时申请时,除了要牢记需在12个月内提交正式申请之外,还要注意临时申请的说明书撰写,即非临时申请所要求保护的主题必须在临时申请中得到支持。

关于临时申请的潜在风险的相关讨论,我司已经在201959日在微信公众号发布过美国临时专利申请的潜在风险一文,文章以2002年的New RailheadManufacturing, LLC, v. VermeerManufacturing Company, 298 F.3d 1290, 63 U.S.P.Q.2d 1843 (Fed. Cir. 2002) 一案,分析在撰写临时申请的说明书时需要注意的事项和潜在的风险。感兴趣的小伙伴可以移步查看。

 综上所述,美国临时申请有灵活、手续简单、便宜、保密性高等优点,也随之有相关的风险,但总的来说是一种很好的申请选项,可以作为企业专利战略的一部分。七星天在这方面有非常丰富的经验,可以为诸位提供帮助。

 

 

 
参考文献
1.蒋洁如,美国专利体系下的临时申请与非临时申请,上海情报服务平台,2019-10-12
2.权个人,谈谈美国专利临时申请的美好与忧虑,浮生梦呓微信公众号,2017-05-17
3.USPTO官网:https://www.uspto.gov/patents-getting-started/patent-basics/types-patent-applications/provisional-application-patent



[1] 35U.S.C122b(2) (iii)明确规定了临时申请不公开
[2]37 CFR 1.78 (b), and petition fee as set forth in § 1.17(m)。该笔费用相当昂贵,为2000美元(小实体减半,微小实体再减半)