美国专利申请中的几种需签署文件简介（下）—

在本系列的（上）和（中）两篇文章里，我们介绍了在美国申请中需要提交的签署文件：Assignment （转让协议）, POA（委托书）, Declaration（发明人声明）^[1]。其中， Declaration和Assignment是需要发明人签署的^[2]。但是，实务中经常遇到这样的情况，当企业作为申请人要递交美国申请时，发明人已经从企业离职了。那么，我们应该如何预防及应对这种情况呢？

首先，我们先来看一下当发明人已离职时，Declaration要如何处理。从阅读的方便性出发，我们先再来回顾一下Declaration的相关说明：根据美国专利法35 U.S.C. 115^[3]的相关规定，专利申请中作为要求保护的发明的发明人或联合发明人的每个人均应就该申请给出誓言或签署声明。声明的基本相关内容为：1本申请由本人提交或授权提交；2本人相信，本人是该申请中所主张发明的原发明人或者原联合发明人；3本人承认，此声明中若有任何故意的虚假陈述，本人将根据18 U.S.C. 1001的规定被处以罚款或五（5）年以下有期徒刑，或者两罚并施。

在发明人离职的情况下，申请人首先可以尝试通过多种渠道联系发明人，让发明人配合签署Declaration。如果发明人离职后仍能联系到发明人，那么发明人能够协助签字的概率还是比较高的，这是比较理想的情况。如果已经进行过合理的尝试去找，但是实在联系不到，可以通过签署Substitute Statement（替代声明）的方式，绕过发明人^[4]。合理尝试包括：向该发明人最后已知地址寄出挂号信，没有收到其回复；向其发送邮件或打电话，联系不上等等。对于替代声明的签署，当申请人为公司时，可以让公司代表签字。在实务中，我们一般建议发明人所在部门主管或者经理来签署替代声明。当申请人为个人时，我们可以让共同发明人签字。但是这里要注意以下2个问题： 1. USPTO有可能要求申请人提供尽力联系发明人证明，比如挂号信收据、发邮件、有第一手信息的联系人所签署的声明等等^[5]；2. 如果在审查期间内，又找到该发明人，不能向USPTO隐瞒该情况，应让其签署Declaration。

那么作为企业，如果有布局美国专利的计划，可以提前做哪些工作来预防发明人离职带来的麻烦呢？首先，如果是使用PCT申请然后各国落地的途径，最好在PCT申请的国际阶段（特别是刚刚递交PCT的阶段，这时发明人通常都是在职的）就由代理机构协助将签署文件准备好，由发明人签署后存档备用。这样在30个月期限内，申请人如果需要通过PCT申请递交美国申请，可以直接提交该签署文件。如此，既不会出现Declaration迟交带来额外的费用，也不会遇到发明人离职要反复多次尝试联系的麻烦。另外，建议企业在劳动合同中拟定相关条款，通过合同约束其有义务在离职后仍为相关知识产权办理提供帮助。员工离职时，建议留下准确的联系方式，并告知其在离职后，可能仍有知识产权申请相关的文件签署工作需要协助。相信有合同的约束及相应通知，发明人会配合该工作的完成。 

下面，我们再来看一下Assignment的情况。根据美国专利法35 U.S.C. 261^[6]的相关规定，专利具有个人财产的属性。专利商标局应维护专利和专利申请的利益登记册，并应要求记录与之有关的任何文件，并可能为此收费。而条例37 CFR 3.11^[7]规定，与专利申请和专利权益有关的文件都应当在美国专利商标局中进行登记。

关于Declaration的签署问题，我们已在上文做了详细介绍。关于Assignment的签署，如果发明人已离职，从处理程序上来说也是有些类似的。大致来说：第一步当然也是通过已知渠道跟发明人取得联系，步骤如上；如果能联系到发明人并且发明人愿意配合签字，则正常签署即可。

如果联系不到发明人，我们可以通过登记包含知识产权归属条款的劳动合同或者其他与知识产权权属相关的协议，来进行Assignment登记，完成权利转让。目前，大多数公司在员工入职时都会与员工签署劳动合同，这份合同中往往会包含关于知识产权的条款（即明文规定员工工作相关的知产归公司所有）；有的公司还会与员工签署单独的关于知产的协议；即使没有这样的条款或协议，因为“职务发明”的缘故，公司也可以指出与员工工作相关的知产应该归公司所有。因此，在实务中，当找不到发明人时，可以用劳动合同或知产协议代替正式的Assignment进行注册。

另外，目前很多公司规模较大，存在子公司或分公司。在实务中，必须注意申请人与发明人的劳动合同归属公司是否一致。如，发明人受雇于A公司的子公司B，专利的申请人为A公司。那么比较理想的情况是发明人先将权益转给B公司，B公司再转A公司，即需要两份Assignments。当我们用发明人与B公司之间的劳动合同代替发明人转B公司的Assignment后，还是需要另外准备B公司再转A公司的Assignment并进行注册。

当然，如上所述，如果企业有布局美国专利申请的计划，建议企业能够提前准备包括Assignment在内的签署文件。另外，企业要注意检查自己的劳动合同是否有关于知识产权归属的条款，如果没有，建议要补充相关内容，规定员工在雇佣过程中开发的知识产权的所有权归公司所有，且员工有义务配合知产注册申请中的程序性需求。如果企业劳动合同中没有这类条款，但是跟员工有单独签署关于知识产权归属的协议，也是可以的。另外还有一点要补充说明，因为美国申请中登记的协议，是要求有英文对照的。对此，企业可以单独准备一份中英对照的知识产权归属协议，在技术部员工入职时安排签署，这样遇到需要使用协议进行Assignment登记的情况，可以直接拿来使用，减少后续翻译带来的成本，同时也能加快处理进度。

 总之，需要签署的文件作为美国专利申请的重要组成部分，对专利申请有着重要作用。申请人需要增加对签署文件的了解，明确自身的义务及要求，并且积极寻找专业机构的协助，制定便于操作且能尽量规避风险的操作方案，以避免不必要的麻烦。以上是我们对签署文件的整体介绍，在实务中，会遇到各种纷繁的状况，可能需要更为灵活精准的应对手段。如有申请人有其他问题，可联系七星天进一步咨询。