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美国发明人纠纷的举证责任知识-以美国汽车安全装置专利发明人纠纷为例

【长文简述】

谁是发明创造真正的发明人或设计人的争议属于专利纠纷的一种类型,由于中国是遵循职务发明制度,所以关于专利发明人的争议纠纷比较少;然而对于美国发明来讲,关于发明人的界定,法条 37 CFR § 1.45 (c) 指出,只有对发明做出实质贡献的人才可以作为发明人,即遵循发明人制度。因此本文以美国汽车安全装置专利发明人纠纷案件为例,带大家了解一下发明人纠纷的举证责任知识,以及与大家探讨该案例带给我们哪些启示。

 

背景

2001年的时候,Ms. Wagner在护理因交通事故受伤的患者中得到启发,着力于为儿童设计一种安全背心。该背心具有肩盖,用于限制安全带的带子,使之沿着儿童的身体保持适当的斜度,来减少严重车祸造成的伤害,这就是被发明人称为 “保护天使背心”的新技术。大约在同一时间,Mr. Ashline开始研发头部和颈部的约束 (HNR) 装置,以减少高性能车辆碰撞期间造成的严重伤害。两人在2003年见了面,当时Ms. Wagner为-测试其“保护天使背心”的安全性能等事宜,造访Mr. Ashline的工作场所,并就“保护天使背心”展开了讨论,也探讨过Mr. Ashline能否制造该种背心,同时留下了背心样品作为评估及参考。

两人的关系于2006年终止,当时Mr. Ashline的妻子指出,Mr. Ashline正在开发自己的设备,希望Ms. Wagner拿走她自己的“保护天使背心”样品。时间到了2010年,Ms. Wagner发现Mr. Ashline 已为HNR装置申请了专利。

在Mr. Ashline申请涉案专利的母案之时,Ms. Wagner的专利律师曾向Mr. Ashline的专利律师发函,要求其考虑Ms. Wagner的“保护天使背心”专利。Mr. Ashline的专利律师将该专利提交给了专利审查员,但专利审查员没有考虑这一“公众意见”。同时,在Ms. Wagner的专利律师发给Mr. Ashline的专利律师函件中,没有提到应将其作为共同发明人的要求。

在该涉案专利US 8,272,074 B1授权6年后,Ms. Wagner向联邦地区法院提出诉求,要求成为涉案专利的共同发明人。其主张的主要理由是自己是涉案专利权利要求1中的“肩部(shoulder portion)”技术特征的贡献者和发明人。涉案专利的权利要求1的“肩部”技术特征如下:一种用于在车辆碰撞期间控制驾驶员头部的约束装置,包括具有肩部的构件,所述肩部至少部分地可定位在驾驶员肩部的至少一部分之上,一种系绳,系在所述构件上并连接在头盔上……. 由图1和图 2 中的参考编号 16所示。

图一

图二



举证环节

Ms. Wagner为支持其主张,主要提供了涉案专利文献、证人证言(案外某投资者的证言)、自己的陈述以及与Mr. Ashline往来中的一些证据。

首先,Ms. Wagner指出涉案专利的母案中不包含“肩部”一词,Mr. Ashline是在他们一系列会议后提交的申请中才使用这样的术语。根据Ms. Wagner的说法,该证据证实了她的证词,即她贡献了“肩膀部分”的概念。然而,联邦巡回法院认为这一论点没有说服力,并指出虽然母案没有明确提及“肩部”,但母案中公开了肩部的概念。


其次,Ms. Wagner依靠证人Mr. Cooksey的证词作为佐证。然而,Mr. Cooksey的证词只涵盖了Ms. Wagner和Mr. Ashline一些会面的细节。法院认为该证词的范围太有限,无法充分证实Ms. Wagner对涉案专利的贡献。

最后,Ms. Wagner依赖Mr. Ashline关于他们会面的证词,辩称他的证词证实了她向他解释了“肩膀部分”的概念。法院不同意并解释说,Mr. Ashline 先生的证词充其量表明,Ms. Wagner 女士和 Mr. Ashline 先生在三年内多次会面和交谈,在此期间,Ms. Wagner 女士寻求并接受了 Mr. Ashline 先生关于她的背心的一些建议。然而,他的任何证词都没有表明 Ms. Wagner 女士对涉案专利做出了任何有意义的贡献。


因此,在审查了原告提供的每一项证据后,联邦巡回法院认为Ms. Wagner没有提供足够的佐证证据来支持她是共同发明人的主张。


启示

Ms. Wagner的三项举证都被法院认为证据不足,其实并不意外;在美国专利法中,确定发明人的门槛问题是看谁明确构思了发明;针对该概念,结合本案的具体情况,我们可以得到以下启示:

1、确定专利的发明人很重要,如果被遗漏的发明人提供的证据足以证明她应该被指定为专利的共同发明人,那她将享有对整个专利所有权的推定,即使她的贡献只是多个权利要求中的一个。

2、如果举证自己是共同发明人,则对权利要求的贡献必须通过明确和令人信服的证据来证明;但也并不要求证词的每个细节都得到证实。

3、必须在自己的证词之外提供足够的独立证据,以证实自己对所要求保护的发明概念的贡献;如果仅能提供自己与现有发明人之间就发明或现有技术进行过讨论或对话的证据,可能还是不足以佐证自己是共同发明人的论断。

4、从发明人的角度而言,在发明过程中,一定要注意做好保密措施,在申请专利之前,尽量不要对他人公开自己的创新技术方案。




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