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马德里体系的三类不规范通知

之前在介绍马德里体系的常见通知和证明文件时,我们提到过如果国际申请不符合适用的形式要求,WIPO会发出不规范通知(Irregularity Notice)。

本文总结了中国申请人常见的不规范情形,以及如何补正的详细指导。希望能帮助您了解在提交马德里申请时需要提前避免的问题;您也可以将本文作为收到不规范通知时的行动指南。

相关条例的解释

《商标国际注册马德里协定有关议定书实施细则》的第二章第11条、第12条以及第13条,阐明了三类不规范情形。概述如下:

Rule 11:除商品/服务之外的其他不规范

Rule 12:商品/服务的分类不规范

Rule 13:商品/服务的名称不规范

Rule 11:除商品/服务之外的其他不规范

该类不规范问题主要集中于申请人/代理人信息、优先权信息、商标图样、商标音译、MM18表格。

申请人的电子邮箱不规范

不规范的情形包括:未提供申请人电子邮箱、提供的申请人电子邮箱与代理人的相同、或者有多个申请人,但没有提供每个申请人的电子邮箱。

如果提供的申请人电子邮箱不符合要求,且未在不规范通知之日起3个月内补正,会导致国际申请视为放弃。

代理人的电子邮箱不规范

不规范的情形主要包括未提供代理人的电子邮箱。

如果除了未提供代理人的电子邮箱,该国际申请还含有其它不规范情形,国际局会发送不规范通知,申请人(代理人)需在不规范通知之日起3个月内补正。

如果除了未提供代理人的电子邮箱,该国际申请没有其它的不规范情形,国际申请会继续登记,但是不包含指定的代理人信息。如有需要,申请人可以使用MM12表格,指定代理人。

优先权信息不完整

如果国际申请有多个优先权申请,申请人(代理人)必须提供每个优先权申请所对应的类别以及商品/服务,否则会发送不规范通知。

如果某个优先权能完全覆盖该国际申请某个类别的所有商品/服务,那么也可以只提供该优先权的类别号。

商标图样不够清晰

如果商标图样不够清晰,国际局也会下发不规范通知。此时申请人(代理人)可以直接回复国际局,逾期未补正,国际申请将视为放弃。

未提供商标音译

如果商标中包含汉字等非拉丁字符,比如韩语、日文、俄文等,申请人(代理人)需提供该商标音译;如果商标中包含非阿拉伯数字或非罗马数字,申请人(代理人)也需提供该商标音译。

如果收到提供商标音译的不规范通知,申请人(代理人)可以在不规范通知之日起3个月内直接回复国际局,逾期未补正的,国际申请将视为放弃。

MM18表格

国际申请指定美国时,需要填写符合要求的MM18表格。如下图所示,该表格有4个必填项,需要填写完整且规范。


如果收到补正MM18表格的不规范通知,申请人(代理人)需在原属局收文之日起的2个月内进行答复。如果超过2个月,申请人(代理人)就没有机会补正。这种情况下,国际申请会继续登记,但是不再包含指定美国。


Rule 12:商品/服务的分类不规范

造成Rule 12不规范问题的可能原因有:新旧版本尼斯分类的修改变化、国际局与国家局之间对某些商品/服务的不同意见、翻译问题、商品/服务清单中的标点符号不适用。

新旧版本尼斯分类的修改变化

举个例子,比如inflatable lifeboats(充气救生艇),从12类移到了9类;vending machines(自动售货机),从9类移到了7类。

所以如果商标申请比较早,然后要申请马德里商标,那么要按照现行版本的尼斯分类进行选择。

国际局与国家局之间对某些商品/服务的不同意见

首先说明一下,如果国际局与国家局之间对某些商品/服务的不同意见,此种情况要以国际局的意见作为最终意见。

比如“擦眼镜布”,国内将其归在9类上,但是根据国际局尼斯分类的标准,所有的清洁用布都是应该放在21类的,同时建议翻译为eyeglass cleaning cloths,而不是glass cloth/eyeglass cloth。

比如料酒(cooking wine),国内会放在30类上,但是国际局会要求换类到33类,因为所有含酒精的饮料都是在33类。

翻译问题

比如衣架,中国申请人往往将其翻译为clothes hanger。如果是这种翻译,国际局会要求换类到20类;如果将衣架翻译为drying racks for laundry或者clothes drying hangers,就可以放在21类。

比如广告,所以你将其翻译为advertisement, 国际局会要求换类到16类,但是如果翻译为advertising,就符合35类。

答复期限

关于商品/服务的分类不规范通知(Rule 12),答复期限为国际局通知之日起3个月,申请人(代理人)需要通过原属局进行答复。

申请人(代理人)先将回复意见提交给原属局,等原属局审查完成后,再转交给国际局。因为原属局有职责审查商标的商品/服务是不是在基础商标的商品/服务范围内。

如果申请人(代理人)没有及时回复Rule 12,商品/服务会按照国际局的意见直接换类,这种情况可能会导致国际申请被放弃,比如按照国际局的意见进行换类,于是需要增加类别,然而申请人没有及时缴费,从而导致申请被放弃。

Rule 13:商品/服务的名称不规范

国际局如果认为国际申请中指称任何商品和服务所用的词语过于含混不便分类、费解、或用词不正确、标点适用不当,会下发不规范通知。

含混不便分类(too vague)

此种含混主要是没有指明具体用途或者范围造成的。

比如在10类申请masks或face masks(口罩),申请人(代理人)可将其修改为protective masks for medical purposes(10类),beauty masks(3类),protective masks, not for medical purposes(9类),sleep masks(25类),或masks [playthings](28类)

比如在11类申请lighter(打火机),国际局从11-2022尼斯分类开始便不再接受。申请人(代理人)可将其修改为friction lighters for igniting gas, 或者gas lighters.

比如在18类申请shopping bags(购物袋),国际局从11-2022尼斯分类开始便不再接受。申请人(代理人)可将其修改为reusable shopping bags, 或shopping bags for paper or plastic.

费解(incomprehensible)

比如中国特有的传统食品,如果只用音译表示,审查员可能无法理解,造成费解。举个例子,在30类申请中,yuanxiao(元宵)不能仅仅用音译,申请人(代理人)需要在音译后面加具体说明,可修改为yuanxiao [glutinous rice ball for lantern festival].

不过由于中国国际影响力的增强,商标国际申请合作的开展,某些传统食品的音译已经纳入尼斯分类了。比如可以在30类申请baozi(包子),音译即可,无需添加具体说明。

用词不正确(linguistically incorrect)

比如在30类申请中,artificial coffee(人造咖啡),artificial tea(人造茶),国际局从11-2022尼斯分类开始便不再接受。申请人(代理人)可将其修改为 coffee substitutes, tea substitutes.

比如在44类申请glass shops(眼镜行),申请人(代理人)可将其修改为 opticians’ service.

要注意的一点是,对于商标名称,国际局希望申请人(代理人)用复数形式,单数也能接受,不能接受的是在前面加上定冠词,比如电脑(computer),可以是computer,computers,但不能是the computer.

标点适用不当

对于不同的商品/服务项目,要用分号(;)隔开;对于同一个项目之内的,要用逗号(,)隔开。如图所示:

答复期限

关于商品/服务的名称不规范通知(Rule 13),其答复期限跟答复Rule 12的一样,从国际局通知之日起3个月,申请人(代理人)通过原属局进行答复。

如果没有及时回复Rule 13,国际申请会继续登记,但是在商品/服务项目后国际局会加上“认为含混不清”“认为费解”等说明,这种情况可能会导致该商标在指定国家局中遭遇临时驳回。

所以还是建议及时回复,当然在遇到任务疑问的时候,建议及时跟国际局沟通。

协助避免不规范通知的工具

CNIPA网上申请系统

针对除商品/服务之外的其他不规范(Rule 11),申请人(代理人)可以使用CNIPA网上申请系统,该系统基本覆盖了所有的马德里业务,可以帮助大家避免不规范的情形。


商品服务管理器(MGS)

针对商品/服务的不规范(Rule 12 & Rule 13),申请人(代理人)可以使用商品服务管理器(MGS),进行翻译和查询,比较方便。

联系马德里

如果申请人(代理人)有任何疑问,可以点击联系马德里,将问题留言,并留下联系方式,官方工作人员会及时回复。



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