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Bypass与371,基于PCT递交美国专利申请的两种途径

371途径和 Bypass 的基本介绍

依据《专利合作条约》(Patent Cooperation Treaty, PCT),以PCT申请为基础,目前有两种方式可申请美国专利:①371途径(371 Route);②旁路途径( Bypass )。

371途径与Bypass申请时限均为最早优先权日起30个月内,且申请日期均为PCT申请日期。注意371途径和Bypass只能是择一进行,如采用Bypass申请的方式,就不能再通过371途径进行专利申请进入美国了。

何为371途径

通过PCT方式进入国家阶段,若进入的国家是美国,则法律依据是美国专利法35 U.S.C. § 371,因此该途径简称为371途径(371 Route)。

一般情况下,该途径申请与PCT申请在法律上将被视为同一件申请,其申请日为PCT的申请日。

371途径优势

371途径申请的官费会比Bypass更便宜一些。

371途径对发明单一性的限制要求没有Bypass严格,被要求分案的概率比Bypass小。

何为Bypass

以PCT申请为母案,法律依据是美国专利法35U.S.C.111,向美国专利商标局(USPTO)提出一件美国延续案(CA)或部分延续案(CIP),该延续申请等价于一个全新的美国申请,该途径称为“Bypass Continuation Route”,简称为旁路途径(Bypass)。

Bypass优势

Bypass申请拿到受理通知书的时间较短,一定程度上能更快得到授权。Bypass一般10天左右,371一般6个月左右。

Bypass申请可选用的加快专利审理速度的方式更多。Bypass适用三种加快方式:PPH、Track one、AE,而371途径只能选择PPH。

Bypass申请可以对原PCT申请修改,而且这个修改可以加入新的内容,新的内容无法享受PCT的申请日,所以Bypass不管是对权要还是说明书修改,都可以加入新的内容。然而,371途径申请虽然也能修改,但是修改必须忠实于原PCT申请,不能加入新的内容。

关于371途径与Bypass的更多基本内容可以参见Bypass还是371?基于PCT递交美国专利申请该用什么途径

371途径和Bypass的适用情况

以授权为目的的专利申请

授权为目的的专利申请情况很多,比如,客户因为项目申报、融资等需求,需要美国专利授权。那此类情况就走371即可了吗?并非如此,还需要结合PCT的创造性风险来综合选择:

  • 如果PCT本身创造性风险比较小,可以考虑走371途径。不仅官费低,而且无需支付对PCT修改的成本,申请人可以以最小的成本获得授权。

  • 如果PCT本身创造性风险比较大,则需要在原PCT的基础上增加内容,以强化新创性,避免在答复的时候被驳回。因为新增了内容,需要走Bypass。

如何来评估PCT的创造性呢?可以结合国际检索报告。但是一般情况下,国际检索报告并非决定性的,美国专利落地后会重新检索。所以,如果想要更准确的评估,申请人或代理机构可以结合自身检索评估。

如果客户对授权的速度也有诉求呢?则可以优先考虑Bypass。

采用371途径进入美国的申请不会被美国专利局立即处理,而采用Bypass申请的专利会被美国专利局视为直接受理的新申请,按照新申请的流程受理和审查,相比较而言,Bypass受理周期比较短。而且,Bypass加速审查速度的手段也更丰富,比如,Bypass可以通过Track One加快审查速度以更快拿到授权。

具体在实践中,不少申请人在提交PCT申请获得国际检索意见后,可能立刻决定进入美国申请,此时距PCT进入国家阶段的30个月期限可能还有一两年的时间。如果选择以371途径进入美国,即使在例如15个月时就以完备手续进入了美国国家阶段,美国专利局仍然会搁置该申请直到30个月期限届满再处理,延后了专利可能授权的时间。与此相对,如果采用Bypass方式进入美国,会按照新申请的流程受理和审查,而不会等待至30个月期限届满再处理。

以保护为目的的专利申请

以保护为目的的专利申请不仅对权要质量要求高,说明书质量也同样重要。权要决定了保护的范围,说明书决定了对权要的支撑度,如果说明书撰写不严谨、支撑度不够,也直接会影响权要的授权甚至授权后的稳定性。因此,对于以保护为目的的专利申请,若PCT申请的说明书质量不高,可以通过Bypass途径进行修改,在说明书中加入新的内容充分对权要进行支撑。

另外一方面,以保护为目的的专利申请面向的不仅是现在的保护,还需要考虑未来的保护,换言之,提前考虑未来行业或竞对的技术发展,尽早布局。从实操层面,在说明书中对技术内容充分扩展,未来基于实际情况进行续案,对未来的保护抢占时间先机。

同时,保护的前提是获得授权,没有授权说保护也是空谈。所以,如果PCT创造性风险较大, 也需要通过Bypass的路径来补救。

未来续案价值大的专利申请

专利申请未来可能需要结合市场需求、竞对发展,提交续案,或者说应用、诉讼价值大的专利申请,说明书的质量要求很高,因为这涉及到未来续案时的布局。这里所谓的说明书的质量不仅仅是说表述、结构等一些基本要素,更关键的是技术内容实质是否足够,是否有面向未来、面向市场、面向竞对的实质性扩展内容。对于此类专利申请,建议通过Bypass路径,对说明书进行充分的实质性扩展。

技术或产品存在迭代更新

技术或产品存在迭代更新,这种迭代更新跟原本的技术是息息相关的,将通过Bypass的方式将迭代或更新的内容补充到申请中。

结论

综上所述,Bypass对说明书的修改更灵活,Bypass可选的加速审查的方式更多,371途径的官费更便宜。值得注意的,Bypass进入美国国家阶段不仅可以享受PCT申请的30个月考量期的优惠,还可以在进入美国国家阶段后摆脱PCT框架的约束,以新的美国申请的方式审查。在美国专利审查制度下,专利申请文本的修改可以更加方便灵活,审查进度可以得到加快,程序便利方面也并不一定劣于PCT国家化程序途径。

总而言之,两种方式各有利弊,具体选用哪一种需要根据案子情况和客户需求来定。

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