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美国专利申请中的不清楚112问题
通常情况下，为了加强对自身产品的保护力度，限制海外可能出现的竞争对手，我们会选择制定海外专利申请布局， 美国专利申请 也常常是申请人关注的重点。 对于同一个发明方案来说，虽然在进行中美两国的专利申请时，申请文件的核心内容是一样的，但是由于中美两国专利法以及审查实践存在区别，所以在很多情况下，即使该申请文件通过了中国专利局的审查，成功拿到了授权，也有可能在申请美国专利的过程中被驳回。想要克服这一问题，我们就必须要足够了解美国专利法的规定，能够针对美国专利法的规定对申请文件进行合理的撰写、修改和补充。 中美两国专利法存在区别的条款有很多，在前文中我们跟大家就中美新创性审查方面的差异做过一些分享。本文将围绕美国专利申请中的112问题展开，帮助读者初步了解中美两国在专利申请审查过程中的区别以及美国专利申请过程中需要格外注意的撰写问题，希望能起到抛砖引玉的作用。 中美两国对不清楚问题的规定众所周知，一份完整的申请文件包含权利要求书和说明书，二者在实质审查过程中需要满足两个条件：权利要求书需要将发明方案的保护范围限定清楚，说明书需要进行充分描述以支撑权利要求。对于上述两个条件，中美两国的专利法都做出了明确规定。 在2011年9月15日签署的《美国发明法案》（America Invents Act,简称AIA）中，第112条对权利要求书和说明书的不清楚问题进行了规定，主要包括以下六个方面：（a）一般规定（in General）、（b）结论（Conclusion）、（c）格式（Form）、（d）从属权利要求援引其他权利要求（Reference in Dependent Forms）、（e）含有多项从属权利要求的权利要求援引其他权利要求（Reference in Multiple Dependent Form）、（f）组合发明的权利要求构成要素（Element in Claim for a Combination）。 中国专利法也对权利要求书和说明书的不清楚问题做出了规定，主要包括以下三项条款：第26条第3款“说明书清楚、完整；能够实现”，第26条第4款“以说明书为依据”，以及第33条“修改不得超范围”。 虽然中美两国的专利法都对不清楚问题进行了明确规定，但是在审查实务中，两国的侧重点还是有所差异。熟悉中国专利审查的读者可能知道，中国审查意见中26.3和26.4的问题并不算多，主要针对的是新颖性和创造性。其中，26.4大部分是在有授权前景的情况下指出。所以，在中国的专利审查实践中，可能一般先考虑新创性，在满足新创性的基础上再去重点看支撑、清楚等问题。 但是，美国审查意见中出现不清楚问题的情况则比中国审查意见要多。看过美国专利审查意见的读者可能对112问题并不陌生，美国112问题的指出跟新创性问题之间没有必然的依存关系和先后关系，所以在美国112审查和新创性审查同等重要。而且，克服112问题的答复比较耗费精力，这直接影响了申请美国专利的效率。 根据上述分析的中美专利审查实务的区别，不难理解，为何对同一个技术方案进行中美专利申请时，将已经获得中国授权的申请文件进行翻译后，却在美国专利申请的道路上因112问题几经周折。如果想要避免美国的112问题，在撰写上下足“功夫”很有必要，这个功夫不是“蛮力”，没有针对性的多写可能是徒劳，需要结合112的法条精准发力，保证撰写文件的高质量。 接下来，就通过一个简单的示例，说明美国的112问题。 示例某申请人申请了一个CN专利，该CN专利的独权是： 1、一种语音处理方法，包括： 【分析】：在中国的专利申请，并未被指出26.3或26.4的问题，仅仅指出了新创性问题。但是将该实质内容翻译并进行美国专利申请时，在审查阶段该权要被指出112问题。具体的，美国审查意见认为，结合说明书权1的概率是通过
公式确定，A代表”基础短语“，B代表”新增短语“，所以，“基础短语”在序列中位于“新增短语”之后的“概率”取决于“新增短语”，而非权1中的“独立”，说明书也没有其他体现独立的计算公式，说明书不能支撑权要，被认为存在112问题。 总结通过上述示例，相信读者已经深刻体会到美国专利局对112问题审查的严格程度。鉴于中美两国在不清楚问题上审查实践的差异，同一份申请文件即使获得了中国专利授权，也有可能在美国专利申请中因112问题被驳回。基于国内申请落地海外时，直接翻译并不是明智之举，结合美国审查制度，针对可能影响驳回的问题，逐一克服（比如，本文探讨的112问题），才能保证美国申请的高质量。 需要说明的是，本文对美国112问题的解读，对于112问题的深层含义来说还只是冰山一角。毋庸置疑，想要充分、全面、深入地了解112问题，并在处理该问题时达到游刃有余的高度，还任重道远。 |
