美国单方再审程序（Ex Parte Reexamination）

在之前的文章中，我们跟大家分享了美国专利无效的几种行政途径，包括单方再审查程序（Ex Parte Reexamination，EPR）、授权后复审程序(Post-Grant Review，PGR)和多方复审程序（Inter Partes Review，IPR)。在本文中，我们将结合我司刚刚完成的案例，重点再跟大家分享一下美国单方再审程序，希望对大家有帮助。

单方再审程序（简称EPR）是指：任何人可在专利可执行期间的任何时间，根据现有技术专利或印刷出版物，向专利局提出对专利权利要求进行单方面再审的请求。

再审程序是在美国专利商标局一个名为中央再审单位（Central Reexamination Unit, CRU） 进行的，该单位主要由经验丰富的审查员组成。请求人需要确定新发现的现有技术产生了实质性的新的专利性问题（substantial new question，SNQ）。只有在先专利或印刷出版物，且是先前未被审查员考虑过的参考文献（例如新找到的现有技术），才可以用于支持SNQ；但如果是从新的角度来说明问题，则以前被审查员考虑过的参考文献也能用来支持SNQ。

单方再审程序之所以叫单方，就是因为正式进入本程序后，只有专利权人可以继续参与。具体来说，在请求人提出书面说明，申请再审后，专利权人可回应请求人的说明，而请求人也可针对专利权人的回复，提出回应；之后，如果USPTO正式开启再审，则请求人就再也无法介入再审程序，参与再审的人仅限于专利权人与USPTO的审查委员[1]。

请求人可以在其他程序中重提本程序中未被接受的无效理由，即单方再审程序中没有禁止反言（estoppel）。

单方再审程序时间脉络

提出再审请求。再审请求人可以是任何人，且可以匿名提出请求；实务中再审请求多由第三方提出，目的是无效目标专利，但也时有专利权人针对自己的专利提出再审请求，使用该程序来测试（或改进）已颁布的专利。

在提出再审请求之后：

第3个月[2]：在提出再审请求的3个月内，CRU需要决定，在考虑或不考虑其他专利或印刷出版物的情况下，请求是否提出了影响专利权利要求可专利性的实质性新问题。需要决定是否批准或驳回该再审请求。

第4个月[3]：如果再审请求被驳回，请求人有1个月的时间申请复议。

第5个月[4]：如果审查员最终作出“有影响可专利性的重大新问题存在”的决定时，专利权人在决定副本送到或邮寄给他的不少于2个月的合理期间内，可以提出有关该问题的声明，包括修正其专利或提出新的权利要求。

第7个月[5]：如果专利权人决定提交声明，则需要立即将声明副本送达再审请求人，再审请求人有2个月时间提交回复声明。

接下来，专利再审的审查员会按一般专利审查方式来审查SNQ与专利之间的关系，并下发相应的审查意见。

第8-12个月[6]：专利权人将至少有30天的时间对专利局的任何审查意见作出回应。

如专利权人对再审结果不满意，可以向USPTO专利上诉委员会提出上诉，如对上诉委员会判决不满意，可以再向联邦法院提出诉讼，而再审请求人没有上诉权利。

单方再审需要递交的文件包括[7]

1. Cover sheet (PTO/SB/57)：

1. 指出需要被再审的专利，指明需要被再审的权要；

2. 请求者身份（可选）；

3. 费用信息；

4. 专利权人的联系地址；

5. 相关诉讼；

2. 再审请求说明：

1. 一份声明，指出基于现有技术专利或印刷出版物的每一个SNQ；

37 C.F.R. § 1.510(b)(1).

1. 标识清楚需要被再审的每项权要；

37 C.F.R. § 1.510(b)(2).

1. 详细说明如何将现有技术应用于每项权利要求。

37 C.F.R. § 1.510(b)(2).

1. 无 IPR（双方复审）、PGR（双方重审）或 CBM（商业方法授权后复议程序） 禁反言的证明。

37 C.F.R. § 1.510(b)(6).

1. 建议对每个交上去的文件进行单独编号。

2. 建议交一份根据专利权人在另一项关于权利要求解释的诉讼中提交的任何陈述，来解释如何据此来理解权利要求。

1. 其他支持性证明文件

1. 现有技术专利或印刷出版物的副本，附上非英文文献必要的英文翻译；

37 C.F.R. § 1.510(b)(3).

1. 一份IDS，列出所有再审请求中列出的文献；

2. 待再审的“整个专利”的副本，包括所有证书和免责声明；

37 C.F.R. § 1.510(b)(4).

1. 对于第三方请求人，被送达方的姓名及地址，如果无法送达，则必须向USPTO提供副本；

37 C.F.R. § 1.510(b)(5).

单方再审的官费（以大实体为例）

1. 简化程序：页数不超过40页（不包含附件），6,300美元

2. 非简化程序：页数超过40页（不包含附件），12,600美元

单方再审的特点[8]

1. 在专利可执行期间的任何时间，任何人都可以随时请求再审；

2. 无效理由仅限于基于现有技术的新颖性和非显而易见性；必须存在实质性的可专利性新问题（SNQ），审查员才会同意进入再审程序；

3. 单方再审中不能提继续审查（RCE）；

4. 再审请求人可以匿名；

5. 第三方再审请求人没有上诉权利；

6. 不能通过修改扩大权要范围。

实例

某位客户委托七星天无效其竞争对手的一件美国外观专利。经过与请求人的密切配合和详实准备，七星天最终成功通过Ex Parte Reexamination程序将其外观专利无效，既达到了目标效果，又最大程度地帮助客户节约了预算。以下是本案的大致经过：

我们经过检索分析，确定了无效对方专利的有力的证据，准备好材料后，于2021年秋向USPTO提交了单方再审请求。约2个月左右，收到USPTO发出的Order Granting Request For Ex Parte Reexamination（再审请求批准书），该批准书指出求专利权人或代理人可以选择在批准书发出2个月内作出回应，但也许是我方提供的证据太过有效，对方专利权人和代理人一直未作回应。

USPTO于2022年夏天发出Non final rejection（NFOA），指出结合第三方在请求书中列明的现有技术（即B-G），该美国外观专利有新颖性（102）问题，要求专利权人或代理人在NFOA发文日起2个月内作出回复，但USPTO一直未收到专利权人或代理人的回复。

USPTO于2022年秋发出Notice of Intent to Issue Ex Parte Reexamination Certificate，并于之后一个月发出Ex Parte Reexamination Certificate。从单方再审请求提交，经过一年多的等待，我们最终成功无效了对方的专利。

结合这个成功案例，我们再跟大家分享一下单方再审的特点及适用情况。如前文所说，单方再审的优点是费用比较低，一方面它的官费远远低于IPR和PGR，另一方面，单方再审请求方在整个程序中的参与有限，所以服务费也相对更低。同时， 单方再审的提出没有时间限制，非常灵活。再者，单方再审不适用禁反言原则（estoppel），请求人可以在其他程序中重提本程序中未被接受的无效理由。

当然，单方再审的一个比较显著的缺点就是请求人在后续环节没有办法持续进行意见答复。而且，如果对审查员最终的决定不满，只有专利权人可以提出上诉，第三方请求人不能提出上诉。因此，结合单方再审的优缺点，我们可以看出，比较适合使用单方再审进行专利无效的情形是找到强有力的新的现有技术文献。如果证据很强，有希望实现“一剑封喉”的效果，那么使用单方再审程序无疑是最具性价比的选择。

在此案中，基于和请求人的配合，我们掌握的证据比较强力，有较大把握可以通过单方再审程序就可以无效掉对方专利。而在材料准备中，律师结合历史经验，对目标专利做了细致的对比分析，提交了高质量的请求材料，也加速了专利无效的进程。

小结

在本文中，我们跟大家重点介绍了单方再审的情况，并结合实际例子跟大家分享了该程序适用的场景。总之，无效程序如何选择，每种无效程序如何有效达到目标效果，都需要专业人事的分析判断。此外，不管是选择何种程序，有效的分析、规范的请求书、详实的证据链都是取得成功的关键因素。

[1] 专利法律条文详见35 U.S.C §§ 301~307，审查指南关于这部分的描述详见37 CFR 1.501~1.570

[2] 37 CFR 1.515 (a) Within three months following the filing date of a request for an ex parte reexamination, an examiner will consider the request and determine whether or not a substantial new question of patentability affecting any claim of the patent is raised by the request and the prior art cited therein, with or without consideration of other patents or printed publications.

[3] 37 CFR 1.515(c) The requester may seek review by a petition to the Director under § 1.181 within one month of the mailing date of the examiner’s determination refusing ex parte reexamination.

[4] 37 CFR 1.530(b) The order for ex parte reexamination will set a period of not less than two months from the date of the order within which the patent owner may file a statement on the new question of patentability, including any proposed amendments the patent owner wishes to make.

[5] 37 CFR 1.535 A reply to the patent owner’s statement under § 1.530 may be filed by the ex parte reexamination requester within two months from the date of service of the patent owner’s statement.

[6] 37 CFR 1.550(b) (b) The patent owner in an ex parte reexamination proceeding will be given at least thirty days to respond to any Office action.

[7] 37 CFR 1.510

[8] https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2209.html