本文由七星天整理。如需使用请与我公司联系获取授权,并注明出处。
申请人递交美国专利后,往往要经历较长的审查过程。而在审查中,我们会收到各种各样的审查意见。在准备答复审查意见的过程中,期限监控是非常重要的一环。
尤其是收到Final Office Action(FOA)时,如何把握好答复的节点,及时与代理人沟通进度?这将会直接影响到审查进程和费用。
在本文中,我们将跟大家分享“FOA的期限及监控的重点”,希望对大家有帮助。
美国专利申请进入审查阶段后,审查员如发现申请有不符合授权条件的地方,会下发审查意见(Office Action,简称OA)。通常,审查员下发的第一次审查意见是Non-final OA,而如果申请人的答复未能完全解决或克服申请中的问题,审查员会下发第二次审查意见,第二次审查意见往往就是最终驳回,即Final Office Action(简称FOA)。
一份专利申请在收到FOA后,从程序角度来说实质审查已经基本结束,权要的内容已基本“锁定”,此时申请人对申请能做出的修改是非常有限的。如果申请人要做出较大修改或引入新的证据,通常需要在答复FOA之外还递交继续审查请求(Request for Continued Examination,RCE)及相对应的官费,以便申请可以进入新一轮的审查。
而如果经过分析,申请人通过需要很少的修改(特别是可以直接通过缩小权要保护范围),就有较大可能性使案子授权,也可以选择不递交RCE,而是直接递交FOA答复。
在选择直接递交FOA答复(无RCE)的情况下,如果申请人的答复未能使申请获得授权,审查员会下发Advisory Action(简称AA)。
对于AA的含义,我们可以简单理解为,审查员告知申请人“您关于FOA的答复没有通过,申请不能获得授权,请重新答复或者采取其他措施”的一封通知书。需要强调的是,AA可以看作是FOA的延伸,即之前对FOA的答复,在出现AA的情况下,其实并没有使回答FOA的期限停表(只有答复导致了Notice of Allowance 才没有这个问题)。也就是说,在这种情况下,还需要对FOA和AA一起作答,且此时的期限还是答复FOA的期限。对于答复期限,我们在下一部分会再进行详述。
这里我们先对OA类型做个简单的总结,以方便大家理解:
在收到FOA审查意见通知书后,自发文日起,FOA的答复期限均为3个月,在此期间答复无延期官费。
超3个月后答复FOA,需缴纳延期费。FOA的答复最多可延期3个月,所以FOA答复的最终期限为:不超过发文日起6个月。
如上所说,AA可以看作是FOA的延伸,即AA的答复期限等于Final OA的答复期限。也就是说,AA的答复期限同样是Final OA发文日起三个月,最长可延期至六个月。
原因1:是为了应对FOA答复后出现AA,为AA答复留出更充分的时间。
递交了FOA的答复(无RCE)后,如果未能使申请获得授权,那么审查员会下发AA。而AA答复的期限,也是以FOA发文日开始计算的。
如果我们答复FOA是卡着3个月的期限答复的,下发AA后再进行答复,显然已经过了免费的期限,只能缴纳延期费进行答复。
而如果我们答复FOA的时候就已经延期了,那么下发AA后再进行答复,可能连6个月的绝限都已经过了,这时案子就有失效的风险。
原因2:因为答复FOA有一个“两个月规则(Two-month rule)”,在两个月内进行FOA答复,有可能可以减少AA答复的延期费。
首先我们看一下,何为“两个月规则(Two-month rule)”。 如果申请人答复FOA的时间是在FOA发文日的两个月内,审查员下发AA的时候,需要在AA中指出答复延期的起始时间。且如果下发AA的时间超过了FOA发文的3个月,延期的起始时间要从AA时间算起。
简单来说,如果申请人在FOA下发后的两个月内做出了答复,但是审查员下发AA的时间超过了FOA发文的三个月,那么作为适当的补偿(可以这么理解),在计算延期费时,延期的起始时间是AA的发文日,而非FOA的发文日。但这里还要注意的是,即使是这种情况下,最终的延期时间还是不能超过Final OA之后6个月。
为了方便理解,我们来举个例子。
某专利申请在2016.09.01收到了FOA,申请人在2016.10.31(即2个月内)递交了答复。审查员在FOA发文日三个月后2016.12.15下发AA,申请人在2017.1.15继续答复AA。此时答复AA的时间距离Final OA的法定答复期限超期两个月,但只需要缴纳1个月的延期费。
因为如上所说,此时延期的期限要从AA下发的时间开始计算,AA下发的时间距离AA答复的时间是在1个月内,只需要交1个月延期费即可。这里,如果没有“两个月规则”,申请人就会需要交2个月延期费。
某专利申请在2016.09.01收到了FOA,申请人在2016.11.2(FOA发文日2个月之后)递交了答复。审查员在FOA发文日三个月后2016.12.15下发AA,申请人在2017.1.15继续答复AA。
在这种情况下,“两个月规则”就不适用了。计算延期时间,要从FOA发文日开始计算。答复AA的时间距离FOA的法定答复期限超期两个月,需要缴纳2个月的延期费;
从上面两张图可以看到,虽然图2的答复时间只比图1的答复时间晚了2天,并且AA发文日与图1相同,但由于延期费的起算日不同,延期费却多缴了1个月(大实体:官费420美金)。由此可以看到,在特定情况下,在FOA发文日起2个月内进行答复是有一定必要的。
对于FOA答复未递交RCE的情况,我们递交FOA答复后,要关注审查员后续的行动,密切监控相关期限。
理论上,我们递交FOA后,如果案件可以授权,审查员会下发授权通知书。而如果申请无法授权,审查员会下发AA官文。而在实务中,审查员可能因为一些特殊原因,没有及时下发进一步的通知。譬如审查员下发AA官文的时间可能已经超过了FOA-6个月期限,这时申请已经被放弃了(abandoned),我们就需要花费一大笔的官费来恢复申请,也有可能案件无法被恢复,导致案件彻底失效。
因此,我们不要以为递交了FOA答复就只需要等审查员的通知,而是应该主动监控好FOA的6个月绝限,如果遇到审查员迟迟未发出官文,代理人需要跟审查员进行进一步的沟通。
对于申请人来说,要重视FOA的及时答复以及FOA相关期限的监控。因此如果美国申请到了FOA的阶段,应该与代理人积极配合,及时反馈策略意见,尽快定稿答复。否则卡着3个月期限甚至延期答复FOA,可能就会在AA答复阶段非常被动,不仅时间紧张,官费也很高。此外,FOA答复后的期限监控也同样重要,否则,一旦错过6个月绝限,案子恢复的成本就太高了。
简言之,申请人多了解一些FOA的期限知识,有助于提高对期限的重视程度和敏感度。当然,更重要的是,我们希望申请人了解,小小的一个期限监控就有很多的门道,一定要选择靠谱的代理所进行案件委托。