中美专利申请延迟审查的方法

对于中国和美国的发明专利申请，其审查周期通常是2-3年。在之前的文章中，我们跟大家分享过中国和美国专利申请加速审查的方法。而有些申请人，在有些情况下，可能不希望加速专利的审查，而是想要延长专利审查的时间。

首先，延长专利审查周期有什么意义呢？通过延长审查周期，申请人会有更多的时间来考虑其专利申请的保护范围，以及专利的申请价值。申请人也可以有更长的时间来考虑分案或续案策略。虽然这样可能会使其专利申请变得充满不确定性，但却又使得竞争对手无法准确获知专利申请的保护范围，无法快速进行规避设计。特别是对于中国专利申请而言，其分案制度与美国的续案制度不同，不能一直递交延续申请，如果母案延迟授权，则申请人有更长时间进行分案的布局。

如果申请人有延长审查周期的需求，应该如何操作呢？下面我们以中国和美国发明专利申请为例，跟大家分享一下相关制度。

一、中国专利延迟审查制度

1.1 法律基础

《专利审查指南》第五部分第七章第8.3节延迟审查规定如下：

8.3 延迟审查 申请人可以对发明和外观设计专利申请提出延迟审查请求。发明专利延迟审查请求，应当由申请人在提出实质审查请求的同时提出，但发明专利申请延迟审查请求自实质审查请求生效之日起生效；外观设计延迟审查请求，应当由申请人在提交外观设计申请的同时提出。延迟期限为自提出延迟审查请求生效之日起1年、2年或3年。延迟期限届满后，该申请将按顺序待审。必要时，专利局可以自行启动审查程序并通知申请人，申请人请求的延迟审查期限终止。

1.2 关于中国专利申请延迟审查的要点

1）可申请延迟审查的专利类型：发明专利申请和外观设计专利申请。

2）提出请求的时间：在发明专利申请提交实质审查请求（提出实质审查请求的时机为最早优先权日起三年内），或提交外观设计申请的同时提出。

3）延迟期限：自延迟审查请求批准生效之日起1年、2年或3年。

4）是否可撤回：申请人提出延迟审查后不可撤回。

1.3 提出延迟审查的时间和费用

若申请人在递交中国发明专利时同时提交实审请求，申请人则可以同时提出延迟审查请求，延期期限有1年、2年和3年可供选择；

若申请人在递交中国发明专利时未提交实审请求，申请人可以在期限届满（最早优先权日起三年内）前提交，并同时提交延迟审查请求，延期期限仍然是1年、2年和3年可供选择。

需要格外注意的是若递交申请时同时提交了实审请求，但未提交延迟审查请求，那之后已经没有机会再要求延迟审查。

在中国提出延迟审查的请求，无需缴纳额外的官费。

二、美国专利延迟审查制度

2.1 法律基础[1]

根据37 CFR 1.103(d)，美国专利申请的延迟审查规定如下[2][3]：

在申请人的请求下，美国专利商标局可以按照相关规定，对审查进行延迟，但延迟期限不得超过最早申请日起3年。且应满足如下条件：

1）申请为依照§ 1.53(b)递交的发明专利或植物专利，或依照§ 1.495递交的PCT申请的美国国家阶段申请；

2）申请人没有根据§1.213(a)提交不公开请求，或已根据§1.213(b)提交请求撤销先前提交的不公开请求；

3）申请符合§1.211(c)中规定的公布条件；以及

4）美国专利商标局未下发审查意见或授权通知书。

2.2 关于美国专利申请延迟审查的要点

1）可申请延迟审查的专利类型：发明专利申请（包括国家阶段发明专利申请）和植物专利申请。也就是说，外观申请不能延迟审查。

2）延迟期限：延期期限由申请人指定，允许专利申请人请求将专利申请的审查从优先权日起最多推迟3年（36个月）。延期期限以月份为计算单位，可选择1-36个月中的任何时长。

3）没有提不公布请求：申请必须完整且符合公布条件，已经提不公布请求的案件，在提交延迟审查请求表时需勾选表中的撤销先前提交的不公布请求，任何不公布申请的延期审查请求均无效。

2.3 提出延迟审查的时间和费用[4]

申请人可以在期限届满（最早优先权日起3年内）前提交，只要案件还没出审查意见或授权缴费通知书。

在美国提出延迟审查请求，当前需缴纳140美金（大实体）的流程处理费，另一笔公布费，已于2014年1月1日起免除。

三、其他延长审查周期的通用做法

除了利用各国特有的延迟审查制度，还有一些通用的做法可以延长专利审查的周期。以下是两种常见的做法：

1）通过递交PCT申请，延长审查周期。PCT申请递交后，大多数国家和地区的要求是在30个月内落地，而如果卡着最终期限落地，这对于延长专利审查无疑是很好的选择。

2） 延长答复周期。专利申请在审查阶段会收到专利局下发的审查意见或补正的通知书，对于这些通知书不要着急答复，申请人可以拖延到答复期限日再进行答复递交，或者在答复的宽限期内答复（不过宽限期往往涉及额外费用，需要综合权衡）。

以上就是我们对于中美专利延迟审查的一个分享，希望对大家有所帮助。谢谢。

[1] https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s709.html

[2] 这个 Deferral of Examination 是 suspension of action 的一种类型，和中国的延迟审查相对应，但美国的 suspension of action 里还包括其他规定。

[3] Deferral of examination. On request of the applicant, the Office may grant a deferral of examination under the conditions specified in this paragraph for a period not extending beyond three years from the earliest filing date for which a benefit is claimed under title 35, United States Code. A request for deferral of examination under this paragraph must include the publication fee set forth in § 1.18(d) and the processing fee set forth in § 1.17(i). A request for deferral of examination under this paragraph will not be granted unless:

(1) The application is an original utility or plant application filed under § 1.53(b) or resulting from entry of an international application into the national stage after compliance with § 1.495;

(2) The applicant has not filed a nonpublication request under § 1.213(a), or has filed a request under § 1.213(b) to rescind a previously filed nonpublication request;

(3) The application is in condition for publication as provided in § 1.211(c); and

(4) The Office has not issued either an Office action under 35 U.S.C. 132 or a notice of allowance under 35 U.S.C. 151.

[4] https://www.yarbroughlaw.com/Publications/pubs_patent10_deferred_examination.htm