美国专利申请被审查员驳回，该如何上诉？

美国专利申请在美国专利商标局（USPTO）中的上诉程序（以下简称“美国专利申请上诉”）是一个复杂的过程，需要申请人仔细准备并遵循特定的法律程序。具体来说，当美国专利申请在审查员主导的实审阶段遭到了驳回，则在满足一定条件时可以向USPTO的美国专利审查上诉委员会（Patent Trial and Appeal Board , PTAB）提出上诉。但是，专利上诉的详细程序是怎么样的？在什么情况下发起上诉更为合适？我们将在本文中为大家做一个分享。

一、美国专利申请上诉程序概述

申请人递交专利申请后，将由USPTO分配审查员进行审查，审查员会在实审之后做出专利申请是否能授权的决定。在美国专利申请过程中，如果USPTO的审查员认为申请不符合专利授予的条件，他会发出驳回意见（Rejection；对应于中国申请中的审查意见）。对于审查意见的应对，申请人可以根据驳回情况的不同，选择不同的应对方式，如直接答复或权要修改、通过递交继续审查请求进行答复或修改、递交续案或部分续案等，此外，申请人也可以选择向PTAB提起上诉。

尽管PTAB也是USPTO的一部分，但其相对于审查员和申请人来说扮演的是第三方的角色（类似中国国家知识产权局专利复审和无效审理部）。针对申请人递交的上诉通知（Notice of Appeal），PTAB将组建一个上诉委员会（Board），该委员会是由至少三位有技术背景、律师背景以及由商务部长任命过的经验丰富的行政专利法官组成。同时，如果申请人递交了诉前请求（Pre-appeal Request），USPTO也会组建一个审查小组，由原审查员、一个主管审查员和一个本领域内审查员组成。在 Pre-Appeal中，原审查员会参考主管审查员和另一审查员的意见对申请人的请求，并基于 Pre-Appeal Brief 进行审查。

二、何时可以提出上诉？——“两次驳回”规则

根据37 CFR §41.31所述，申请人，其任何权利要求被两次驳回，都可以就审查员的决定向PTAB提出上诉。这一原则，可以简单总结为“两次驳回”规则，即只有在权要被驳回了至少两次之后才能上诉。

这个规则的描述很简单也很好理解，在实务中，绝大多数的上述，都是在最终驳回（Final Rejection）之后递交的。因为Final Rejection 多数时候都是第二次或更多次的驳回，因为自然就会满足“两次驳回”原则。但是，如果对此细细思量，大家还是会产生两个疑问：

一、是否是相同的权利要求（即措辞未修改的权利要求）被驳回两次才可以上诉？换句话说，如果申请人在收到第二次（或更多次）驳回之前，修改了权利要求，这样是否算两次驳回？这是否会影响申请人提出上诉请求？

二、如果权利要求被驳回了两次，但是不是在同一申请（例如，一次在母案中被驳回，一次在续案中继续被驳回），是否可以提起上诉？

这两个问题的答案，可以参考Ex Parte Lemoine, 46 USPQ2d 1420 (Bd. Pat. App. & Inter. 1994)的案例。

在此案例中，申请人收到了审查意见通知书，审查员最终驳回了申请的所有未决权利要求。然后申请人选择了递交续案，并对权利要求做了初步修改，同时也增加了五条新的权要。申请人的续案随后收到了非最终驳回，审查员驳回的理由基本上重复了之前在母申请中提出的理由，申请人继而提出上诉。

对于该上诉，审查员的答复意见是申请人的上诉在现阶段是不恰当的，所以本续案申请应该被视为放弃(abandoned)。但经仔细斟酌，PTAB对此案的裁定是：本案情况已满足“两次驳回原则”，申请人有权对权利要求的非最终驳回提出上诉。

对此，我们可以了解到：“两次驳回”规则不包含“准确性要求”，即不需要完全一样的权利要求被驳回两次才可以上诉。 相反，在 Ex Parte Lemoine 案中，委员会得出的结论是，即使申请人修改了权利要求，申请人也有权对驳回提出上诉。同样，我们从此案例可以获悉：“两次驳回”不限制于某个特定申请。例如，如果任一权利要求在母案申请中被拒绝，并且该权利要求在续案中再次被拒绝，申请人可以选择在续案申请中提出上诉，即使该权利要求在续案申请中仅被拒绝过一次。

三、上诉流程

美国专利申请的上诉流程，可以参考下图：

第1步，当申请人决定上诉后，在规定期限内提出上诉通知书（Notice of Appeal）并缴纳官费（如延期了也需要缴纳延期费）。

第1.5步（可选），申请人可以选择在第2步（递交上诉状）前，提出诉前请求（Pre-appeal Request；上图中未显示），无额外官费；诉前请求可以与上诉通知书一起提出，包括一份不超过5页的意见陈述书（Pre-Appeal Brief）。如前所述，USPTO会组建审查小组来审理意见陈述书并下发诉前决定（一般在45天内会下发决定）。诉前决定是不能答复的。若诉前决定是维持驳回决定，申请人则需要继续上诉程序；若诉前决定授权，后续将会下发授权通知；另外，诉前决定也可能会重启审查程序，那么申请人将会收到新的官方审查意见（Office Action）。

第2步，上诉人应当在递交上诉通知书的两个月内（可延期，需缴纳延期费）递交上诉状（Appeal Brief），上诉状的内容有较多的规定，需要按照要求准备相关内容且同时将内容进行分页，如目录页，主题摘要页，论据页，权利要求附录页等，且不能提交新证据或提出实质性修改。

第3步，收到上诉状后，由原审查员组成的审查小组会对上诉书进行审查和讨论然后会下发审查意见。审查意见通常包括审查员对于申请人的上诉状中所有争辩的答复以及该审查员是否维持或者修改原驳回意见，当然审查员也有可能提出新的驳回理由。如果审查员提出新的驳回理由，那么申请人需要（1）在审查员下发审查意见后提的两个月内交答辩状（Reply brief）以维持上诉状态；或者（2）递交答复以重新起诉。申请人需要二选一。

第4步，申请人如果选择继续上诉，需要缴纳继续上诉费用（Fee for Forwarding an Appeal），上诉内容将转至上诉委员会审理。

第5步（可选），举行口审（若申请人提出请求，需要根据第41.20(b)(3)款缴纳官费） ；口审将由上诉委员会审理，尽管审查员可以出席听证会，但审查员出庭的情况很少见。如果审查员出席听证会，委员会将提前通知申请人。

第6步，上诉委员会经过审理后，下发书面决定。结果可能是：维持所有/部分原决定或者；颠覆原决定；提出新的驳回意见。上诉决定下发后，案件将继续有由原审查员继续处理。

第7步（可选），如果申请人对上诉结果不满，可以选择请求再审（rehearing）或者继续上诉至法院。

另外，在美国申请上诉程序中，专利申请是一直处于“pending”状态的，在该状态下，申请人都可以提出RCE、提出继续申请案或者放弃申请。即使上诉决定已经下发，申请人也可以在规定期限内提RCE和继续申请案。

四、相关费用(2024年1月数据)：

五、相关建议

1）专利申请人是否上诉需要各方权衡。上诉程序为专利申请人提供了在 PTAB 法官小组面前阐述立场的机会。 PTAB会仔细审查记录以确定审查员论点的合理性。 这一决定不仅适用于当前申请，而且对申请人的续案申请也有用，特别是如果续案申请和母案申请是同一审查员。 但是，在决定继续上诉程序时，还应考虑与上诉程序相关的时间和费用。

2）在决定是否提出上诉时，专利申请人可以考虑研究审查员在上诉方面的相关数据，正所谓知己知彼，百战不殆。

3）专利申请人可以考虑请求诉前请求（Pre-appeal）。如果上诉前会议小组发现审查员的驳回在法律上和/或事实上存在缺陷，专利申请人可以避免后续的上诉程序，节省了专利申请人的时间和成本。

4）谨慎提交口审请求。对于上诉状中可能存在细微差别或难以表达的论点，申请人可能会觉得口头听证会有益于向 PTAB口头表达此类论点。 然而这些好处可能会被被口审相关的时间和成本所抵消。 此外，由于 PTAB 在口审之前不会向申请人提供任何类型的初步意见，因此口审的准备和衡量成功的可能性具有一定的挑战性。

小结

成功的上诉不仅依赖于坚实的法律论据和充分的证据，还需要对专利法的深入理解和对审查过程的熟悉。申请人应考虑在准备和进行上诉过程中寻求专利律师的专业建议，以增加成功的可能性。通过精心准备和明确的论点，申请人可以有效地挑战USPTO的决定，为其创新争取专利保护。最终，上诉过程不仅是对拒绝决定的挑战，也是保护知识产权和促进技术创新的重要途径。