这是一个关于专利无效的巡回法院案例

继续说案子。

2017 年2 月13 日，联邦巡回上诉法院（CAFC）对MPHJ Technology Investment LLC v. Ricoh Americas Corporation一案做出了判决。

案件背景

本案是MPHJ Technology Investment LLC（以下简称“MPHJ 公司”）针对此前美国专利局下专利审查与上诉委员会（PTAB）对于MPHJ所持有的美国专利US 8,488,173（以下简称’173 专利）做出的双方复审程序（IPR）决定提起的上诉。PTAB在之前的IPR程序中认为’173 专利的相关权利要求是无效的。

’173 专利的全名为“Distributed Computer Architecture and Process for Document Management”,即“文件管理的分布式电脑结构和程序”，该专利提出了一种设备和方法，所述设备和方法将普通的复印行为扩展到了“在一处的设备上对纸张进行扫描，并在另一处的设备上复制纸张内容”的行为。’173 专利中披露了一种被命名为虚拟复印机的设备。使用这一设备时，只需要通过一个简单的“开始”按钮，就可以通过另一个网络程序获得需要复印的内容。

Ricoh Americas Corporation等三家公司（以下统称为“Ricoh公司”）在此前就’173专利向PTAB出了IPR复审请求。

在IPR审查中，PTAB认为依据现有技术文献“Xerox Network Systems Architecture General Information Manualdated April 1985 (“XNS”)”、美国专利US 5,513,126（以下简称“’126 专利”）、美国专利US 5,818,603（以下简称“’603 专利”），’173专利的权利要求1-8项不具备新颖性及非显而易见性，因而是无效的。

PTAB做出无效决定后，MPHJ公司认为PTAB在进行权利要求解释时，错误地扩大了权利要求的保护范围，并向CAFC提出了上诉。

判决结果

MPHJ公司在上诉中指出，’173专利权利要求中的“interfacing”和“Go button”仅表示一个单步操作，而PTAB 在权利要求构建时错误的将这一步骤扩大解释为不限于一个单步的操作。

MPHJ公司认为在’173专利对应的临时申请US 60/108,798（以下简称“’798 申请”）中的表述支持了单步操作的权利要求解释。在’798 申请的说明书中明确指出:虚拟复印机能够通过一个步骤就将纸张内容从一个机器中复制进另一个第三方的程序里，但在’173 专利的说明书中，这一描述却被省略了。

MPHJ公司解释，虽然这一部分内容没有出现在’173专利的说明书中，但是在申请过程中MPHJ公司并未明确放弃这一部分内容，因此这一部分内容仍然可以用来限制权利要求的保护范围。

CAFC在判决意见书中指出，临时申请的内容确实可以用于解释权利要求，但是从本领域技术人员的角度来看，在正式的申请文件中删除一部分限制条款的事实是很重要的。

由于’173专利的说明书中没有任何声明表明权利要求的保护范围被限制在一个单步操作中，反而选择将单步操作作为实现专利方法的一个可选项，因此对于本领域技术人员来说，可以合理地得出结论，即认为发明人希望将单步步骤作为专利方法的一个可选项，而非必须项。因此，CAFC支持了PTAB在权利要求构建的过程中，认为专利方法不仅仅限于一个单步操作的结论。

基于这一权利要求构建的结果，CAFC 对’173专利的新颖性和非显而易见性进行了分析，并最终维持了PTAB 做出的权利要求1-8无效的决定。

一些闲话

这个案子的核心在于’173专利被无效权力要求项，是否被临时申请中的相关表述所限制，并且CAFC肯定了临时申请的内容可以用于解释专利的权力要求。

对于专利有效性的案件，自PTAB成立以来，该机构至今已经成为美国打专利无效的主要战场。相关案件结果可以向CAFC提出复审，这也是目前CAFC审理的安全中颇占据一部分比例的案例。这些案例无疑对于美国专利代理人进行撰写时的技巧是有着重要影响的。以后我们应该还少不了介绍类似的案子。