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让美国政府赔钱? 行,只要你的专利有效,而且他们侵权

时间:2017-07-21     【原创】   阅读

 今天这个案子比较有意思,是关于一个公司因为自己的专利被侵权,而向美国政府索赔的案子。

 人们都知道一句谚语“民不与官斗”,不过,在美国历史上,告政府的案子层出不穷。早在南北战争之前,公民向美国政府提出索赔,就可以直接向美国国会提出提案。而在那样的历史时期,发生在政府和公民之间的利益纠纷越来越多,公民向政府索赔的案子也显著增多。

 为了解决这个问题,1860年,林肯当选总统之后不久,就通过了一项提案,在美国设立联邦索赔法院(U.S.Court of Federal Claims, C.F.C.),专门处理这类问题。联邦索赔法院也从此开始了时常会打脸美国政府的审判历史。

 今天的这个与专利有关的案子,就发生在联邦索赔法院。

案子的背景

 2012年5月10日,密歇根州Novi市的一家名为Hitkansut的公司和它的关联公司Acceledyne Technologies Ltd. LLC一起,将美国政府告上了联邦索赔法院,诉由是它们认为美国政府资助的一家实验室进行热磁处理的方法,侵犯了其所持有的美国专利US 7,175,722(以下简称“’722 专利”),该专利名为“Methods and apparatus for stress relief using multiple energy sources”(使用多重能量源的应力消除方法和装置)。该专利披露了一种同时将多种能量作用于物理结构的方法。

 2016 年6 月22 日美国联邦索赔法院对该案做出了判决。

 而直到今年的2 月6 日,美国联邦索偿法院关于该案做出的判决才得到公开。在该判决中,法庭认为原告的专利通过了Alice v. CLS bank一案中关于商业方法专利的测试,并认定联邦政府侵犯了Hitkansut及其关联公司的专利权,所以应当向原告做出赔偿,赔偿额为20 万美元。

法院的判决

在本案的审理过程中,作为政府的被告方认为,作为一个商业方法专利,’722专利中的权利要求不满足美国专利法第101 条(35 U.S.C.101)中关于专利主体可专利性的要求。因此联邦索赔法院根据高院在Alice案中做出的判决,对于’722专利的可专利性进行了审查。

按照美国最高法院在Alice v. CLS bank案中确立的审查思路:

第一步应判断争议的权力要求项是否指向自然法则、自然现象或抽象概念的例外;

第二步应判断在抽象概念之外,是否有增加新的事物;

按照上述标准,如果一项发明只是单纯将抽象概念、自然法则或自然现象通过电脑来执行,也没有在抽象概念之外加入新的发明项时,这样的软件或程序类发明并不具备可专利性。

被告基于上述逻辑,在审判中辩称,’722专利所披露的方法仅仅是对于自然法则的抽象描述,因此根据Alice案测试的第一步,’722专利涉及一种不具有可专利性的抽象概念,因此它不具备可专利性,是无效的。

联邦索赔法院的法官在意见书(opinion)中反驳了这一说法。法官指出,虽然’722 专利的描述中包含了一些自然法则(例如数学概念),但被告对于Alice 测试的理解是错误的。Alice 测试的目的并不是判断权利要求中是否包含不具可专利性的主体,而是判断权利要求是否直接指向一个不具可专利性的主体。

法院认为,事实上,’722 专利的权利要求是关于一种新的并且更有效的处理金属材料并改变其物理特性的方法。虽然在这一方法中需要应用一些自然法则,但权利要求中并没有将自然法则作为专利的保护内容,而是将自然法则作为同时利用两种能量作为物质的激发能量的理论基础。因此’722 专利的权利要求并不满足Alice 测试的第一步——判断权利要求的主体属于抽象概念。

法院还认为,’722 专利的权利要求中提供了一种新的并且有效的处理材料的方法,并提供了该方法所需的要素,因此根据Alice测试的第二步,’722 专利的权利要求包含了具有发明性的新步骤(inventive step),所以其权利要求项是满足可专利性要求的。

因此,联邦索偿法院认为,’722 专利的权利要求通过了Alice测试,符合关于可专利性主体的规定。此外,法官通过对于专利的进一步分析,认为’722 专利的权利要求有效,并且相关机构确实存在侵权行为,所以,法院最终判决原告应当因此获得20万美元的政府赔偿。

一些闲话

    本案的焦点还是关于Alice v. CLS bank案中,高院关于计算机商业方法专利有效性的判断方式。联邦索赔法院的判例给了判断相关专利有效性的一个正面案例,该案未来也可能出现在一些同类案件被引证的判例中。



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