美国专利侵权诉讼的索赔时效是6年？来看看怎么算

今天继续说案子。

我们知道，在中国专利法的规定里，专利侵权的诉讼时效是两年。这在《最高人民法院关于审理专利纠纷案适用法律问题的若干规定》的第二十三条里有明确表述：“侵犯专利权的诉讼时效为二年，自专利权人或者利害关系人知道或者应当知道侵权行为之日起计算。权利人超过二年起诉的，如果侵权行为在起诉时仍在继续，在该项专利权有效期内，人民法院应当判决被告停止侵权行为，侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算二年计算。”

美国的相关情况如何呢？我们常会说美国的专利诉讼时效根据专利法35 U.S.C. §286的规定，时限是6年。不过，严格说起来，这样的表述并不算精确。因为没有说明相关的计算方法。

今天就要说一个关于美国专利诉讼索偿时效的相关案例。

今年3月21日，美国最高法院（以下简称“高院”）对SCA Hygiene Products Aktiebolagv. First Quality Baby Products, LLC一案做出了裁决。高院认为，如果专利侵权行为发生在35 U.S.C. §286规定的时间范围内（6年），懈怠（laches）则不能作为对于专利侵权诉讼中赔偿要求的抗辩理由。

看到这里可能会让人有点晕，让我们进入正题。

案件背景

SCA Hygiene Products Aktiebolag（以下简称SCA）和First Quality Baby Products, LLC（以下简称First Quality）的诉讼过程非常漫长，从地区法院打到巡回法院，最后打到高院。因为太长，我们只拣梗概来说。

SCA是一家总部位于瑞典的家用消费品制造公司。2003 年10 月，SCA 以警告函的方式通知被美国纽约的First Quality公司，声称First Quality的“吸收裤”（Absorbent pants,一种可吸收水分和排泄物的婴幼儿或成人用品）产品侵犯了SCA的美国专利6,375,646（以下称’646 专利）。

First Quality随后回复SCA称已有现有技术覆盖了’646专利，因此’646专利无效。

2004年7月，在没有通知First Quality的情况下，SCA要求美国专利商标局（以下简称PTO）针对’646专利进行复审。2007年，PTO确定’646专利有效。

2010年10月，SCA在联邦地区法院起诉First Quality专利侵权。大家注意，这时已经距离SCA给First Quality发警告函过去了7年之久。

First Quality应诉后认为，根据美国专利法35 U.S.C. §286的规定：“除非另有法律规定，对于早于申诉状或反诉状递交时间6年的侵权行为，将没有赔偿措施”。（Except as otherwise provided by law, no recovery shall be had for any infringement committed morethan six years prior to the filing of the complaint or counterclaim forinfringement in the action）而原告从警告到提起诉讼，时间已经超过了6年的专利侵权诉讼时效，其索赔主张应当因为自身对侵权诉讼的懈怠（laches）而被禁止，并向地方法院寻求即决审判（Summary Judgment）。地区法院支持了First Quality基于懈怠（laches）的动议。

SCA当然不服。2014年9月，SCA上诉至联邦巡回上诉法院（以下简称CAFC）。CAFC认同了地区法院关于原告SCA存在懈怠的意见。这当然还是让SCA不爽。

2014年，SCA根据高院Petrella v. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc.(即米高梅公司)这一涉及版权法的案例判决意见提出上诉，认为Petrella一案中关于版权法的论证也适用于专利法35 U.S.C. §286。高院此前在Petrella一案的裁决中认为，版权侵权诉讼的时效内，原告方的懈怠（laches）不能作为被告抗辩赔偿需求的理由，只有在极其特殊的情况下，懈怠可能作为被告减少赔偿额的理由。高院因此受理了SCA的上诉。

高院的裁决

受理该案后，高院的裁决整体上依从了Petrella和米高梅一案的判决意见。

在Petrella一案中，高院认为“懈怠不能排除在版权法所限定的三年内的索赔行为”，同时，“在面对国会规定的诉讼时效（statute of limitations）时，懈怠不能阻碍司法救济”。高院认为Petrella一案中关于版权法的论证也适用于35 U.S.C. §286。

高院认为，国会立法中关于诉讼时效的规定表明，国会认为诉讼的及时性最好是由硬性的制度决定，而不是根据每一个案子的实际情况、由法官自主决定。如果国会已经规定了诉讼时效，再使用懈怠原则，就会有“干预立法”的嫌疑。

所以高院认为，“懈怠是一个填补盲区的原则，一旦有了诉讼时效的限制，就没有盲区可以去填补”。

First Quality主要抗辩本案与Petrella 案不同，在于35 U.S.C. §286 中的时间限制不算是诉讼时效，因为真正的诉讼时效应该是从侵权行为时间开始向后计算，而35 U.S.C. §286的时间限制则是从递交诉讼往前算。

高院认为，Petrella一案中版权法的时间限制也是从递交诉讼往前算，因此不能依据这一点把本案和Petrella案区分。

First Quality又提出，一个真正的诉讼时效，应该是一个原告在发现某个诉因（cause of action）之后，可以经过多少时间的延迟之后再提出起诉的时间。而U.S.C.§286 中只提到了起诉时间，而没有提到专利权人发现侵权行为的时间。

高院认为First Quality的理解不正确，一个真正的诉讼时效起始于诉因开始累积的时候（“[L]imitations period […] begins to run whenthe cause of action accrues.”），而不是诉因被发现的时候。

CAFC则认为，35U.S.C. §286中提到了“除非另有法律规定”，而35 U.S.C. §282（b）（1）正是这个“另有法律规定”。并且，First Quality抗辩原告的懈怠是符合35 U.S.C. §282（b）（1）的描述，因为懈怠本身是基于“不可执行性”（Unenforceability）的抗辩。

高院认为，即使35 U.S.C. §282暗示了可以将懈怠作为辩护手段，也不意味着这种辩护能排除35 U.S.C. §286所限定时间范围内的索赔行为。因为如果国会在专利法中既规定了赔偿的诉讼时效，又对索赔有懈怠的相关规定，将是非常不合常理的。“无论是CAFC，还是First Quality，又或是First Quality的法律之友，都不可能找到任何一条联邦法律，采取如此双重保护对抗不及时索赔”。

最终，高院判决，原告方的懈怠（laches）不能作为辩护手段来排除35 U.S.C. §286所限定时间范围内的索赔行为。First Quality输掉了高院的官司。

一些闲话

案情实际上更为复杂，不过碍于篇幅，这里就不再多说了。高院的这一裁决，简单来说就是美国的专利权人可以专利权保护期内任何时间发起侵权诉讼，以寻求从诉讼提起日起向前计算6年内已经发生的侵权行为赔偿，而不能被看做是懈怠。这无疑是倾向于专利权保护的一个裁决。

正像对裁决持反对意见的布雷耶大法官在其反对意见中所写的那样：“……（这将使得）专利权人有着很强的动机去推迟起诉，以等待侵权人的花费和投入已经变得很高（相应的，双方和解金额也很高）之时，再行提起诉讼。这种推迟诉讼的结果可以产生很大的影响，在本案中即是如此：在SCA发起诉讼之时，First Quality已经花费了数百万美元生产被诉侵权的产品。”（As a result, a patentee has considerable incentive to delay suit until the costs of switching—and accordingly the settlement value of aclaim—are high. The practical consequences of such delay can be significant, as the facts of this case illustrate: First Quality invested hundreds of millions of dollars in its allegedly infringing technologies during the years that SCA waited to bring its suit.）

布雷耶大法官的担忧不无道理，除了发明人以外，这一裁决也很可能被各种专利流氓所利用，成为其“放长线钓大鱼”诉讼策略的支持。

由于这一判例的存在，对于在美国开拓市场的企业和机构而言，做好侵权风险预警，及时在律师的帮助下采取合理措施降低风险和成本，无疑是理性的选择。