避开谬误 谈谈海外专利申请的诸多好处

七星天在日前推送的“申请海外专利，这些认识误区不能有”文章中分析了中国发明人在申请海外专利时常见的三大认识误区：专利价值=荣誉体现、专利的价值仅限于保护知识产权，以及不出国门就没必要申请海外专利[1]。

在介绍了海外专利申请认识上的一系列误区之后，今天，七星天将跟您聊聊海外专利能够为中国发明人带来哪些好处。

       在开始正文之前，我们先谈谈专利是什么？

无论是中国专利还是海外专利，发明人在申请时最关注的莫过于“专利能为我带来什么”？对于发达国家技术企业及发明人而言，将技术通过专利申请（如PCT申请[2]）落地各国早已成为了保护自身核心技术、对抗竞争对手、提升市场竞争力的重要举措。相较之下，由于中国发明人对海外专利价值往往缺乏较全面的认识，因此导致了海外专利申请诉求不强烈。

核心问题：为什么要申请海外专利？

     1.   海外专利是应对侵权诉讼时的必要“资本”：

     近年来，随着“走出去”的推进，越来越多的中国企业成为了各国专利侵权诉讼被告席上的常客，而美国则是中国企业海外被诉的“重灾区”，不断有中国企业因被“禁令”[3]扫地出门而蒙受巨大损失。

以电动平衡车领域的案件为例，2016年3月18日，美国国际贸易委员会（USITC）对中国的4家企业颁布了普遍排除令（General Exclusion Order），有限排除令（Limited Exclusion Order）和禁止令（Cease and Desist Order）。依据禁令的规定，不仅被判侵权的4家中国企业的所有涉案产品再也无法在原告专利有效期内进入美国并销售，就连其他企业生产的涉嫌侵权的产品也会被全部清除出美国市场。

造成这种“被动挨打”局面的原因之一就是中国企业没有在出海前就准备好能够有效应对专利侵权诉讼或能够和对手讨价还价的海外专利。具体说来，就是企业在面对海外专利侵权诉讼时，应通过手中的高质量海外专利进行反诉从而迫使对方撤诉，或和对方协商进行交叉专利许可，以“化敌为友”。

因此，高质量海外专利的储备是中国企业在他国应对侵权诉讼时的必要资本。

     2.   海外专利是“市场竞争力”的重要保障：

美国（及许多发达国家）企业为抢占中国市场，早早就申请了大量的中国专利（这是海外专利布局的重要一步），作为保护自身利益，制约中国对手的武器。相较之下，很多中国企业却还停留在普遍认为“市场在哪里/在哪里使用技术就在哪里申请专利，不出国门就没必要申请海外专利”的认识层面上。一些中国发明人（企业）往往不会想到主动出击，到竞争对手的国家，或主要市场国家申请专利，从而进行有效制约。

七星天认为，对于企业来说，专利的保护范围也可体现在市场竞争力上。以苹果公司持有的“多点触模（Multi-Touch）”技术的U.S.Patent No. 6,323,846专利为例。

事实上，’846专利的原专利权人和发明人并不是苹果。此项技术是由特拉华大学的Elias教授和其博士生Westerman共同研发，并由特拉华大学出面代为申请的。

1998年1月26日，特拉华大学聘请的专利代理人递交了临时申请（Provisional Application）[4]以确立优先权日（即递交至USPTO的日期）;并在1999年1月25日递交了正式申请。

在当时，多点触摸技术一度被市场认为无法在合理成本下投入生产，直到乔布斯在2007年推出了划时代的智能手机iPhone。然而，在苹果公司发现’846专利之前也一直因无法获得提供技术支持的发明而苦恼。2005年，苹果与专利权人展开了谈判，并在产品推出8个月后将专利收入囊中[5]。

截至目前，苹果已为’846专利在美国、中国、韩国、日本、欧洲、澳大利亚、加拿大等多个国家和地区构建了庞大的专利家族（已授权）。

在美国，依据续案制度[6]，’846专利家族中的所有的美国专利都可以1998年1月26日为优先权日，即，这些专利无论何时递交申请，都可以被看作是1998年的专利。对那些在此后生产涵盖多点触摸技术的产品的厂家来说就意味着专利侵权！——要么交钱，要么吃官司。换句话说，苹果凭借’846专利和其专利家族统治了美国，甚至是世界的多点触摸市场。

因此，七星天认为，中国企业想要占取主动就应抢在对手之前，尽早使核心技术得到各国专利的保护，即构建海外专利库。这样不仅能减少竞争对手手中的武器从而减少被告机率，还能够有效地抢占对手本国和在其他国家的市场，主动出击，有效制止对手的恶意竞争。

     3.   海外专利是可产生收益的“资产”：

综上所述，海外专利能够有效地帮助专利权人在落地国家占据诉讼应对和市场的双重先机，以此为基础构建的海外专利还能够给专利权人带来相当可观的经济收益。

从专利诉讼的层面上来说，海外专利能够帮助中国专利权人获得比国内侵权诉讼更多的赔偿额度。依据普华永道2016年发布的“专利侵权诉讼状况研究报告”可知，从1996年到2015年，美国专利诉讼平均赔偿额近600万美元，而中国同期专利诉讼平均赔偿额只有2万美元[7]。

从市场层面来说，对于有能力将专利投入生产的实体企业，不断扩大的海外专利家族能够助其抢占市场。对于暂时没有实施能力的初创企业、或者一心钻研的发明人，具有很强竞争力和市场前景的海外专利也能够使你获得大企业的青睐。

小结

    了解了海外专利的价值，那么如何才能创造出既能够应对侵权诉讼、打击竞争对手，又能够提升市场竞争力，产生经济效益的海外专利呢？七星天将在未来的文章中跟您慢慢细谈如何才能撰写出高质量的专利申请书。

[1]如欲了解文章详情，请参阅七星天于2016年8月10日推送的微信文章《申请海外专利，这些认识误区不能有（上）》：http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4NTQzODMwNw==&tempkey=BO57g5PR3xdxDGyKGUDK2uy%2FG64wcK0ghmBSoXCHuQLT8DY4X%2BOxjg7tCpmKqmCrfGsvFHlg8dYBUJWmC2eYPbXKZ53EzonIpiYTVvIch0JfYUp%2FCC4Yssw2xpffG4dLvKMzrS9yA83L9ZE4R1RmAA%3D%3D&#rd

[2]PCT是Patent Cooperation Treaty（《专利合作条约》）的简写，通过该方式申请人可以以一种语言在一个专利局向世界知识产权组织（World Intellectual Property Organization, WIPO）提出一件国际申请，并同时指定该申请在PCT其他成员国有效。PCT成员国必须是《巴黎公约》的成员国。

[3]美国联邦地区法院和USITC的337调查均包含“禁令”的惩罚制度，尤其是337调查中的排除令和禁止令具有极高的杀伤力，能够完全阻止被判侵权方的涉案产品进入美国境内，且在美国境内销售。

[4]自1995年6月8日起，美国专利商标局为发明专利申请人提供了临时申请。申请人只需提供说明书、必要的附图以及发明人的姓名就可建立临时申请。临时申请的有效期智能维持12个月，因此，申请人必须在递交临时申请1年内将正式申请递交至USPTO。--引自“Provisional Application for Patent”, USPTO:http://www.uspto.gov/patents-getting-started/patent-basics/types-patent-applications/provisional-application-patent

[5]  ”How I sold my company to Apple: Jeff White, former FingerWorks CEO [Q&A] “， Juliana Reyes, Philly:http://technical.ly/philly/2013/01/09/jeff-white-fingerworks-apple-touchscreen/

[6]根据美国《专利法》第35编第120条，“只要一项申请没有完结 ，申请人可以基于此项申请的说明书（Specification），递交一个新的申请，且编写一组全新的权利要求。唯一的要求是，新的申请中必须能够在原说明书中找到支持”。

[7]”2016 PwC Patent litigation study “， p.4