2016上半年最值得关注的专利大案：三星“挑战”百年赔偿条款

夏至已过 小暑来临，2016也已过半。美国专利领域发生了许多重要的案件。七星天将在接下来的一段时间为您逐一介绍2016上半年最值得关注的几个专利热门案件。它们或成为改变《美国专利法》（Patent Law）条款的经典案例。

今天，我们先来讲讲让“安卓系”颇感不安的苹果对三星的设计专利侵权案，这也是美国联邦最高法院120余年来第一次受理设计侵权案件。此案或将关系到在未来的设计侵权案中，侵权人是否需要赔偿全部利润[1]。

苹果诉三星：价值3.99亿的设计侵权案

上榜原因： 高院120余年来受理的第一起设计侵权案 & 对沿用百年的设计侵权要赔全部利润条款发起挑战。

过往

谈到科技领域的专利战，就不得不提苹果和三星这两大巨头。从2011年苹果控诉三星专利侵权开始，它们之间的专利官司一直不断，如今已经蔓延到全球范围，如韩国、日本、德国、荷兰及澳洲，双方也互有输赢。

2011年4月15日，苹果向加州北部联邦地区法院起诉三星侵犯了7件外观设计专利和3件发明专利。苹果称三星旗下多款智能产品，不但抄袭了iPhone的设计，还在系统上抄袭了iOS的滑动解锁、捏合缩放等功能，并要求禁止三星在美国销售其涉嫌侵权的相关产品。对此，陪审团在2012年8月裁定，三星侵犯苹果专利，并要求其向苹果赔偿10.5亿美元[2]。

其后，双方就赔偿额度、侵权事实以及苹果专利有效性等方面不断在庭内和庭外展开争论和谈判。双方还分别就不同诉由上诉至联邦巡回上诉法院（CAFC），其中就包括了三星就设计专利赔偿标准问题的上诉。2015年5月18日，CAFC依据《美国专利法》第289条（35U.S.C. § 289），作出“三星的确侵犯了苹果的设计专利，故必须赔付给苹果其从涉案的智能手机中所获得的全部利润（3.99亿美元）”的判决[3]。三星不服，再次向美国联邦最高法院（高院）上诉。

    2016年3月，高院受理了三星就侵犯苹果设计专利并被要求赔付全部利润3.99亿美元的判罚的上诉。这是高院120余年以来第一次受理有关设计专利侵权的上诉案件，而其中备受争议的设计侵权要赔全部利润的条款也已被各法院遵循了百年。

35 U.S.C. § 289

谈及设计专利诉讼需赔偿全部利润的条款，其历史可追溯到1842年（或更早）。当时的设计专利法（Design Patent Law）中的赔偿标准同时用于发明和设计两个专利的侵权当中。然而，法条中的“apportionment”规定导致外观设计专利权人难以证明侵权者所出售的通过非法使用专利权人设计的产品的所有价值侵犯了专利权人设计的价值。换句话说，就是要求专利权人既要证明被诉者侵犯了自己的外观设计专利，还得证明自己因被侵权所蒙受的损失是此受专利保护的设计所能够产生的价值，这样才能获得应有的赔偿。这无疑加大了专利权人获赔的难度，导致之后的案件中，一些设计专利权人通常只能获得“象征性”的赔偿。直到Dobson v.Dornan一案[4]的发生才让高院意识到了这个问题将会给原告造成的损失（Dobson曾经被裁定只能获得6美分的赔偿）。

1887年，国会通过了新的《专利法》（Patent Act of 1887）,该法案中的一些条款可看作对Dobson案的回应。新法案中取消了之前法律中“apportion damages”原则，并制定了专利侵权（不仅包括设计专利，也包括发明专利）需要赔偿全部利润的条款。虽然1946年国会废除了发明专利中的全部利润赔偿，但在设计专利侵权案件中，全部赔偿的原则仍沿用至今[5]。具体内容如下：

《美国专利法》第289条规定：

在设计专利有效期内，任何人在未经专利权人许可的情况下，（1）在以销售为目的的制造品上，使用受专利保护的设计或与受专利保护的设计并无实质变更的模仿；（2）销售或以销售为目的展出受专利保护的设计，或与受专利保护的设计并无实质变更的模仿制造品，应该就他所获得的全部利润向专利权人承担赔偿责任，其赔偿额不能少于250美元[6]，专利权人可以在有管辖权的任何一个联邦地区法院要求赔偿。

本条规定不应限制、减少或驳回被侵害的专利权人依照本编规定取得其他赔偿，但对侵权人所得利益不得重复计算[7]。

Section 289 now provides （35 U.S.C. § 289）:

Whoever during the term of a patent for a design, without license of theowner, (1) applies the patented design, or any colorable imitation thereof, toany article of manufacture for the purpose of sale, or (2) sells or exposes forsale any article of manufacture to which such design or colorable imitation hasbeen applied shall be liable to the owner to the extent of his totalprofit, but not less than $250,recoverable in any United States district court having jurisdiction ofthe parties.

Nothing in this section shall prevent, lessen, or impeach any other remedywhich an owner of an infringed patent has under the provisions of this title,but he shall not twice recover the profit made from the infringement[8].

看法

说完了35 U.S.C. § 289的来由，让我们回到苹果诉三星设计专利侵权的案件。CAFC在2015年5月18日作出的“三星需就设计专利侵权赔偿苹果其相关产品销售的全部利润”的判决引起了整个“安卓系”企业的担忧。包括Facebook, Google, HP, Lenovo, Dell，Motorola在内的数十家公司在高院今年受理三星上诉之后的6月8日，以法庭之友的身份联名向高院递交了非当事人意见书（Amicus Brief），希望高院推翻CAFC的裁决[9]。

三星和其安卓系盟友纷纷表示，此项条款根本不再适用于现今案件，并称：“现如今的笔记本电脑和智能手机的组成部分十分的复杂，会用到很多不同的专利。因此，当类似这种复杂产品存在外观设计侵权问题时，法庭应当就被侵权设计的价值按比例进行赔付，而不是责令被告将整个产品获得的全部利润赔给原告。这会对被告造成巨大的实际伤害。”

除了担心自己的钱包被“榨干”的三星和安卓系企业对此赔偿标准表示质疑外，部分法律行业的专业人士也表示了他们的担忧[10]，并称:过高的设计专利赔偿额度也会吸引NPE或专利流氓的注意，从而增加了实体企业被骚扰的机率。

然而，支持此标准的一方则认为高院应当维持CAFC的原判，并表示：因为设计专利拥有巨大的潜在价值，高额的赔付也可让设计专利和侵权事件受到更多的重视。但是一旦高院支持了三星，限制了设计侵权的赔付额度，恐会影响专利权人对保护设计专利的重视程度。

影响

苹果和三星的设计侵权案之所以值得关注，不仅是因为其控辩双方在同行业举足轻重的地位、还因为此案涉及到了有关沿用百年的经典条款是否应当根据当今社会案件复杂程度的改变而做出相应调整的重要问题。此外，苹果和三星的案子之所以会引起“安卓系”和其他同行的高度重视，是因为无论高院支持哪一方都注定会形成经典案例。所以很多企业会担忧，一旦高院开此先河，都将影响其在未来的案件中所面临的判罚情况。这也注定了此案会成为专利领域2016年最值得关注的高院案件。

[1]”Patent Cases To Watch In the 2nd Half Of 2016 “， Law360: http://www.law360.com/ip/articles/812727?nl_pk=7602ee70-a639-490f-81f5-3b6bcbbd4968&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ip

[2] 10.5亿的赔偿中包括设计专利侵权赔偿和发明专利侵权赔偿。三星后来就涉及专利赔偿标准上诉，本文只讨论设计专利侵权赔偿的相关问题。

[3] ”Notice of Entry of Judgement Accompanied by Opinion“, United States Court ofAppeals for the Federal Circuit, p.26

[4]Dobson诉Dornan侵犯其地毯的设计专利，此案最初在宾夕法尼亚州东部联邦地区法院进行审理，后上诉至联邦巡回上诉法院，再至高院。高院于1886年4月19日做出了裁决。此外，在审理中，法院裁定被告的确存在侵权行为，然而由于专利权人无法充分证明被侵犯地毯的价值来自于专利设计，因此只获得了6美分的赔偿。

[5] “Design Patent Damages An Additional Remedy and Other Considerations”, Colin B. Harris and AndrewM. Ollishttp://www.oblon.com/publications/design-patent-damages/

[6]根据消费者物价指数（Consumer Price Index）,1887年的250美元大致相当于今天的5900美元。

[7] “设计专利诉讼”，《美国专利诉讼规则、判例和实务》， 陈维国著， p.238

[8]”Notice of Entry of Judgement Accompanied by Opinion“, United States Court of Appeals for the Federal Circuit, p.26

[9]”Tech Cos. Tell Justices $400M Apple-Samsung Ruling 'Flawed' “， Matthew Bultman, Law 360:http://www.law360.com/ip/articles/805947?nl_pk=7602ee70-a639-490f-81f5-3b6bcbbd4968&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ip

[10]”Patent Cases To Watch In the 2nd Half Of 2016 “， Law360: http://www.law360.com/ip/articles/812727?nl_pk=7602ee70-a639-490f-81f5-3b6bcbbd4968&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ip